Alle rechtspraak  

Eurotyre S.A. is sinds 1997 rechthebbende op het merk EUROTYRES voor klasse 12. Eurotyre Venlo is sinds 2000 rechthebbende op het woord/beeldmerk EUROTYRE voor klasse 12 en sinds 2002 op het woordmerk EURO-TYRE voor klasse 12, 35 en 37. Zij voert de handelsnaam Euro-Tyre sinds 1984. In eerste aanleg vordert Eurotyre Venlo doorhaling van het merk EUROTYRES, op basis van het feit dat dit merk te kwader trouw zou zijn verricht. In reconventie vordert Eurotyres S.A. een inbreukverbod op haar merk EUROTYRES.
 
De rechtbank oordeelt dat Eutorye Venlo niet heeft weten aan te tonen dat Eurotyre S.A. wist of behoorde te weten dat Eutorye Venlo de naam Eurotyre heeft gebruikt en dat kwade trouw derhalve niet is aangetoond. De rechtbank verklaart de doorhaling van beide jongere merken van Eutorye Venlo. In appel bekrachtigt het Hof het vonnis van de Rechtbank en wijst tevens de reconventionele vordering tot een inbreukverbod van Eurotyre S.A. toe. Eurotyre Venlo mag haar oudere handelsnaam Eutorye nog slechts voor haar vestiging in de regio Venlo gebruiken.
 
Interessant is de het oordeel van het Hof over de vraag of het woordmerk EUROTYRES van Eurotyres S.A. onderscheidend vermogen mist, zoals Euro-Tyre Venlo stelt. Het Hof meent van niet: "Het merk is samengesteld uit de onderdelen 'Euro' en 'Tyres'. Aan Euro-Tyre B.V. kan worden toegegeven dat het onderdeel 'Euro' een gangbare afkorting van Europees of Europa is en als prefix in de Benelux zozeer tot het algemeen gangbare taalgebruik behoort dat het op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen heeft. Het onderdeel 'tyres' behelst de Engelse vertaling van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd: pneus/banden.
 
Over het algemeen zal een letterlijke vertaling van bepaalde waren in het Engels voor de Benelux geen bijzonder sterk merk opleveren. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat een dergelijke aanduiding  in alle gevallen ieder onderscheidend vermogen mist. Daarbij speelt een rol of een bepaald product in de Benelux veelal in het Engels wordt aangeduid, of in de desbetreffende branche Engelse termen gebruikelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij computers het geval is, en of het Engels in die branche als voertaal wordt gebruikt. Met betrekking tot de waren waar het hier om gaat, banden, is iets dergelijks noch gesteld, noch gebleken. Mogelijk zal door een deel van de bevolking de term 'tyres' worden herkend als Engels voor 'banden', maar daarmee is nog niet gezegd dat deze term in de Benelux ondeugdelijk is om als (onderdeel van een) merk te dienen. Wanneer vervolgens het merk in zijn geheel wordt bezien, hetgeen vereist is voor een beoordeling van de deugdelijkheid ervan, luidt de conclusie dat 'Eutotyres' in de Benelux weliswaar geen deugdelijk merk oplevert, maar dat het onderscheidend vermogen ervan ook weer niet zo gering is dat gezegd moet worden dat het geheel ontbreekt. De combinatie van twee op zichzelf zwakke onderdelen levert een voldoende deugdelijk merk op (...) ".

Lees het arrest hier. Lees het het tussenarrest  hier en het vonnis van de rechtbank Roermond hier.

Yonex stelt dat door gebruik van haar merk in de domeinnaam en als banner en metatag inbreuk wordt gemaakt op haar merkrechten. Hoewel de rechter aanvankelijk vaststelt dat Belgro op grond van artikel 2.23 lid 3 BVIE als wederverkoper van de door Yonex in het economisch verkeer gebrachte producten gebruik mag maken van het merk YONEX voor de producten die van Yonex afkomstig zijn, gaat de rechter (toch) over tot een afzonderlijke toetsing van het gebruik van de domeinnaam yonexbadminton.nl aan de bepalingen van artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en d BVIE om vervolgens te concluderen dat gebruik van een merk in een domeinnaam, als banner en als metatag volgens vaste jurisprudentie geldt als ander gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Volgens Yonex heeft Belgro geen geldige reden voor het merkgebruik in de domeinnaam in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. De rechter oordeelt anders en overweegt: “4.8.3. (…) Voor een succesvol beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE dient allereerst de vraag te worden beantwoord of door dat ‘ander gebruik’ ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk YONEX. Pas indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord komt de vraag aan de orde of Belgro voor dat gebruik een geldige reden heeft (…)”. De rechter beoordeelt vervolgens per ‘ander gebruik’, te weten in de domeinnaam, in de banner en in de metatag, het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en concludeert dat Belgro met deze vormen van gebruik geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan de reputatie van het merk YONEX.

Tevergeefs stelt Yonex zich nog op het standpunt dat Belgro onrechtmatig jegens haar handelt doordat Yonex niet zelf de unieke domeinnaam yonexbadminton.nl kan gebruiken. De rechter overweegt dat Yonex beschikt over de domeinnamen yonex.nl en yonex.com en dat Belgro bovendien heeft aangegeven te allen tijde bereid te zijn met Yonex te overleggen over de inhoud van de website of zelfs over een mogelijke overdracht van de domeinnaam. Ook het beroep op misleiding ex art. 6:194 sub i BW ten aanzien van de claim ‘één van de 140 yonex badminton dealers’ strandt, omdat gesteld noch gebleken is dat Yonex in de Benelux gebruik maakt van een gesloten dealernet en evenmin dat Belgro zonder toestemming van Yonex producten van het merk YONEX verkoopt.

Lees het vonnis hier.

H&S bestrijdt de geldigheid van het merk AROY-D. Het merk mist volgens haar onderscheidend vermogen, omdat ‘aroy’ in het Thai ‘erg lekker’ betekent en aldus een hoedanigheid beschrijft van een product als ijs. H&S vinden dat Tang c.s. haar niet kunnen beletten deze mededeling met betrekking tot haar ijs te doen.

De voorzieningenrechter volgt H&S niet en oordeelt dat het om de vraag gaat of het merk AROY-D beschrijvend is voor de waren waarvoor het is ingeschreven. H&S heeft volgens de rechter niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de doorsnee consument de betekenis kent van het woord ‘aroy’. Daar komt volgens de rechter bij dat H&S in de nietigverklaringsprocedure bij het BHIM zich niet heeft beroepen op een gebrek aan onderscheidend vermogen van het gemeenschapsmerk AROY-D, maar uitsluitend op het door haar gestelde oudere Beneluxmerkrecht AROY-ICE.

Nadat de rechter vaststelt dat het internationale merk van Tang c.s. op haar beurt ouder is dan het Beneluxmerk van H&S, stelt H&S dat haar merk niettemin gehandhaafd kan worden omdat het merk van Tang c.s. inmiddels is vervallen wegens niet normaal gebruik gedurende de periode 2001-2007 voor onder meer consumptie-ijs. De rechter volgt dit niet; Tang c.s. heeft ter zitting verpakkingen van haar ijsproducten getoond. Voorts stelt H&S tevergeefs dat er geen overeenstemming is tussen beide merken; de rechter merkt hierbij op dat H&S in de procedure bij het BHIM overigens ook zelf het standpunt inneemt dat de merken elkaar bijten.

Er volgt een grensoverschrijdend inbreukverbod, omdat Tang c.s. volgens de rechter voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat H&S inbreuk maakt of dreigt te maken in de gehele gemeenschap. Het verbod dient zich voorts ook uit te strekken tot Zwitserland, aangezien het internationale merk van Tang c.s. mede voor dat land is gedeponeerd en H&S geen gronden heeft aangevoerd waarom Tang c.s. hun merkrecht in Zwitserland niet zouden kunnen handhaven. De rechter veroordeelt H&S in de volledige proceskosten.

Lees het vonnis hier.

Na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst bood Odmedical echter op internationale beurzen ter promotie van haar lichaamsscanner, de SOTER RS security, een CD-ROM aan waar testrapporten, certificaten, vergunningen, afbeeldingen en overige documenten op stonden, die betrekking hadden op de CONPASS-lichaamsscanner. Deze documenten stonden ook op de website van Odmedical, evenals afbeeldingen welke met de CONPASS-scanner waren gemaakt. Hierdoor, stelde Adani, handelde Odmedical in strijd met de vaststellingsovereenkomst, maakte zij inbreuk op haar merk- en auteursrechten en kon haar handelen tevens worden aangemerkt als misleidende en ontoelaatbare vergelijkende reclame als bedoeld in de artikelen 6:194 en 6:194a BW.

Odmedical verweerde zich door te stellen dat zij alle informatie die zij op haar website had geplaatst, simpelweg was vergeten weg te halen. Helaas kon door die slordigheid de dealer van Odmedical in Dubai, TSSS, de informatie op een CD-ROM branden en stond zo informatie over de CONPASS-scanner en de SOTER RS-scanner door elkaar. Er kon echter niet gesproken worden van vergelijkende reclame, meende Odmedical. Het betrof slechts een beperkte oplage van enkele tientallen cd’s. Bovendien vond Odmedical, dat zij niet aansprakelijk kon worden gesteld voor het handelen van haar dealer. Als er al sprake zou zijn van tekortkomingen in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst, dan waren die tekortkomingen zo gering dat Adani hierop in rechte geen beroep kan doen. Er was sprake van een stommiteit aan de zijde van Odmedical en dat had voor Adani amper gevolgen, laat staan dat zij hierdoor schade had geleden.

De voorzieningenrechter oordeelt anders. Aan de hand van de door Adani in het geding gebrachte prints van zowel de website als van de CD-ROM, is voldoende aannemelijk geworden dat Odmedical het (beeld)merk CONPASS had gebruikt, alsmede afbeeldingen van de CONPASS-bodyscanner. Het logo van Odsecurity stond afgebeeld op de CD-ROM. Ook bleek uit de prints dat de “Certificats/Reports/Approvals” van de CONPASS-bodyscanner waren opgenomen op de CD-ROM ter promotie van de SOTER RS-bodyscanner en dat afbeeldingen gemaakt met de bodyscanner van Adani ter promotie van de bodyscanner van Odmedical werden gebruikt.

De rechter oordeelt: “De reden die Odmedical heeft opgegeven om de gewraakte gegevens op haar website te zetten en dus voor het publiek kenbaar te maken, is immers hoogst ongeloofwaardig en in elk geval zo slordig en ondoordacht dat die vermeldingen als kwade trouw zijn te kwalificeren. (...) Juist omdat partijen reeds eerder een geschil hadden over de auteurs- en merkenrechten en om die reden een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten, mag van Odmedical extra zorgvuldigheid worden verwacht, waar het betreft het inbreuk maken op de auteurs- en merkenrechten van Adani. Deze zorgvuldigheid – die er onder meer uit dient te bestaan dat zij haar distributeurs strak in de hand dient te houden – is door haar niet in acht genomen. Derhalve zal eveneens voorbij worden gegaan aan het verweer van Odmedical dat het haar niet kan worden aangerekend wat haar distributeurs (met name TSSS) zoal doen.”

Tot slot voert Odmedical, in verband met de proceskostenveroordeling, aan dat het hier gaat om overtreding van de vaststellingsovereenkomst, en niet om inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht. “Aan het verweer dat het hier een andersoortig geschil betreft, te weten een geschil over een vaststellingsovereenkomst, zal worden voorbijgegaan aangezien de kern van die overeenkomst bestaat uit bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van Adani.”

Lees het vonnis hier.

FN heeft in haar conclusie van antwoord in het incident aangegeven, dat zij hangende de behandeling van de procedure in de hoofdzaak geen voorlopige voorziening zal vragen, dan wel een kort geding te starten op grond van haar merkrechten. FN heeft daarbij aangegeven zich het recht voor te behouden om door middel van een eis in reconventie in de hoofdzaak een vordering jegens Veltins in te stellen.

In het incident stelt de rechtbank voorop dat FN de vordering van Veltins tot het treffen van een voorlopige voorziening slechts in die zin heeft betwist, dat zij deze vordering te ruim geformuleerd acht. “3.1.(…) De rechtbank begrijpt de door Veltins ingestelde incidentele vordering evenwel zo dat Veltins heeft gevorderd dat FN wordt verboden om gedurende de behandeling van de bodemprocedure op basis van haar merkrecht een rechtsmaatregel te treffen die tot een ander al dan niet voorlopig oordeel leidt dan een (eind)oordeel in deze bodemprocedure (daaronder derhalve te verstaan: conventie en eventuele reconventie).(…)”
De rechtbank geeft hiermee de reikwijdte van de incidentele vordering aan en wijst erop dat een eventuele reconventionele vordering in de hoofdzaak hier niet onder valt.

De incidentele vordering wordt toegewezen. De rechtbank “verbiedt FN, voor de duur van deze procedure en behoudens een eventueel in deze procedure in te stellen vordering in reconventie, welke rechtsmaatregel dan ook jegens Veltins, welke direct of indirect verband houdt met het door FN gepretendeerde merkrecht op het merk “V+”, althans verband houdt met enig gepretendeerd recht van intellectueel intellectueel eigendom ter zake, te treffen, voort te zetten en/of te handhaven”.

Lees het vonnis hier.