Merkenrecht  

IEF 17890

Uitspraak ingezonden door Yehudi Moszkowicz en Rinie Hoogendoorn, Moszkowicz Advocaten Utrecht.

Verwarring doordat tot voor kort op dezelfde plek wél een broodje Mario werd verkocht, maar niet door de nieuwe naam

Rechtbank Midden-Nederland 1 aug 2018, IEF 17890; ECLI:NL:RBMNE:2018:3617 (Broodje Mario tegen Sfizio Mario), https://delex.nl/artikelen/verwarring-doordat-tot-voor-kort-op-dezelfde-plek-w-l-een-broodje-mario-werd-verkocht-maar-niet-door

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 1 augustus 2018, IEF 17890; ECLI:NL:RBMNE:2018:3617 (Broodje Mario tegen Sfizio Mario) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Tot maart 2018 werden de handelsnamen ‘Sfizio’ en ‘Sfizio & broodje Mario’ gebruikt voor de onderneming aan de Oudenoord. De toenmalige eigenaar had een persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om die naam te gebruiken en het, in Utrecht bekende, ‘broodje Mario’ te verkopen. De huidige eigenaar heeft de onderneming overgenomen en de naam gewijzigd naar ‘Sfizio Mario’. Er is een mondelinge overeenkomst dat de huidige eigenaar geen gebruik zal maken van het merk ‘Broodje Mario’ en dat hij geen broodje met die naam zal verkopen. Dat hij dit de afgelopen maanden wel heeft gedaan is volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk. De handelsnaam ‘Broodje Mario’ is in Utrecht erg bekend en heeft daarom een ruime bescherming maar dat geldt niet voor het afzonderlijke element ‘Mario’. De beide handelsnamen lijken niet zodanig op elkaar dat dit gevaar voor verwarring oplevert. Dat er toch verwarring is ontstaan komt misschien doordat het bekende broodje tot voor kort op de Oudenoord werd verkocht, maar niet door de nieuwe naam van de delicatessenzaak.

IEF 17889

Gebruik teken bedrijfskleding voor beveiligingsdiensten is geen inbreuk op kledingmerk

Hof Den Haag 31 jul 2018, IEF 17889; ECLI:NL:GHDHA:2018:1827 (Seapio tegen Hoekstra Security), https://delex.nl/artikelen/gebruik-teken-bedrijfskleding-voor-beveiligingsdiensten-is-geen-inbreuk-op-kledingmerk

Hof Den Haag 31 juli 2018 IEF 17889; ECLI:NL:GHDHA:2018:1827 (Seapio tegen Hoekstra Security) Merkenrecht. Het beeldmerk van Saepio is uitsluitend ingeschreven voor kleding, schoeisel en hoofddeksels. Hoekstra Security heeft het merk op zijn bedrijfskleding aangebracht voor de aangeboden beveiligingsdiensten. De rechtbank [IEF 15022] oordeelt dat er geen sprake is van merkinbreuk omdat beveiligingsdiensten niet identiek of soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Een beroep op ongerechvaardigde verrijking slaagt ook niet omdat Hoekstra Security niet 'meelift' op de reputatie van Seapio. In hoger beroep vordert Seapio dat het vonnis wordt vernietigd en haar eerdere vorderingen toewijst.  Beveiligingsdiensten zijn niet identiek of soortgelijk aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Het gebruik van het merk voor beveiligingsdiensten is dus geen merkinbreuk. Verder blijkt het nergens uit dat Hoekstra Security meelift op de reputatie van Saepio. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

IEF 17882

Uitspraak ingezonden door Fleur Boom, LXA The Law Firm.

LA TULIPE kan DUTCH TULIP VODKA niet verbieden, vanwege de verwijzing naar het kenmerk van welke plant de vodka is gemaakt

Rechtbank Den Haag 30 jul 2018, IEF 17882; ECLI:NL:RBDHA:2018:9148 (LA TULIPE tegen Dutch Tulip Vodka), https://delex.nl/artikelen/la-tulipe-kan-dutch-tulip-vodka-niet-verbieden-vanwege-de-verwijzing-naar-het-kenmerk-van-welke-plan

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9148 (LA TULIPE tegen Dutch Tulip Vodka) Merkinbreukgeschil. Vordering van eiseres om gebruik 'Dutch Tulip Vodka' te verbieden wordt afgewezen op basis van LA TULIP voor wijn. De vodka wordt (deels) van tulpen gemaakt. Naar voorlopig oordeel is het element ‘Tulip’, een verwijzing naar de soort of kwaliteit van de waar, danwel het kenmerk van welke plant gemaakt is, aangezien Nederlandse tulpen(bollen) in het productieproces van de vodka worden gebruikt. Geen deloyaal gebruik.

IEF 17880

Uitspraak ingezonden door Alexander van Laaren, Dentons Boekel N.V..

1POWER-ONE RACING OIL nietig verklaard op basis van POWER ONE

EUIPO - OHIM 27 jul 2018, IEF 17880; (POWER ONE(1) tegem 1POWER-ONE RACING OIL), https://delex.nl/artikelen/1power-one-racing-oil-nietig-verklaard-op-basis-van-power-one

EUIPO Cancellation Division 27 juli 2018, IEF 17880; IEFbe 2682 (POWER ONE(1) tegen 1POWER-ONE RACING OIL) Trademark law. The application for a declaration of invalidity for figurative 1POWER-ONE RACING OIL is upheld. EU Trademark is declared invalid in its entirety based on Benelux word mark and two figurative trade marks POWER ONE. EUTM proprietor bears the costs, fixed at EUR 1.080.

IEF 17879

Mexx (Bedding) voor matrassen en boxsprings maken inbreuk op Mexx voor beddengoed

Rechtbank Den Haag 24 jul 2018, IEF 17879; ECLI:NL:RBDHA:2018:8955 (Mexx tegen Globa Sleep hodn Mexx Bedding), https://delex.nl/artikelen/mexx-bedding-voor-matrassen-en-boxsprings-maken-inbreuk-op-mexx-voor-beddengoed

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 juli 2018, IEF 17879; ECLI:NL:RBDHA:2018:8955 (Mexx tegen Globa Sleep hodn Mexx Bedding) In het kort: Inbreuk op merk Mexx voor beddengoed door gebruik tekens Mexx en Mexx Bedding voor matrassen en boxsprings, waardoor gevaar voor verwarring. Relevante publiek is gewone consument, al is gedaagde groothandelaar. Inbreuk art. 5a Hnw. Spoedeisend belang.

IEF 17877

Toezeggingsbesluit ACM: Namen en beeldmerken Alliander-group mogen gewijzigd worden

Overig 24 jul 2018, IEF 17877; (Alliander NV), https://delex.nl/artikelen/toezeggingsbesluit-acm-namen-en-beeldmerken-alliander-group-mogen-gewijzigd-worden

ACM Besluit 24 juli 2018, IEF 17877 (Alliander) Merkenrecht. Mededingingsrecht.De ACM verklaart de toezegging van Alliander bindend. Uit het nieuwsbericht: Alliander heeft namens Liander aan de ACM toegezegd dat de bedrijfsonderdelen Liandon en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling zich in de namen en logo’s volledig zullen gaan onderscheiden van regionale netbeheerder Liander. Bevoordeling van deze bedrijven door het gebruik van naam en beeldmerk van de netbeheerder wordt daarmee voorkomen. Liander handelt op deze wijze in overeenstemming met artikel 18, eerste en tweede lid, aanhef en onder c, van de Elektriciteitswet en artikel 10d, eerste en tweede lid, aanhef en onder c, van de Gaswet.

IEF 17869

Prejudicieel gestelde vragen over merkaanvragen met gebruik van algemene aanduidingen van diensten die Sky aanbiedt

HvJ EU 24 jul 2018, IEF 17869; C-371/18 (Sky e.a.), https://delex.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-merkaanvragen-met-gebruik-van-algemene-aanduidingen-van-diensten-d

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 27 april 2018, IEF 17869; IEFbe 2674; C-371/18 (Sky e.a.) Merkenrecht. Via Minbuza: Sky is ingeschreven merkhouder van enkele Uniemerken met betrekking tot o.a. televisie-uitzendingen, telefonie en breedbandverbindingen. Sky betoogt dat SkyKick inbreuk heeft gemaakt door gebruikmaking van het teken 'SkyKick'. SkyKick heeft aangevoerd dat de ingeroepen merken geheel of gedeeltelijk nietig zijn omdat onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is aangegeven op welke waren en diensten betrekking hebben en de ingeroepen merken te kwader trouw zijn aangevraagd. Indien de door Sky ingeroepen merken geldig zijn ingeschreven met betrekking tot de waren en diensten waarvoor zij zijn aangevraagd, is de verwijzende rechter van oordeel dat SkyKick inbreuk op die merken heeft gepleegd. De verwijzende rechter concludeert dat het Hof om richtsnoeren moet worden gevraagd over de uitlegging van geldige inschrijvingen van het merkenrecht.

IEF 17871

HvJ EU: merkhouder kan zich verzetten tegen debranding derde partij

HvJ EU 25 jul 2018, IEF 17871; ECLI:EU:C:2018:594 (Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe), https://delex.nl/artikelen/hvj-eu-merkhouder-kan-zich-verzetten-tegen-debranding-derde-partij

HvJ EU 25 juli 2018, IEF 17871; IEFbe 2676; C-129/17; ECLI:EU:C:2018:594 (Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe) Merkenrecht. Een merkhouder kan zich verzetten tegen debranding door een derde partij wanneer de goederen nooit eerder in de EER verhandeld zijn geweest, met het oog op importeren of het verkopen van goederen in de EER. HvJ EU:

Artikel 5 van [merkenrechtrichtlijn] moeten in die zin worden uitgelegd dat de houder van een merk zich ertegen kan verzetten dat een derde, zonder zijn toestemming, alle aan dat merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste waren, zoals in het hoofdgeding, met het oog op de invoer of het in de handel brengen ervan in de Europese Economische Ruimte (EER), waar die waren nooit eerder werden verhandeld.

IEF 17874

HvJ EU: Kamer van beroep moet opnieuw onderzoeken of Kit Kat 4 fingers kan blijven bestaan

HvJ EU 25 jul 2018, IEF 17874; ECLI:EU:C:2018:596 (Kit Kat 4 fingers), https://delex.nl/artikelen/hvj-eu-kamer-van-beroep-moet-opnieuw-onderzoeken-of-kit-kat-4-fingers-kan-blijven-bestaan

HvJ EU 25 juli 2018, IEF 17874; IEFbe 2680; C-84/17P; ECLI:EU:C:2018:596 (Kit Kat 4 fingers) Merkenrecht. 3D-merk. EUIPO's kamer van beroep moet opnieuw onderzoeken of het Kit Kat 4 finger-merk kan blijven bestaan. Uit het persbericht:

The Court concludes that, although it is not necessary, for the purposes of registering a mark that was formerly devoid of distinctive character, that evidence of the acquisition by that mark of distinctive character through use be submitted in respect of each individual Member State, the evidence submitted must be capable of establishing such acquisition throughout the Member States of the EU in which that mark was devoid of inherent distinctive character.

It follows from the above that the General Court was right to annul EUIPO’s decision, in which EUIPO concluded that distinctive character had been acquired through use of the mark at issue without adjudicating on whether that mark had acquired such distinctive character in Belgium, Ireland, Greece and Portugal.

IEF 17857

Geen normaal gebruik aangetoond voor koalakoekjes

Gerecht EU (voorheen GvEA) 12 jul 2018, IEF 17857; ECLI:EU:T:2018:438 (Lotte Co. tegen EUIPO), https://delex.nl/artikelen/geen-normaal-gebruik-aangetoond-voor-koalakoekjes

Gerecht EU 12 juli 2018, IEF 17857; IEFbe 2665; T-41/17; ECLI:EU:T:2018:438 (Lotte Co. tegen EUIPO) Lotte is een Japanse onderneming die actief is in de zoetwarenbranche en vraagt een Gemeenschapsbeeldmerk voor een figuur van een koala. Tegen deze inschrijving werd door Neste Schöller met succes oppositie gevoerd. De oppositie was met name gebaseerd op het drie-dimensionale merk van Nestlé Schöller uit 1988 (nr. 1123092). De kamer van beroep achtte dat Nestlé Schöller toch niet het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk bewezen had. Het Hof wees het beroep van Nestlé Schöller hiertegen toe. De procedure werd hervat voor de kamer van beroep en de oppositiebeslissing werd vernietigd. In deze procedure staat het normaal gebruik van het oudere merk en het belang van dergelijk gebruik centraal. In de bestreden beslissing is ten onrechte aangenomen dat het bewijsmateriaal voldoende was om normaal gebruik vast te stellen. Het belang van het gebruik wordt voorts beoordeeld aan de hand van de hoeveelheid verkopen en andere relevante factoren. De geringe hoeveelheden die van het oudere merk werden verkocht, werden niet gecompenseerd door een hoge intensiteit of grote mate van consistentie in verkoop. Het gebruik kan niet worden beschouwd als een normaal gebruik. De bestreden beslissing wordt vernietigd.