Rechtspraak  

Boris baseert haar vordering op de afspraak uit 2003 dat Van Wylick voor haar exclusief machines zou vervaardigen en dat de techniek niet aan derden zou worden verkocht of ter beschikking gesteld dan wel andere informatie betreffende de bedrijfsvoering en producten van Boris zou worden verstrekt aan derden zonder toestemming van Boris. Boris heeft tegen de bouw en levering van een “Boris-binder” aan Z-Card ook bezwaar gemaakt. De in 2006 voor Z-Card vervaardigde machine is in strijd met de afspraken, aangezien deze machine een kopie is van de door Boris ontworpen machine, althans gebruik maakt van de door Boris ontworpen en ontwikkelde (combinatie) van technieken. Het handelen in strijd met de overeenkomst leidt tot winstderving bij Boris.

Volgens Van Wylick ziet de overeenkomst slechts op geheimhouding van knowhow, methodes, ervaring, contacten en kansen voor beide partijen en is niets afgesproken over een concurrentiebeding of exclusiviteitsbeding, noch over overdracht, vastlegging van herkomst of zeggenschap over IE-rechten. Boris kan Van Wylick dus niet verbieden deze of vergelijkbare machines te ontwerpen, produceren en leveren. Ook zou Z-Card Van Wylick aansprakelijk kunnen stellen wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen, aldus Van Wylick.

De voorzieningenrechter overweegt dat voor zover het beslag ertoe strekt te voorkomen dat Van Wylick in strijd met de overeenkomst een machine aan een derde zal leveren, dit wettelijke grondslag mist. “De wet kent niet de mogelijkheid van een levering blokkenend beslag buiten een beslag ter conservering van een leveringsaanspraak van de beslaglegger c.q. een beslag uit hoofde van een (absoluut) recht van intellectuele eigendom. Noch het een noch het ander is in casu gesteld.” (r.o. 4.4)

In r.o. 4.6 overweegt de voorzieningenrechter dat Boris onvoldoende aanknopingspunten heeft verschaft om aan te nemen dat sprake is van enigerlei vorm van intellectuele rechten van Boris op de “Boris-binder”. Met name heeft Boris tegenover betwisting door Van Wylick onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een door Boris uitgevonden procédé dat nieuw is. Van Wylick heeft met betrekking tot de door Boris overgelegde schetsen verklaard dat het daarin opgenomen procédé berust op concepten die door Van Wylick al medio jaren ’90 bij de bouw van een vergelijkbare machine zijn toegepast. Voorts acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat de door Boris aangedragen ideeën ook los van de input van Van Wylick een exploiteerbare werkwijze of vinding behelzen.

Aangezien ook de beweerdelijk door Boris gestelde schade onaannemelijk is, wordt het beslag op de machine van Van Wylick opgeheven.

Lees het vonnis hier.

Het hof overweegt dat deze koerswijziging in beginsel toelaatbaar is, en dat terzake van het oorspronkelijke standpunt van Scimed geen sprake is van een gerechtelijke erkentenis waarop zij in hoger beroep niet meer kan terugkomen, aangezien daarvan volgens het hof pas sprake kan zijn bij een erkenning van de stellingen van de wederpartij (Medinol), terwijl het hier gaat om de eígen stellingen van Scimed. Volgens het hof vloeit uit de proceshouding van Scimed evenmin ondubbelzinnig voort dat zijn afstand van recht heeft gedaan, zelfs al is haar standpunt in hoger beroep deels in strijd met haar standpunt in eerste aanleg.  

Vervolgens beantwoordt het hof de vraag of de koerswijziging van Scimed de toets van het octrooirecht kan doorstaan. Via een ingewikkelde redenering langs uiteenlopende octrooirechtelijke leerstukken beantwoordt het hof deze vraag ontkennend.

Het hof overweegt eerst dat de hoofdconclusie van het octrooi geen steun biedt voor de nieuwe inzichten van Scimed. Deze biedt alleen steun voor het oorspronkelijke standpunt van Scimed dat het inventieve karakter (alleen) is gelegen in maatregel (c). Dat in conclusie 1 met cijfers wordt verwezen naar een uitvoeringsvorm van de katheter die wel beschikt over maatregelen (a), (b) en (c) doet hier niet aan af, omdat dergelijke ‘reference signs’ alleen illustratieve betekenis hebben en de beschermingsomvang van een octrooi niet kunnen beperken. Ook uit het octrooischrift zal de gemiddelde vakman niet afleiden dat het octrooi beperkt is tot katheters met flexibele distale einden met en ‘tube-in-tube’-constructie.

Het hof komt dan toe aan de subsidiaire stelling van Scimed, dat zij conclusie 1 beperkt of vrijwillig wenst te beperken tot een katheter gekenmerkt door de maatregelen (a), (b) en (c). Deze beperking acht het hof ontoelaatbaar. Op zichzelf biedt de oorspronkelijke aanvrage volgens het hof steun voor een katheter met de maatregelen (a), (b) en (c). Het hof overweegt echter dat met betrekking tot de maatregelen (a), (b) en (c) geen sprake is van eenheid van uitvinding en dat uit het verleningsdossier blijkt dat met betrekking tot de materie die wordt gedekt door maatregel (b) mogelijk een afgesplitste aanvrage is ingediend (dit kan op basis van de stukken echter niet precies worden nagegaan). Zou dit het geval zijn, dan is voorgestelde beperking niet toelaatbaar, omdat Scimed daarmee materie “terughaalt” waarvan zij te kennen heeft gegeven daarvan in dit octrooi afstand te willen doen.

Er is echter wel materie betreffende maatregen (b) in de beschrijving van het octrooi ‘achtergebleven’.
Dit leidt er echter volgens het hof niet toe dat de voorgestelde beperking alsnog toelaatbaar is. Volgens het hof zou het in strijd zijn met de rechtszekerheid van derden indien op elke uitvinding in het octrooi die niets van doen heeft met de in (hoofd)conclusie 1 geoctrooieerde uitvinding, als dat zo uitkomt, bijvoorbeeld toegespitst op een van inbreuk betichte katheter, een beroep zou kunnen worden gedaan.

Vervolgens overweegt het hof of het octrooi in de oorspronkelijke (niet-beperkte) vorm (derhalve met alleen maatregel (c) als kenmerkend gedeelte) nieuw en inventief is, en komt dan, net als de rechtbank in eerste aanleg, tot de conclusie dat de geoctrooieerde uitvinding  wel nieuw, maar niet inventief is. Het vonnis in eerste aanleg wordt bekrachtigd.

Lees hier het arrest.

In hoger beroep heeft het hof geoordeeld dat de emmers van het type "GAR" inbreuk maken op het octrooi, maar de emmers van het type "Foodline" niet. Daarom heeft het hof de in conventie door eiseres gevorderde verklaring voor recht ten aanzien van de emmers van het laatstgenoemde type toegewezen. In reconventie heeft het hof, in verband met de inbreuk door de emmers van het type "GAR", kort gezegd, eiseres bevolen iedere inbreuk op het octrooi van Saier in alle gedesigneerde landen te staken en haar veroordeeld tot vergoeding van de schade die Saier sedert 19 mei 2000 ten gevolge van eiseres's inbreukmakende handelingen heeft geleden.

Met betrekking tot de vraag of en, zo ja, wanneer en in welke mate bij de uitleg van een octrooi betekenis kan toekomen aan het verleningsdossier bestaat, zoals ook uiteengezet is in de conclusie van de Advocaat-Generaal, onder de Verdragsluitende Staten van het EOV geen eenduidige opvatting.

(…) De (…) regel dat de rechter slechts gebruik zal mogen maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, ziet - zoals uit het zinsverband ("dan ook") duidelijk wordt - op het geval van gebruik van gegevens uit het verleningsdossier ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi.

Met deze restrictieve regel wordt de bij de uitleg van een octrooi in aanmerking te nemen eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden gediend. In het geval echter dat een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg van een octrooi op het verleningsdossier beroept, valt niet in te zien dat die eis tot enige beperking zou dwingen bij het bij de uitleg van het octrooi betrekken van openbare gegevens uit het verleningsdossier.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 10 februari 2005 en verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat hof.

Lees het arrest hier. Verwant vonnis RB DH hier.

Weasly Pack betoogt in de eerste plaats dat zij aanspraak maakt op vermindering van de declaraties omdat de tarieven voor vervolgwerkzaamheden (na depot) bijzonder hoog zouden zijn in vergelijking met andere kantoren. Dit beroep gaat volgens de rechtbank niet op omdat A&S sinds ongeveer 1998 de octrooiaanvragen voor Weasy Pack verzorgt en sinds die tijd Weasy Pack regelmatig heeft gefactureerd. Al die jaren heeft Weasy Pack zonder bezwaar de facturen voldaan. A&S hebben de tarieven in die tijd niet gewijzigd (afgezien van een inflatiecorrectie). A&S mocht uit het handelen van Weasy Pack afleiden dat Weasy Pack de facturen (en daarmee ook de tarieven) heeft aanvaard.

De rechtbank stelt dat A&S wel degelijk een retentierecht heeft op grond van de artikelen 3:290 en 6:52 lid 1 BW, nu sprake is van een opeisbare vordering. Het uitoefenen van het retentierecht wordt in dit geval niet gezien als in strijd met de redelijkheid en billijkheid. A&S heeft gedurende de retentietijd de octrooiportefeuille van Weasy Pack, die zij onder zich hield, niet onzorgvuldig beheert (althans is dit gesteld noch gebleken).

Weasy Pack vordert schadevergoeding als gevolg van tekortkoming door A&S omdat A&S zou hebben verzuimd om een internationale octrooi-aanvraag tijdig om te zetten in Japan. Weasy Pack beroept zich op verrekening van deze schadevergoeding met de openstaande facturen. De rechtbank wijst echter ook deze vordering af, omdat niet is gebleken dat A&S tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenis. A&S heeft Weasy Pack ten minste twee maal tijdig verzocht om opdracht te geven om de internationale octrooi-aanvraag in Japan in te dienen. Weasy Pack heeft, volgens de rechtbank, verzuimd tijdig een opdracht te geven aan A&S. Weasy Pack komt geen beroep toe op schadevergoeding. Daarnaast kan zij zich so wie so niet beroepen op verrekening omdat zij een schadevergoeding heeft gevraagd die 'nader moet worden opgemaakt staat'. Om voor verrekening in aanmerking te komen moet de schade op eenvoudige wijze zijn vast te stellen. Dat is hier dus niet het geval. De rechtbank wijst alle vorderingen van Weasy Pack af en veroordeelt haar de openstaande facturen van A&S te betalen.

Lees het vonnis hier.

Mawi beargumenteert dat sprake is van dreigende octrooi-inbreuk. Nuyens heeft ter zitting erkend dat de resterende voorraad "halffabrikaten" in feite een compleet bouwpakket betreft voor kweekwanden en zij heeft niet bestreden dat die onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Nu het in voorraad hebben ten dienste van Nuyens zelf octrooi-inbreuk kan behelzen, is ruimte voor een verbod in kort geding. De voorzieningenrechter oordeelt dat er voldoende dreiging aanwezig is dat Nuyens de resterende voorraad zal gaan verhandelen, onder meer omdat Nuyens een vordering heeft ingesteld teneinde kapitaalvernietiging te redresseren, en wijst de verbodsvordering toe. De slaafse nabootsing vordering wordt gepasseerd, nu daarover te weinig is gesteld.

De reconventionele vordering wijst de voorzieningenrechter af, vanwege gebrek aan steekhoudende grondslag. De proceskosten worden begroot conform het liquidatietarief, nu partijen omtrent handhavingsrichtlijnconformiteit (onthoud dit woord voor scrabble), niets hebben aangevoerd.

Lees het vonnis hier.

Daarbij is onder meer aan de orde of bepaalde goten onder de beschermingomvang van het octrooi vallen. In reconventie vordert Boal primair een verklaring voor recht dat de overeenkomst per 1 februari 1993 door Boal is ontbonden wegens wanprestatie door Bom. De vorderingen in conventie worden gedeeltelijk toegewezen. De vorderingen in reconventie worden afgewezen. De vragen die daarbij aan de orde komen zijn voor een groot deel verbintenisrechtelijk. Specifiek octrooirechtelijk is alleen de vordering van Bom of bepaalde goottypes vallen onder de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi.

Opvallend is dat de rechtbank Boal, zonder nadere toelichting in het vonnis, veroordeelt tot vergoeding van de proceskosten, waaronder een bedrag van EUR 25.688,- aan procureurssalaris. Moeten hieruit worden opgemaakt dat de rechtbank, ondanks het feit dat de procedure al in 1998 is aangevangen en in hoofdzaak betrekking heeft op de uitleg van een samenwerkingsovereenkomst en niet op de inbreuk of geldigheid van een intellectueel eigendomsrecht, toch een proceskostenveroordeling conform de Handhavingsrichtlijn heeft opgelegd?

Lees het vonnis hier. Lees een eerder vonnis waarin Boal en Bom nog gezamenlijk tegen een derde optraden hier.

In München werd ondertussen gestreden over de vraag of het octrooi überhaupt wel nieuw en inventief is. Het is die strijd die nu definitief beslecht is in het nadeel van DE.

Kort samengevat beschermt de hoofdconclusie een samenstel van een houder met een pad.

- De houder heeft een zijwand en een bodem met een afvoeropening en groeven die zich naar de afvoeropening uitstrekken.
- De pad is gemaakt van filterpapier en gevuld met koffie.
- In gebruik wordt heet water onder druk door houder en pad heen geperst.
- Het volgens DE kenmerkende deel van de uitvinding zit erin dat de groeven niet doorlopen tot de zijwand.

Een samenstel met deze aspecten lost volgens het octrooi een bypass probleem op. Hiermee wordt bedoeld dat er bij de stand van de techniek water tussen de pad en de zijwand doorloopt en via de groeven rechtstreeks de afvoeropening bereikt. Resultaat: een slappe bak. Door de groeven niet helemaal te laten doorlopen vormt de pad een afdichting in de houder.

De opponenten hebben een fors aantal documenten ingebracht om de nieuwheid en inventiviteit te bestrijden. De Board gebruikt uiteindelijk vijf documenten:
E1 (US-3.620.155), E2 (US-3.450.024), E8 (DE-U-7.430.109), E17 (US-3.610.132) en E40 (DE-U-1.998.598).

De Board begint vast te stellen dat het octrooi nieuw is ten opzichte van E17. Interessant is dat E17 alle elementen van de conclusie laat zien, maar niet openbaart dat de pad gemaakt is van filterpapier. Wel spreekt het octrooi van een “water permeable membrane”. Dit ziet de board als een genus term voor een groep van materialen met niet alleen filterpapier, maar ook geweven stof (“cloth”). Volgens vaste rechtspraak dient voor nieuwheid een aspect “direct and unambiguously” uit een document te blijken. Een van de opponenten heeft beargumenteerd dat de vakman, bij het lezen van E17, alleen aan filterpapier zou denken. In E17 is immers sprake van een expansible membrane en de vakman zou dat alleen als filterpapier interpreteren. Dit argument wordt verworpen: er is geen handboek ingebracht als bewijs voor deze vermeende vakkennis. Alternatief zou de Board accepteren dat een groep van octrooischriften de vakkennis weergeeft, mits deze groep een consistent beeld geeft. Dat is nu niet het geval, omdat slechts één ander document de expansible eigenschap van filterpapier noemt.

Vervolgens besteedt de Board veel aandacht aan de keuze van de meest nabije stand van de techniek. E17, E8 en E1 hebben allen betrekking op hetzelfde technische veld en behoeven slechts weinig structurele aanpassingen om bij de uitvinding uit te komen. Volgens vaste jurisprudentie is de meest nabije stand van de techniek de meest veelbelovende springplank naar de uitvinding. Je kunt dit pragmatisch oplossen door vanuit de (hier drie) verschillende documenten een aanval op te zetten. Een geslaagde aanval is dan kennelijk gestart vanuit een “promising” springplank. De board kiest hier er echter voor om vooraf de beste springplank te kiezen.

De board concludeert dat figuur 3 van E8 de meest nabije stand van de techniek is. Vergeleken met E1 lost E8 immers reeds het by-pass probleem op. Vergeleken met E17 is E8 meer geschikt voor toepassing in een koffie machine die onder hoge druk werkt.

Interessant is dat DE de keuze van de meest nabije stand van de techniek betwist, omdat E8 geen filterpapier openbaart en omdat het niet het bypass probleem noemt. Nu wil de Board echter wél aannemen dat de vakman filterpapier meeleest. Hoewel de beschrijving van figuur 3 slechts “filtering material” noemt, wordt bij de uitvoering volgens figuur 5 en 6 expliciet filterpapier genoemd. De board vindt dat de vakman dan bij de uitvoering van figuur 3 begrijpt dat hier alleen filter papier bedoeld kan worden. Verrassend genoeg gaat de Board serieus in op het bezwaar dat E8 niet het bypass probleem noemt. Volgens de problem-solution approach is het immers niet nodig dat de meest nabije stand van de techniek het objectieve probleem noemt: het dient het probleem slechts te hebben. Wat daarvan zij, de Board meent dat de vakman zich hoe dan ook bewust is van het by-pass probleem en dat E8 dit probleem niet hoeft te noemen, omdat het dit probleem al heeft opgelost.

Als volgende stap formuleert de Board een nieuw objectief probleem. Dit mag, omdat E8 als meest nabije stand van de techniek reeds het probleem oplost dat de uitvinding volgens het aangevallen octrooi zegt op te lossen. E8 nu ontbeert groeven in de bodem van de houder en (dus ook) dat deze groeven voor de zijwand ophouden. Dit heeft effect op de efficiëntie van het koffiezetproces: een pad die rechtstreeks op de bodem rust verhindert immers een goede doorstroming van het water door de pad. Als probleemstelling formuleert de Board daarom het verhogen van de efficiëntie

E40 lost dit probleem op door middel van opstaande uitsteeksels op de bodem van de houder, die kanaalvormige groeven vormen. Bovendien leert E40 om de bodem van de houder te voorzien van een ring nabij de zijwand. De bovenkant hiervan ligt in één vlak met de bovenkant van de uitsteeksels. Hierdoor houden de kanaalvormige groeven op een afstand van de zijwand op. Door deze onderdelen van E40 toe te passen in de houder van E17, arriveert de vakman bij de geclaimde uitvinding.

DE brengt hier tegen in dat E40 niet leert dat er heet water onder druk door de koffie wordt geperst en dat er geen sprake is van een pad. De Board merkt echter terecht op dat conclusie 1 alleen bepaalt dat de houder geschikt  moet zijn voor water onder druk en ze twijfelt er niet aan dat de houder van E40 geschikt is. Bovendien stelt ze dat het probleem waarvoor E40 een oplossing biedt niet afhangt van het type filter. Ook het bezwaar van DE dat E40 oplossingen biedt voor andere problemen, wordt door de Board terzijde geschoven: ondanks deze verschillen is ze van mening dat E40 de vakman voldoende stimuleert om groeven op afstand van de zijwand toe te passen.

Aldus concludeert de Board dat de conclusie van het hoofdverzoek niet inventief is. Hetzelfde lot treft de hulpverzoeken, omdat de extra materie die zij inbrengen eveneens uit E8 en/of E40 volgt. Zo eindigt dan een spraakmakende koffiestrijd. Diverse rechtszaken die hangende het oppositieberoep waren geschorst kunnen definitief de prullenbak in. DE verliest met haar octrooi een interessante exclusieve marktpositie en onze beroepsgroep een interessante bron van rechtszaken.

De uitspraak staat nu reeds in het register en de bijbehorende public file inspection, maar is nog niet in het publicatieblad opgenomen. Op 6 december a.s. zal het Europese Octrooibureau officieel haar besluit publiceren dat het "Senseo octrooi" is herroepen.

Lees de beslissing hier. Eerder bericht hier.