Rechtspraak  

De Hoge Raad van Portugal stelt vervolgens de volgende prejudiciële vragen:

1. Is het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bevoegd om artikel 33 van de TRIPs-overeenkomst uit te leggen?

2. In geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag, dienen de nationale rechters dit artikel ambtshalve of op verzoek van een van de partijen toe te passen in een bij hen aanhangig geding?

De A-G gaat uitgebreid in op TRIPs en het merkenrecht, waarover veel EG jurisprudentie is, constateert dat de jurisprudentie e.d. nogal onduidelijk is en komt uiteindelijk met betrekking tot de eerste vraag met het voorstel om de vraag met ja te beantwoorden:

Over de tweede vraag, de directe werking van artikel 33 concludeert de A-G uiteindelijk dat het aan de nationale wetgever is om de duur van het octrooirecht vast te stellen en dat het artikel dus geen directe werking heeft.

"90. Art. 33 des TRIPs-Übereinkommens umfasst zwei Prämissen: Die eine ist die Mindestdauer des Patentschutzes, die er auf 20 Jahre festlegt, die andere die Höchstdauer, die er dem freien Willen des nationalen Gesetzgebers überlässt.

91. Der Wortlaut ist nicht eindeutig und hat zu einer irrigen Auslegung geführt. Das zutreffende Verständnis der Vorschrift begreift sie als Anweisung an die Signatarstaaten: Sie sollen ihre Patentregelungen der ersten Prämisse anpassen und eine Schutzdauer für diese Rechte des gewerblichen Eigentums von mindestens 20 Jahren ab Antragstellung vorsehen. Die zweite Prämisse der Vorschrift räumt ihnen bei der Bestimmung der Höchstdauer ein Ermessen ein.

93. Wegen des Fehlens einer Höchstgrenze bestehen im Hinblick auf die Anerkennung einer horizontalen unmittelbaren Wirkung größere Zweifel. Das Ende der Schutzfrist für diese Sondereigentumsrechte betrifft nicht nur ihren Inhaber, sondern insbesondere Dritte und die Allgemeinheit, die in diesem Bereich das allgemeine Interesse repräsentieren. Für die Wettbewerber, aber auch im Sinne einer angemessenen Verwaltung der für diese Rechte vorgesehenen Register, muss Klarheit darüber bestehen, wann der Schutz des Patents in der nationalen Rechtsordnung endet.

94. Übt der Gesetzgeber diese Befugnis nicht aus, ist es unmöglich, anhand des reinen Wortlauts von Art. 33 den genauen Zeitpunkt festzustellen, an dem die Geltung des gesetzlich eingeräumten Monopols endet. Insbesondere würde die Entscheidung, dass es ausreiche, auf die Mindestoption der 20 Jahre zurückzugreifen, bedeuten, sich eine Kompetenz des Gesetzgebers anzumaßen, und könnte Dritten nicht entgegengehalten werden.

95. Folglich hat Art. 33 des TRIPs-Übereinkommens keine unmittelbare Wirkung, da es in die Zuständigkeit des nationalen Gesetzgebers fällt, die genaue Dauer des Patentschutzes in seiner eigenen Rechtsordnung festzulegen.

Het voorstel voor een prejudicieel antwoord luidt vervolgens:

97. Aus all diesen Gründen schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die Vorlagefragen des portugiesischen Supremo Tribunal de Justiça folgendermaßen zu antworten:

Art. 33 des TRIPs-Übereinkommens hat keine unmittelbare Wirkung, da er eine weitere gesetzgeberische Tätigkeit des nationalen Gesetzgebers zur Festlegung der genauen Dauer des Patentschutzes erfordert, so dass sich Einzelne vor den nationalen Gerichten nicht auf ihn berufen können.

Lees de conclusie hier.

Geldigheid

Volgens de rechtbank is conclusie 1 van het octrooi in de huidige vorm niet-inventief. De uitvinding volgens het octrooi ziet volgens de rechtbank, kort gezegd, op de toepassing van, specifiek, de stof taxol (paclitaxel) als geneesmiddel voor een op zichzelf bekende Drug Eluting Stent. Met het gebruik van taxol zou het probleem van hernieuwde ingroei van lichaamsmateriaal worden opgelost. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het probleem van de ingroei van tumor/kankerweefsel en daarnaast om het probleem van restenose. Voor het probleem van de ingroei van tumor/kankerweefsel geeft taxol echter volgens de rechtbank geen inventieve oplossing. De rechtbank overweegt in r.o. 4.8:

“Nu ervan moet worden uitgegaan dat taxol ter voorkoming van obstructies als gevolg van ingroei door tumor/kankerweefsel geen onverwacht (voordelig) effect heeftm terwijl hiervoor reeds is overwogen dat op zich een geneesmiddelenafgevende stent bekend was en evenzeer de anti-tumor activiteit van taxol, kan zonder aanvullende gegevens, die ontbreken, niet worden aangenomen dat de enkele som van deze op zichzelf bekende kenmerken een combinatie-effect of synergetisch effect vertoont.”
 
De rechtbank acht de uitvinding echter wél inventief voor zover de taxol-stent een oplossing biedt voor het probleem van restenose. De specifieke toepassing bij restenose is echter pas terug te vinden in volgconclusie 12 van het octrooi. De rechtbank gaat uitgebreid in op de inventiviteit van deze volgconclusie (met toepassing van de probleem-oplossingsmethode) en concludeert dat deze ook overigens geldig is. De rechtbank verwijst de zaak naar de rol voor nadere aktewisseling over de eventuele gedeeltelijke instandhouding van het octrooi met inachtneming van de criteria van het Spiro/Flamco-arrest (NJ 1998/2).

Inbreuk

De rechtbank overweegt dat de CoStar-stent en de Medstent van Conor onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen en dat er voldoende serieuze dreiging tot inbreuk is. Het beroep van Conor op de onderzoeksexceptie slaagt niet. De door Conor gesponsorde trials die in Nederland hebben plaatsgevonden hebben volgens de rechtbank geen zuiver wetenschappelijk doel. De rechtbank acht voldoende duidelijk dat onderzoeksresultaten door Conor zijn gebruikt om de CE-markering te verkrijgen, terwijl Conor onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de trials niettemin uitsluitend zouden zien op onderzoek naar een verbeterde stent. Het beroep van Conor op de Bolar-bepalingen slaagt evenmin, alleen al omdat de trials zijn verricht op een moment dat de implementatietermijn van richtlijn 2004/27/EG nog niet was verstreken. Naast een inbreukverbod ziet de rechtbank voor een moratorium van 3 jaar zoals door Angiotech gevorderd geen ruimte.

Lees het vonnis hier.

Ondertussen in Engeland…

De Engelse rechter ‘respectfully disagrees’ met de Haagse rechtbank. De Engelse High Court heeft bij vonnis van 24 februari 2006 het Engelse deel van het Hunter-octrooi nietig verklaard op de grond dat het niet inventief zou zijn. Dit oordeel is bevestigd door de Court of Appeal op 16 januari 2007, waarbij de Court of Appeal ook ingaat op het vonnis van de rechtbank Den Haag van 3 mei 2006 inzake Angiotech/Sahajanand. In een noot bij r.o. 4.24 van het vonnis van 17 januari jl. licht de rechtbank op haar beurt toe in welk opzicht haar oordeel afwijkt van het vonnis van de Engelse High Court.

Lees de uitspraak van de Britse Court of Appeals hier. Eerste Britse instantie hier.

Boris baseert haar vordering op de afspraak uit 2003 dat Van Wylick voor haar exclusief machines zou vervaardigen en dat de techniek niet aan derden zou worden verkocht of ter beschikking gesteld dan wel andere informatie betreffende de bedrijfsvoering en producten van Boris zou worden verstrekt aan derden zonder toestemming van Boris. Boris heeft tegen de bouw en levering van een “Boris-binder” aan Z-Card ook bezwaar gemaakt. De in 2006 voor Z-Card vervaardigde machine is in strijd met de afspraken, aangezien deze machine een kopie is van de door Boris ontworpen machine, althans gebruik maakt van de door Boris ontworpen en ontwikkelde (combinatie) van technieken. Het handelen in strijd met de overeenkomst leidt tot winstderving bij Boris.

Volgens Van Wylick ziet de overeenkomst slechts op geheimhouding van knowhow, methodes, ervaring, contacten en kansen voor beide partijen en is niets afgesproken over een concurrentiebeding of exclusiviteitsbeding, noch over overdracht, vastlegging van herkomst of zeggenschap over IE-rechten. Boris kan Van Wylick dus niet verbieden deze of vergelijkbare machines te ontwerpen, produceren en leveren. Ook zou Z-Card Van Wylick aansprakelijk kunnen stellen wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen, aldus Van Wylick.

De voorzieningenrechter overweegt dat voor zover het beslag ertoe strekt te voorkomen dat Van Wylick in strijd met de overeenkomst een machine aan een derde zal leveren, dit wettelijke grondslag mist. “De wet kent niet de mogelijkheid van een levering blokkenend beslag buiten een beslag ter conservering van een leveringsaanspraak van de beslaglegger c.q. een beslag uit hoofde van een (absoluut) recht van intellectuele eigendom. Noch het een noch het ander is in casu gesteld.” (r.o. 4.4)

In r.o. 4.6 overweegt de voorzieningenrechter dat Boris onvoldoende aanknopingspunten heeft verschaft om aan te nemen dat sprake is van enigerlei vorm van intellectuele rechten van Boris op de “Boris-binder”. Met name heeft Boris tegenover betwisting door Van Wylick onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een door Boris uitgevonden procédé dat nieuw is. Van Wylick heeft met betrekking tot de door Boris overgelegde schetsen verklaard dat het daarin opgenomen procédé berust op concepten die door Van Wylick al medio jaren ’90 bij de bouw van een vergelijkbare machine zijn toegepast. Voorts acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat de door Boris aangedragen ideeën ook los van de input van Van Wylick een exploiteerbare werkwijze of vinding behelzen.

Aangezien ook de beweerdelijk door Boris gestelde schade onaannemelijk is, wordt het beslag op de machine van Van Wylick opgeheven.

Lees het vonnis hier.

Het hof overweegt dat deze koerswijziging in beginsel toelaatbaar is, en dat terzake van het oorspronkelijke standpunt van Scimed geen sprake is van een gerechtelijke erkentenis waarop zij in hoger beroep niet meer kan terugkomen, aangezien daarvan volgens het hof pas sprake kan zijn bij een erkenning van de stellingen van de wederpartij (Medinol), terwijl het hier gaat om de eígen stellingen van Scimed. Volgens het hof vloeit uit de proceshouding van Scimed evenmin ondubbelzinnig voort dat zijn afstand van recht heeft gedaan, zelfs al is haar standpunt in hoger beroep deels in strijd met haar standpunt in eerste aanleg.  

Vervolgens beantwoordt het hof de vraag of de koerswijziging van Scimed de toets van het octrooirecht kan doorstaan. Via een ingewikkelde redenering langs uiteenlopende octrooirechtelijke leerstukken beantwoordt het hof deze vraag ontkennend.

Het hof overweegt eerst dat de hoofdconclusie van het octrooi geen steun biedt voor de nieuwe inzichten van Scimed. Deze biedt alleen steun voor het oorspronkelijke standpunt van Scimed dat het inventieve karakter (alleen) is gelegen in maatregel (c). Dat in conclusie 1 met cijfers wordt verwezen naar een uitvoeringsvorm van de katheter die wel beschikt over maatregelen (a), (b) en (c) doet hier niet aan af, omdat dergelijke ‘reference signs’ alleen illustratieve betekenis hebben en de beschermingsomvang van een octrooi niet kunnen beperken. Ook uit het octrooischrift zal de gemiddelde vakman niet afleiden dat het octrooi beperkt is tot katheters met flexibele distale einden met en ‘tube-in-tube’-constructie.

Het hof komt dan toe aan de subsidiaire stelling van Scimed, dat zij conclusie 1 beperkt of vrijwillig wenst te beperken tot een katheter gekenmerkt door de maatregelen (a), (b) en (c). Deze beperking acht het hof ontoelaatbaar. Op zichzelf biedt de oorspronkelijke aanvrage volgens het hof steun voor een katheter met de maatregelen (a), (b) en (c). Het hof overweegt echter dat met betrekking tot de maatregelen (a), (b) en (c) geen sprake is van eenheid van uitvinding en dat uit het verleningsdossier blijkt dat met betrekking tot de materie die wordt gedekt door maatregel (b) mogelijk een afgesplitste aanvrage is ingediend (dit kan op basis van de stukken echter niet precies worden nagegaan). Zou dit het geval zijn, dan is voorgestelde beperking niet toelaatbaar, omdat Scimed daarmee materie “terughaalt” waarvan zij te kennen heeft gegeven daarvan in dit octrooi afstand te willen doen.

Er is echter wel materie betreffende maatregen (b) in de beschrijving van het octrooi ‘achtergebleven’.
Dit leidt er echter volgens het hof niet toe dat de voorgestelde beperking alsnog toelaatbaar is. Volgens het hof zou het in strijd zijn met de rechtszekerheid van derden indien op elke uitvinding in het octrooi die niets van doen heeft met de in (hoofd)conclusie 1 geoctrooieerde uitvinding, als dat zo uitkomt, bijvoorbeeld toegespitst op een van inbreuk betichte katheter, een beroep zou kunnen worden gedaan.

Vervolgens overweegt het hof of het octrooi in de oorspronkelijke (niet-beperkte) vorm (derhalve met alleen maatregel (c) als kenmerkend gedeelte) nieuw en inventief is, en komt dan, net als de rechtbank in eerste aanleg, tot de conclusie dat de geoctrooieerde uitvinding  wel nieuw, maar niet inventief is. Het vonnis in eerste aanleg wordt bekrachtigd.

Lees hier het arrest.

In hoger beroep heeft het hof geoordeeld dat de emmers van het type "GAR" inbreuk maken op het octrooi, maar de emmers van het type "Foodline" niet. Daarom heeft het hof de in conventie door eiseres gevorderde verklaring voor recht ten aanzien van de emmers van het laatstgenoemde type toegewezen. In reconventie heeft het hof, in verband met de inbreuk door de emmers van het type "GAR", kort gezegd, eiseres bevolen iedere inbreuk op het octrooi van Saier in alle gedesigneerde landen te staken en haar veroordeeld tot vergoeding van de schade die Saier sedert 19 mei 2000 ten gevolge van eiseres's inbreukmakende handelingen heeft geleden.

Met betrekking tot de vraag of en, zo ja, wanneer en in welke mate bij de uitleg van een octrooi betekenis kan toekomen aan het verleningsdossier bestaat, zoals ook uiteengezet is in de conclusie van de Advocaat-Generaal, onder de Verdragsluitende Staten van het EOV geen eenduidige opvatting.

(…) De (…) regel dat de rechter slechts gebruik zal mogen maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, ziet - zoals uit het zinsverband ("dan ook") duidelijk wordt - op het geval van gebruik van gegevens uit het verleningsdossier ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi.

Met deze restrictieve regel wordt de bij de uitleg van een octrooi in aanmerking te nemen eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden gediend. In het geval echter dat een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg van een octrooi op het verleningsdossier beroept, valt niet in te zien dat die eis tot enige beperking zou dwingen bij het bij de uitleg van het octrooi betrekken van openbare gegevens uit het verleningsdossier.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 10 februari 2005 en verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat hof.

Lees het arrest hier. Verwant vonnis RB DH hier.

Weasly Pack betoogt in de eerste plaats dat zij aanspraak maakt op vermindering van de declaraties omdat de tarieven voor vervolgwerkzaamheden (na depot) bijzonder hoog zouden zijn in vergelijking met andere kantoren. Dit beroep gaat volgens de rechtbank niet op omdat A&S sinds ongeveer 1998 de octrooiaanvragen voor Weasy Pack verzorgt en sinds die tijd Weasy Pack regelmatig heeft gefactureerd. Al die jaren heeft Weasy Pack zonder bezwaar de facturen voldaan. A&S hebben de tarieven in die tijd niet gewijzigd (afgezien van een inflatiecorrectie). A&S mocht uit het handelen van Weasy Pack afleiden dat Weasy Pack de facturen (en daarmee ook de tarieven) heeft aanvaard.

De rechtbank stelt dat A&S wel degelijk een retentierecht heeft op grond van de artikelen 3:290 en 6:52 lid 1 BW, nu sprake is van een opeisbare vordering. Het uitoefenen van het retentierecht wordt in dit geval niet gezien als in strijd met de redelijkheid en billijkheid. A&S heeft gedurende de retentietijd de octrooiportefeuille van Weasy Pack, die zij onder zich hield, niet onzorgvuldig beheert (althans is dit gesteld noch gebleken).

Weasy Pack vordert schadevergoeding als gevolg van tekortkoming door A&S omdat A&S zou hebben verzuimd om een internationale octrooi-aanvraag tijdig om te zetten in Japan. Weasy Pack beroept zich op verrekening van deze schadevergoeding met de openstaande facturen. De rechtbank wijst echter ook deze vordering af, omdat niet is gebleken dat A&S tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenis. A&S heeft Weasy Pack ten minste twee maal tijdig verzocht om opdracht te geven om de internationale octrooi-aanvraag in Japan in te dienen. Weasy Pack heeft, volgens de rechtbank, verzuimd tijdig een opdracht te geven aan A&S. Weasy Pack komt geen beroep toe op schadevergoeding. Daarnaast kan zij zich so wie so niet beroepen op verrekening omdat zij een schadevergoeding heeft gevraagd die 'nader moet worden opgemaakt staat'. Om voor verrekening in aanmerking te komen moet de schade op eenvoudige wijze zijn vast te stellen. Dat is hier dus niet het geval. De rechtbank wijst alle vorderingen van Weasy Pack af en veroordeelt haar de openstaande facturen van A&S te betalen.

Lees het vonnis hier.