Octrooirecht  

Rechtbank ’s-Gravenhage, Rolbeslissing van 28 oktober 2009, HA ZA 07-2285, Schlumberger Holdings Limited tegen Electromagnetic Geoservices A.S. (EMGS) (met dank aan Ruud van der Velden, Lovells).

Octrooirecht. Afwijzing verzoek tot heroverweging schorsingsbeslissing (Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 april 2008, IEF IEF 5999).

2.3. Terecht geeft EMGS aan dat te dezen alleen de oppositieprocedure tegen EP 1 256 019 relevant is (er lopen nog andere opposities, maar voor de duur daarvan is geen schorsingsbeslissing genomen). In deze oppositie is bij beslissing van de Oppositie Afdeling van 20 augustus 2008 de interventie van Schlumberger in die oppositie ontoelaatbaar geoordeeld, waarop Schlumberger haar interventie evenwel toch heeft gehandhaafd bij brief van 13 oktober 2008, welke verwikkeling kennelijk tot vertraging van de inhoudelijke behandeling van deze oppositie - die derhalve wel "actief” loopt -heeft geleid.

2.4. Dat Schlumberger zou behoren te weten waar zij aan toe is, is al bij herhaling onder ogen gezien door de rechtbank en niet genoegzaam geoordeeld om niet tot schorsing over te gaan in de specifieke omstandigheden van deze zaak waar - het zij andermaal benadrukt - geen reconventionele inbreukvordering voorligt. EMGS memoreert in dit verband dat een dochter van Schlumberger op de dag van de uitspraak van het tussenvonnis een persbericht heeft gepubliceerd waarin zij meedeelt: WesternGeco strongly believes it can provide EM services without being in conflict with any validly issued patents of others, including those of EMGS. Dat is niet mede-beslissend, maar geeft achteraf gezien wel mede reliëf aan de schorsingsbeslissing van de rechtbank in dit geval.

2.5. Dat men in Engeland (en overigens bepaald ook regelmatig in Nederland, bijvoorbeeld wanneer, zoals in nogal wat procedures, wel een inbreukvordering aan de orde is en geoordeeld wordt dat sprake is van inbreuk) wel anders oordeelt omtrent gebruikmaking van de discretionaire schorsingsbevoegdheid van de rechter hangende oppositie in München, maakt dit evenmin anders, omdat ook dat al is meegewogen bij de schorsingsbeslissing van de rechtbank.

 2.6. Dat EMGS het tussenvonnis als een overwinning zou vieren, is door Schlumberger niet afdoende kenbaar gesubstantieerd en door EMGS weerlegd met de mededeling dat zij als beursgenoteerde onderneming naar aanleiding van het vonnis alleen een in neutrale bewoordingen getoonzet persbericht heeft doen uitgaan. Dit bericht is in de pogingen van Schlumberger om tussentijd appelverlof te krijgen al ingebracht door Schlumberger en bij de afwijzing van die beslissing meegewogen. Van verder "wapperen" is volgens EMGS geen sprake geweest. Overigens is bij meerbedoeld vonnis een provisioneel gevorderd "wapperverbod" afgewezen, tegen welke beslissing Schlumberger niet heeft geappelleerd.

2.7. In deze omstandigheden is geen sprake van zodanig gewijzigde omstandigheden als door Schlumberger aangevoerd - waarbij nu in het midden kan blijven of dit een grond kan zijn voor het terugkomen op de schorsingsbeslissing in het tussenvonnis - dat nu reeds tot voortzetting en hernieuwd pleidooi behoort te worden overgegaan.

2.8. Mogelijk ten overvloede zal de rechtbank de oppositie-instanties in München andermaal verzoeken tot versnelde behandeling over te gaan, er daarbij op wijzend dat eenzelfde verzoek al ruim anderhalf jaar geleden is gedaan, teneinde te bewerkstelligen dat de oppositieprocedure tegen EP 019 zo voortvarend mogelijk wordt afgewikkeld.

Lees het vonnis hier of hieronder:

Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 juli 2005, rolnummer 02/2947 Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen Furness Logistics Moerdijk B.V. & Princo Digital Disc GmbH c.s  (met dank aan Frank Eijsvogels, Howrey)

Octrooirecht. Nog ongepubliceerd, maar voor de praktijk nuttig vonnis uit 2005 over  essentiële octrooien en de vervaardigingsfictie onder de AntiPiraterijVerondering (APV).

Philips beroept zich i.c. op twee octrooien m.b.t. CD-R’s en CD-RW’s om import door gedaagden in de EG tegen te gaan. Gedaagde Princo vordert in reconventie de vernietiging van de beide octrooien. De rechtbank wijst de vorderingen van Philips toe. Octrooien zijn geldig en “Philips [kan]  aan de hand van die standaard (gecombineerd met de claim dat de discs daarmee compatibel zijn) aannemelijk maken dat aan de kenmerken is voldaan, indien de standaard die dwingend voorschrijft (een zogenaamd “essentieel octrooi”).

Vervaardigingsfictie: 8. De rechtbank is van oordeel dat het systeem van vaststelling of bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten volgens de nieuwe APV (artikelen 1, 2 en 10 tezamen genomen) tot hetzelfde resultaat leidt als onder de oude APV (artikelen 1 en 6 tezamen genomen, onder welke vigeur de CD-R’s overigens in beslag zijn genomen), ten aanzien waarvan de Hoge Raad overwoog (HR 19 maart 2004, RvdW 2004, 51, IER 2004, 50, Philips/Princo, r.o. 3.5.3.2):

Uit art. 6 lid 2, aanhef en onder b, van de EG-Piraterijverordening volgt dat de goederen die in Nederland "in een situatie als bedoeld in artikel 1 lid 1, onder a), verkeren" bij de beoordeling van de inbreukvraag bij wege van fictie dienen te worden aangemerkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd.

Overweging 8 van de nieuwe APV stelt die bedoeling evenzeer buiten twijfel (…)

10. Dit één en ander leidt derhalve tot de gevolgtrekking dat indien de vervaardiging van de CD-R’s of CD-RW’s in Nederland octrooi-inbreuk zou opleveren, deze discs alhier door de douane tegengehouden kunnen en mogen worden, ook al zullen deze in sommige landen van de Gemeenschap geen octrooi-inbreuk opleveren, bijvoorbeeld omdat het betreffende octrooi aldaar geen gelding heeft. Ook is krachtens artikel 16 APV (weder)uitvoer naar buiten de Gemeenschap, bijvoorbeeld Zwitserland, verboden (vgl. HvJ EG 6 april 2000, C-383/98).

Voorts richt de verbodsnorm van artikel 16 van de APV zich wel degelijk tot burgers en niet slechts tot de douaneautoriteiten, zoals nog door Princo c.s. is betoogd. Een verordening is immers rechtstreeks toepasselijk in iedere Lid-Staat, zonder nadere implementatie (artikel 249 EG-verdrag), terwijl voorts uit artikel 16 APV niet valt af te leiden dat het slechts tot de Lid-Staten of douaneautoriteiten zou zijn gericht, zodat het in beginsel is te beschouwen als een voor eenieder geldend verbod (vgl. HvJ EG 7 januari 2004, C-60/02, met name r.o. 60). Ook overwegingen 3 en 10 van de APV stroken met die lezing.

11. (…) is voldoende gebleken van dreigende overtreding van de verboden krachtens de (oude en) nieuwe APV, zodat het verbod daartoe jegens hen kan worden toegewezen, mits wordt vastgesteld dat de vervaardiging van de CD-R’s naar Nederlands octrooirecht een inbreuk vormt, waarover hierna. (…)

(…)

Standaard / essentieel octrooi: 49. Ten aanzien van beide octrooien hebben Princo c.s. zich op het standpunt gesteld dat verwijzing naar de CD-R standaard onvoldoende is. Aan Princo c.s. kan worden toegegeven dat inderdaad niet zozeer beslissend is de vraag of de kenmerken van de octrooien zijn terug te vinden in die standaard maar of de CD-R’s (en thans ook CD-RW’s) zoals door Princo c.s. verhandeld, aan die kenmerken voldoen. Niettemin kan Philips wel aan de hand van die standaard (gecombineerd met de claim dat de discs daarmee compatibel zijn) aannemelijk maken dat aan de kenmerken is voldaan, indien de standaard die dwingend voorschrijft (een zogenaamd “essentieel octrooi”). Niet alleen heeft Philips daarmee in beginsel voldaan aan haar stelplicht, bovendien zou daaraan de gevolgtrekking kunnen worden ontleend dat voorshands voldoende aannemelijk is, behoudens door Princo c.s. te leveren tegenbewijs, dat aan de betreffende kenmerken uit de (conclusies van de) octrooien is voldaan. Daarbij komt dat Philips betreffende een aantal kenmerken meetrapporten heeft overgelegd waarvan de experimentele resultaten (uitgezonderd de daaraan te verbinden conclusies) niet, althans niet voldoende steekhoudend zijn betwist

Lees het vonnis hier of hieronder:

Hoge Raad, 16 oktober 2009, LJN: BJ1253, Realchemie Nederland B.V. tegen Bayer Cropscience A.G.,

Octrooirecht. Eerst even kort. Zaak betreffende de vraag of onder de EEX-Verordening op een aantal door een Duitse rechter ex parte gegeven beslissingen verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland kan worden gegeven. Daarnaast is de vraag aan de orde of in deze exequaturprocedure, nu de beslissingen waarvan verlof tot tenuitvoerlegging wordt gevraagd betrekking hebben op inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, de proceskostenveroordeling moet worden gegrond op art. 1019h Rv. Prejudiciële vragen.

7. Vragen van uitleg 

1. Moet het begrip "burgerlijke en handelszaken" in art. 1 EEX-Verordening aldus worden uitgelegd dat deze verordening ook van toepassing is op de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die een veroordeling tot betaling van "Ordnungsgeld" op grond van § 890 ZPO inhoudt? 

2. Moet art. 14 van de Handhavingsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat zij ook van toepassing is op een exequaturprocedure met betrekking tot

(i) een in een andere lidstaat gegeven beslissing over een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht;
(ii) een in een andere lidstaat gegeven beslissing waarbij een dwangsom dan wel boete is opgelegd wegens overtreding van een verbod tot inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht;
(iii) in een andere lidstaat gegeven kostenbeslissingen die voortbouwen op de onder (i) en (ii) genoemde beslissingen?

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 september 2009, gevoegde zaken HA ZA 06-43 en HA ZA 06-1640, X tegen Y & Audilux N.V. c.s. en X tegen Koninklijke Philips Electronics N.V.

Octrooirecht. Wel gemeld, nog niet samengevat. Opeising octrooi. Geen rechtsverwerking. Geen situatie als bedoeld in artikel 12 lid 1 ROW. Niet voldaan aan bij opeising geldende verzwaarde stelplicht.

Stellende dat hijzelf als enige, althans samen met Philips, heeft te gelden als uitvinder van de bedoelde octrooifamilie voor het in-ear gehoorapparaat, dat hij buiten dienstverband en deels in zijn vrije tijd zou hebben uitgevonden, vordert X - samengevat - primair veroordeling van Y c.s. tot overdracht van, subsidiair tot gedeeltelijke overdracht in mede-eigendom van (thans nog) Europees octrooi EP 100, PCT-aanvrage O99/13686,het Amerikaanse octrooi US 740 en alle andere octrooien of octrooiaanvragen die NL 962 en NL 257 als prioriteit inroepen.

5.7 Als verweer met de verste strekking is aangevoerd dat X zijn recht tot opeising zou hebben verwerkt. Dat wordt verworpen. Enkel tijdsverloop, in dit geval 6 jaar, is daartoe onvoldoende. Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is daarnaast vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij Philips/Y c.s. het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat X zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van Philips/Y c.s. onredelijk zou worden benadeeld of bezwaard in geval X zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Weliswaar wordt vanwege het tijdsverloop de positie van Philips/Y c.s. bemoeilijkt, maar niet valt in te zien dat dit het gevolg is van een (additionele) bijzondere omstandigheid, niet zijnde enkel tijdsverloop. Evenmin is naar het oordeel van de rechtbank een (additionele) bijzondere omstandigheid aanwezig op grond waarvan bij Y c.s./Philips het gerechtvaardigd vertrouwen kan zijn gewekt dat X zijn aanspraak niet langer geldend zou maken. De rechtspraak waar Philips zich ten faveure van haar beroep op rechtsverwerking op beroept, ziet niet op met de onderhavige zaak vergelijkbare casusposities, zoals X terecht naar voren heeft gebracht.

5.8. Evenmin is sprake van een situatie bedoeld in art. 12 lid 1 ROW 1995 (na "tenzij"), op grond waarvan de aard van de werkzaamheden van X mee zou brengen dat aan spraak op octrooi zou toekomen aan Audicom, zoals Philips nog aanvoert. X was bij Audicom niet aangesteld – zo is tussen partijen in confesso – in een betrekking die qua aard meebracht dat hij zijn bijzondere kennis zou aanwenden tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. X was als hoofd technische dienst belast met het repareren en assembleren van gehoorapparaten.

5.9. Subsidiair heeft Philips betoogd dat zo al moet worden aangenomen dat X met medeweten en goedkeuring van Y zich mede in werktijd zou hebben beziggehouden met het doen van uitvindingen, die geleid hebben tot de voorlopers van de Microlux, zoals X beweert, maar Philips en Y c.s. betwisten, dat dan blijkbaar sprake was van een situatie waarin het tot zijn feitelijke takenpakket was gaan behoren om uitvindingen te doen voor Audicom. Gelet op de blijkens de parlementaire geschiedenis beperkte draagwijdte van de uitzondering van art. 12 lid 1 ROW 1995 gaat het te ver om die situatie gelijk te kunnen stellen met een geval als bedoeld in lid 2 van dat artikel, waar het betoog van Philips in feite op neerkomt, zodat dit wordt verworpen.

5.10. Naar het oordeel van de rechtbank heeft X niet voldaan aan zijn in de onderhavige procedures aan te nemen verzwaarde stelplicht met betrekking tot zijn stelling dat hij de aan de octrooi(aanvrage)en ten grondslag liggende uitvinding van een in-ear hoortoestel zou hebben gedaan. 

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 6 oktober 2009, zaaknr. 105.002.348/01, Francis Zilka & Timothy Zilka tegen Kesselreinigung Rüegg GmbH (met dank aan F.I.S.A.L. van Velsen,  FISAL IP Law).

Octrooirecht. Explosief ontslakken. Partijen hebben zich na tussenarrest kunnen uitlaten over HR Lely/Delaval en hebben hun stellingen/verweer, zo nodig, kunnen aanpassen. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank 's-Gravenhage, 25 februari 2004, 03/1234). Eerst even voor jezelf lezen:  

14. De stellingen van Zilka betreffende “het wezen” houden in feite in dat Zilka aan veel kenmerken van de conclusie geen betekenis hecht en deze weginterpreteerd. Zo komt de koelenvelop, die en detail in de conclusies is omschreven en een essentieel aspect lijkt te zijn, in het geheel niet meer voor. Het lijkt erop dat Zilka met het formuleren van zulk een ruim ‘wezen’ juist datgene doet wat artikel 69 EOV in verbinding met het Protocol uitdrukkelijk beoogt te verbieden:
“Art. 69 mag (…) evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen.”
Zilka gaat in hoger beroep in haar akte van 8 november 2007 ervan uit dat met “explosief” en “explosieveninrichting” hetzelfde wordt bedoeld. Ook al zou worden aangenomen dat met een beroep op het wezen kenmerken mogen worden weggeïnterpreteerde als door Zilka is aangegeven, dan is niet voldaan aan het door Zilka geformuleerde “wezen” voor zover luidend: “(…) doordat het explosief voortdurend wordt gekooeld.”
In het systeem van Rüegg is immers geen sprake van het voortdurend koelen van het explosief: wat voortdurend gekoeld wordt is de holle kans en de lege ballon zonder dat daarin een explosief mengsel aanwezig is. 

Lees het arrest hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, vonnis in incident van 30 september 2009, HA ZA 09-1951, Makaan Pacific PTY Ltd tegen ACM Products B.V.

Octrooirecht. Zekerheidsstelling en vrijwaring. Eiser stelt in hoofdzaak dat gedaagde schikkingsovereenkomst m.b.t. gestelde inbreuk op EP voor an improved golf club organizer zou hebben geschonden. Im casu dient (de buitenlandse) eiser zekerheid te stellen en mag gedaagde advocaten in vrijwaring oproepen. “Het valt, gelet op hetgeen ACM heeft gesteld met betrekking  tot de verrichtingen van Timmers en Donckers-Corten niet uit te sluiten dat ACM, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op Timmers, Donckers-Corten en/of Corten Advocaten.  

4.2. (…) Makaan heeft weliswaar verhaalsinformatie verschaft, doch heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door haar bedoelde gelden te zijner tijd ook daadwerkelijk zullen kunnen dienen als (voldoende) verhaalsmiddel voor de door Makaan aan ACM verschuldigde proceskosten, mocht Makaan in het ongelijk worden gesteld. Ten eerste kan de aanspraak die Makaan op de gelden stelt te hebben niet dienen als verhaalsmogelijkheid, omdat de onderhavige procedure mogelijk juist mede op die aanspraak van Makaan ziet. Als Makaan ten aanzien van die aanspraak in het ongelijk zou worden gesteld, dan vervalt de verhaalsmogelijkheid waarop artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv betrekking heeft, juist vanwege Makaan’s ongelijk. Ten tweede is het bedrag in kwestie aanmerkelijk lager dan de door ACM gevraagde zekerheid. Ook de uitzondering onder c is derhalve niet van toepassing. Bijgevolg is Makaan verplicht tot het stellen van zekerheid, zoals te doen gebruikelijk is door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden.

4.3. De verplichting tot het stellen van zekerheid is, anders dan Makaan stelt, niet afhankelijk van de kans op succes in de hoofdzaak. Er is dan ook geen grond om de zekerheid wegens de volgens Makaan geringe kans van slagen te beperken of de beslissing over de te stellen zekerheid aan te houden. Ook de in het kader van een schikkingsovereenkomst tussen partijen gemaakte afspraken over proceskosten zijn niet van invloed op (de hoogte van) de te stellen zekerheid. De te stellen zekerheid heeft, anders dan Makaan stelt, betrekking op de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. Naar het oordeel van de rechtbank is, ook in het licht van ACM’s gemotiveerd onderbouwing en gezien de aard van de zaak, de hoogte van de proceskosten redelijkerwijs te begroten op EUR 70.000,-. De te stellen zekerheid zal dan ook op dat bedrag worden bepaald.

(…) 4.7. ACM stelt dat zij Timmers, Donckers-Corten en Corten Advocaten aansprakelijk kan stellen voor schade die zij in het geval van een ongunstige uitkomst van de hoofdzaak zal lijden, omdat zowel Timmers als Donckers-Corten tekort zijn geschoten in hun verplichtingen jegens ACM. Het valt, gelet op hetgeen ACM heeft gesteld met betrekking tot de verrichtingen van Timmers en Donckers-Corten niet uit te sluiten dat ACM, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op Timmers, Donckers-Corten en/of Corten Advocaten.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 30 september 2009, HA ZA  07-2305, 08-2393, 08-2421, 08-2756, 08-2757, 08-2759, Mundipharma Pharmaceuticals B.V. diverse gedaagden.

Octrooirecht. 52 pagina’s om eerst even voor jezelf te lezen. Twee EP’s met betrekking op formuleringen voor gereguleerde afgifte van oxycodon of een zout daarvan, zoals oxycodon hydrochloride (pijnbestrijding). Mundipharma stelt zich op het standpunt dat generieke producten van gedaagden vallen onder de beschermingsomvang van de octrooien.

9.49 Terzake van EP 730 is een oppositieprocedure aanhangig waarin het octrooi door de Oppositie-Afdeling niet ongewijzigd in stand is gelaten. Mundipharma is van die beslissing in beroep gegaan en heeft verschillende hulpverzoeken ingediend. Aldus is thans minst genomen in enige mate onzeker of en zo ja met welke conclusies de verlenende instantie in München EP 730 uiteindelijk in stand zal laten. De rechtbank acht het daarom opportuun om de beslissing terzake van de geldigheid van en inbreuk op dit octrooi aan te houden en gebruikmakend van haar discretionaire bevoegdheid ingevolge artikel 83 lid 4 ROW de hoofdzaak in zoverre te schorsen, totdat in oppositie tegen EP 730 in kracht van gewijsde is beslist.

9.50 In aanmerking genomen de vaststelling door de rechtbank dat de Generieke producten vallen binnen de beschermingsomvang van conclusie 6 van EP 730 zoals verleend, welke conclusie naar het oordeel van de rechtbank bovendien geldig is te achten, heeft Mundipharma voldoende belang bij toewijzing van het door haar gevorderde provisionele verbod dat gelding zal hebben totdat in de hoofdzaak bij eindvonnis is beslist.

(...) 9.91 De gevorderde verklaring voor recht dat de Generieke producten inbreuk maken op EP 246 zoals geldig geacht, is jegens Ratiopharm c.s. toewijsbaar, evenals het op dat octrooi gebaseerde inbreukverbod.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 september 2009, KG ZA 09-1032, TNT N.V. & Logispring Investment Fund N.V. c.s. tegen Logispring Executives B.V. c.s.
 
Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Geschil over het gebruik van het merk Logispring (investeringsmaatschappij) door partijen. Gedaagde slaagt er niet in aan te tonen dat de merkrechten van eiser wegens non-usus vervallen zouden zijn en dat van eigen merkgebruik inde Benelux geen sprake zou zijn. Inbreuk aangenomen. Matiging wegens onduidelijke proceskostenspecificatie.

Non non-usus: 4.10. (…) Voorshands heeft TNT voldoende aannemelijk gemaakt dat TNT Holdings haar toestemming voor het gebruik van de merkrechten aan Investment Fund heeft gegeven. Dit vloeit immers voort, zoals TNT ter zitting heeft uiteengezet, uit de bedoeling die TNT N.V. medio 2000/2001 had met het opzetten van haar venture capital fonds, waartoe zij zelf Investment Fund heeft opgericht en waarin zij – via LogiSpring Holding – een meerderheidsbelang heeft. TNT heeft voorts onweersproken gesteld dat TNT N.V. de naam voor het fonds zelf, d.w.z. vóór de betrokkenheid van [X] c.s. bij het fonds, heeft bedacht en dat zij die naam als woord- en beeldmerk heeft gedeponeerd met één primair doel, zijnde het gebruik van de merken door Investment Fund. Dat die registratie heeft plaatsgevonden op naam van een aparte holding waarin de intellectuele eigendomsrechten zijn ondergebracht, is daarbij bepaald niet als ongebruikelijk te duiden. Het feit dat tussen TNT Holdings enerzijds en Investment Fund en LogiSpring Holding anderzijds nadien alsnog een licentieovereenkomst op schrift is gesteld (vgl. r.o. 2.11.), is een verdere bevestiging van de medio 2000/2001 reeds verleende expliciete toestemming.

Afwijkend gebruik: 4.11. [X] c.s. heeft ten aanzien van het beeldmerk nog gesteld dat ‘powered by TPG’ daarin als het onderscheidende en dominerende bestanddeel moet worden aangemerkt, welk bestanddeel ontbrak in het logo zoals dat door Investment Fund werd gebruikt, daarmee kennelijk betogend dat het gebruik van bedoeld logo geen instandhoudend gebruik van het beeldmerk heeft opgeleverd. Die stelling wordt als ongegrond verworpen, reeds omdat onder normaal gebruik ook moet worden verstaan het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat – zoals hier – het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Bovendien wordt dit element voorshands bepaald niet dominant geacht.

Merkgebruik in de Benelux: 4.14. Wel heeft [X] c.s. betwist dat van merkgebruik in de Benelux sprake is. In dat verband heeft zij betoogd dat de website www.logispring.com zich niet mede op Nederland of de Benelux richt. Dat verweer wordt verworpen. Niet in geschil is dat de website tot een week voor de mondelinge behandeling een andere inhoud kende dan die ten tijde van de mondelinge behandeling (…)  en dat bezoekers zich op de website aanvankelijk konden aanmelden voor een ‘update letter’ (een nieuwsbrief), waarbij zij bij het invullen van de contactgegevens bij ‘country’ een land konden selecteren uit een lijst met daarop onder meer Nederland, België en Luxemburg . Ook niet in geschil is dat op de website onder meer werd vermeld dat LogiSpring ‘a global private equity firm’ is ‘currently most active in USA en Europe’ (vgl. r.o. 2.13.). Ook staat vast dat op de website melding werd gemaakt van participaties van Investment Fund in Belgische en Nederlandse portfolio vennootschappen zoals Kiala en Covast. Ter zitting is namens TNT voorts, onder overlegging van print screens van de website op 4 september 2009, onvoldoende gemotiveerd weersproken gesteld dat informatie over deze beide portfolio vennootschappen nog steeds op de site kan worden geraadpleegd. Uit deze omstandigheden leidt de voorzieningenrechter voorshands af dat de website www.logispring.com mede gericht was op het Benelux-gebied. Het feit dat [X] c.s. kort voor de mondelinge behandeling een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd en op de homepage een disclaimer heeft aangebracht met de tekst ‘This site is not intended for the use of vistors from Belgium, The Netherlands or Luxembourg. LogiSpring does not operate in the BeNeLux countries’ doet niet af aan de vaststelling dat het Beneluxgebied binnen het bereik van de ondernemingsactiviteiten viel. Gelet hierop bestaat er, ook na wijziging van de website, minst genomen voldoende dreiging dat [X] c.s. zich in de nabije toekomst via de website opnieuw in het Benelux gebied zal begeven. Een aanwijzing daarvoor kan worden gevonden in een andere gewijzigde tekst op de website na aanpassing, namelijk die onder het kopje ‘approach’ waar wordt vermeld: ‘please note that we are currently unable to operate in the Benelux (onderstreping toegevoegd, Vzr – zie productie 5B en 11B [X] c.s.).

4.15. Naast het gebruik van de tekens via de website zoals hiervoor beschreven, heeft dat gebruik overigens ook plaats gehad door het versturen van de digitale nieuwsbrief ‘LogiSpring Strobe’ aan abonnees in de Benelux. (…)

Geen belang: 4.18. [X] c.s. heeft verder nog betoogd dat het van ‘essentieel belang’ is dat Sàrl en Management Services gedurende de liquidatie van LogiSpring Fonds II het gebruik van de gewraakte tekens kunnen voortzetten, doch die stelling heeft [X] c.s. in het geheel niet onderbouwd, terwijl ook anderszins niet wel begrijpelijk is dat de afwikkeling van deze Cayman Islands vennootschap de noodzaak zou inhouden tot gebruik van deze tekens in de Benelux.

Inbreuk: 4.19. De voorlopige slotsom is dat [X] c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van TNT Holdings zodat de verbodsvordering, voor zover gegrond op de merkrechten, zal worden toegewezen als in het dictum te melden. Nu [X] c.s. niet hebben betwist dat het geregistreerd houden van de domeinnaam logispring.com gebruik oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (vgl. r.o. 4.13. hiervoor), zal de gevorderde overdracht van de domeinnaam eveneens worden toegewezen. (…)

Proceskosten: 4.26. (…) De voorzieningenrechter deelt de bezwaren die [X] c.s. heeft tegen de door TNT in het geding gebrachte specificatie. In de facturen zijn de gefactureerde bedragen zwart gemaakt en daarvoor in de plaats zijn telkens met de hand geschreven (kennelijk) andere bedragen vermeld. Ook in de ‘time summary’ waarin een overzicht wordt gegeven van de totaal bestede tijd, het uurtarief en het honorarium is een deel zwart gemaakt. Nu de voorzieningenrechter aldus niet in staat is gesteld genoegzaam de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte kosten te beoordelen, maar anderzijds voldoende aannemelijk is gemaakt dat de kosten van deze procedure afwijken van die welke de indicatietarieven in IE-zaken indiceren, zal aansluiting worden gezocht bij het door [X] c.s. opgegeven en gespecificeerde bedrag, zijnde € 38.546,04. [X] c.s. heeft niet voldoende kenbaar gesteld dat een proceskostenveroordeling ter hoogte van dit bedrag niet redelijk en evenredig zou zijn.

Lees het vonnis hier.

Arvid van Oorschot, Theo Blomme (Freshfields): Noot bij: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 23 september 2009, HA ZA 08-3745, IEF 8206, VanderLande Industries Nederland B.V. tegen Van Riet Handling Systems B.V.

"De recente uitspraak van de Haagse rechtbank in de octrooizaak tussen Vanderlande en Van Riet bevat een merkwaardig oordeel omtrent de proceskostenverdeling overeenkomstig artikel 1019h Rv.

Vanderlande roept in conventie twee octrooien in, waarvan de rechtbank oordeelt dat op slechts één daarvan inbreuk door Van Riet wordt gemaakt. In reconventie vordert Van Riet voorwaardelijk de vernietiging van beide octrooien, dat wil zeggen slechts indien in conventie de inbreuk zou worden vastgesteld. De rechtbank stelt in reconventie vast dat het octrooi waarop inbreuk wordt gemaakt geldig is en wijst de reconventionele nietigheidsvordering met betrekking tot dat octrooi af. Tot zover een gebruikelijke gang van zaken in een octrooizaak.

Partijen zijn onderling overeengekomen dat de proceskosten van de hele procedure aan beide zijden kunnen worden gesteld op € 60.000, waarbij niet is gespecificeerd welk deel betrekking heeft op de reconventie, noch welk deel op de door de rechtbank beoordeelde nietigheids-vordering. Daarom worden de kosten evenredig toegerekend: de helft aan de conventie (waarbij 25% aan de inbreukvordering op grond van octrooi 1 en 25% aan de inbreuk-vordering op grond van octrooi 2) en de andere helft aan de reconventie (waarbij 25% aan de – niet beoordeelde – nietigheidsvordering met betrekking tot octrooi 1 en 25% aan de – wel beoordeelde – nietigheidsvordering met betrekking tot octrooi 2). Tot zover nog steeds niets vreemds."

Lees de gehele noot hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 september 2009, KG ZA 09-1115, Sanofi-Aventis tegen Ratiopharm (Nederland) B.V.

Octrooirecht. Afstand. Angorakat. Octrooi ziet op combinatie van clopidogrel en aspirine. Geen directe inbreuk. Geen indirecte inbreuk door uitlokken geneeskundige behandeling (combinatietherapie met aspirine).

Sanofi is rechthebbende op het Europees octrooi EP 1 881 901 (hierna: EP 901 of het octrooi). Het octrooi is geldig tot en met 17 februari 2017 en van kracht in onder meer Nederland. EP 901 bevat 8 conclusies. Onafhankelijke conclusie 1 en de daarvan afhankelijke conclusies 2-5 hebben betrekking op een farmaceutisch preparaat, dat een combinatie van werkzame stoffen clopidogrel en aspirine bevat.

Conclusies 6-8 hebben betrekking op het gebruik van een preparaat volgens (één van de) conclusies 1-5. Het betreft zogenoemde Swiss-type use claims. Meer in het bijzonder stelt conclusie 6 van EP 901 onder bescherming het gebruik van een preparaat volgens conclusies 1-5 voor de behandeling van aandoeningen veroorzaakt door bloedplaatjesaggregatie waaronder stabiele of instabiele angina en aandoeningen van het cardiovasculaire en cerebrovasculaire systeem.

In de oorspronkelijke aanvrage welke leidde tot EP 901 kwam een verdere onafhankelijke conclusie 9 voor, die luidde:

9. Procédé de traitement d’une pathologie induite par l’agrégation plaquettaire comprenant l'administration d'une quantité efficace de clopidogrel et de façon concomitante l'administration d'une quantité efficace d'aspirine, le clopidogrel et l'aspirine étant administrés à l'état libre ou sous forme de sel pharmaceutiquement acceptable.

Gedaagden afzonderlijk behoren tot de Ratiopharm-groep met hoofdkantoor in Duitsland en houden zich bezig met de productie, verkoop en distributie van generieke geneesmiddelen. Op 28 juli 2009 is een handelsvergunning verleend voor Clopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmomhulde tabletten. Inmiddels brengt Ratiopharm het product Clopidogrel ratiopharm in Nederland op de markt.

Ratiopharm Nederland B.V. heeft in een ten aanzien van EP 901 door haar (tezamen met Ratiopharm GmbH) aangespannen bodemprocedure aangegeven dat de SmPC (samenvatting van de productkenmerken) en bijsluiter van het Clopidogrel ratiopharm product ook de combinatietherapie van clopidogrel en acetylsalicylzuur (ASA) bij de behandeling van acuut coronair syndroom (ACS) zal bevatten.

Volgens Sanofi biedt Ratiopharm met haar preparaat Clopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmomhulde tabletten, dat als actieve stof alleen clopidogrel bevat, een preparaat aan dat onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, omdat dat gebruikt kan worden in een combinatietherapie met aspirine.

Wat betreft het verleningsdossier stelt de voorzieningenrechter voorop dat dat jegens Sanofi de verdenking oproept dat zij eigenlijk (ook) een geneeskundige behandelingmethode in de zin van artikel 53 sub c Europees Octrooiverdrag (hierna EOV) zou hebben willen beschermen. De ingetrokken conclusie 9 en de vervolgconclusies 10 tot en met 15 zijn immers alle aan te merken als conclusies die zien op het aanbieden van een behandeling van ACS door gecombineerde toediening van clopidogrel en aspirine. Uit de vastlegging van een met de examiner gevoerd telefonisch overleg blijkt dat deze conclusies zijn ingetrokken onder verwijzing naar artikel 52 lid 4 EOV (oud), overeenkomende met het huidige artikel 53 sub c EOV.

De voorzieningenrechter geeft aan dat de indruk bestaat dat vervolgens is nagelaten de overige conclusies en de beschrijving te zuiveren van de oorspronkelijke wens (ook) een behandelmethode te claimen. De behandelmethode zoals oorspronkelijk geclaimd onder conclusie 9 gaat immers wel uit van afzonderlijke toediening van werkzame hoeveelheden clopidogrel en aspirine en bouwt dus niet voort op de gecombineerde toediening in één preparaat zoals geclaimd in conclusie 1. De voorlopige conclusie van de voorzieningenrechter is dan ook dat de verleningsgeschiedenis leert dat de beschrijving eerder in beperkende zin dient te worden gelezen.

Sanofi probeert, aldus de voorzieningenrechter, het octrooi te begrijpen op een wijze die in de literatuur bekend staat als het angorakat syndroom. Gedurende de verlening heeft zij zich klein gemaakt door in een telefonisch overleg met de onderzoeker afstand te doen van de conclusies die zien op een geneeskundige behandeling. Daardoor is zij erin geslaagd het kleine gaatje van de verlening te passeren en vervolgens wil zij – als een angorakat die zijn haren weer opzet – het octrooi weer tot de oorspronkelijke omvang doen uitdijen door materieel de geneeskundige  behandelmethode toch weer onder de beschermingsomvang te brengen. In het licht van de verleningsgeschiedenis – het intrekken van de conclusies 9 tot en met 15 – zien naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de conclusies 6, 7 en 8 alle op een preparaat of geneesmiddel dat naast clopidogrel ook aspirine omvat.

Vast staat dat het aangevallen product Clopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmomhulde tabletten geen aspirine omvat. Alleen al hierom maakt Ratiopharm geen directe inbreuk op enige conclusie van EP 901, hoe dan ook gelezen of gewenst.

Ratiopharm maakt ook geen indirecte inbreuk op enige conclusie van EP 901. De beschermingsomvang is immers beperkt tot een combinatiepreparaat omvattende (ook) aspirine. Sanofi stelt voorts dat Ratiopharm het product Clopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmomhulde tabletten aanbiedt onder een SmPC en met een bijsluiter die vast doen staan dat zij het product aanbiedt voor gebruik tezamen met aspirine. Anders dan Sanofi herkent de voorzieningenrechter ook hierin geen letterlijke, directe inbreuk. Het is weliswaar duidelijk dat Ratiopharm haar product aanbiedt om te gebruiken, samen met aspirine, voor de behandeling van ACS, maar dat is niet een handelen dat aan de octrooihouder is voorbehouden. Ratiopharm lokt hiermee wel een bepaalde geneeskundige behandeling uit maar dat raakt niet de beschermingsomvang van het octrooi. EP 901 ziet immers niet op een geneeskundige behandeling en kan dat gelet op artikel 53 sub c EOV ook niet.

Proceskosten volgens overeenkomst:  € 90.000.

Lees het vonnis hier.