Octrooirecht  

Amsterdam, 13 november 2014. De uitnodiging: Dit onderwerp is actueel geworden, doordat de Orde van Octrooigemachtigden professor Quaedvlieg heeft gevraagd hierover een advies uit te brengen. De conclusie van zijn rapport kwam er, kort samengevat, op neer dat derden vrij gebruik mogen maken van de inhoud van octrooipublicaties. In reactie op dit rapport, heeft de heer Huydecoper een artikel geschreven waarin hij de onderbouwing van deze conclusie ter discussie stelt [BIE 2014-2, p. 38-40].

Union-IP is zeer verheugd dat beide heren bereid zijn om hun visie op dit onderwerp toe te lichten in de relatief informele setting van een diner bijeenkomst. Deze bijeenkomst is open voor alle praktijkbeoefenaars van intellectuele eigendom. Gezien het onderwerp is deze bijeenkomst interessant voor zowel octrooigemachtigden, als juristen, met name zij met interesse voor het auteursrecht.

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 13 november 2014 in de De Industrieele Groote Club. Voor details verwijs ik u naar bijgaande uitnodiging. Het aantal plaatsen is beperkt, dus spoedige registratie wordt aanbevolen.

Plaats: De Industrieele Groote Club, Dam 27, Amsterdam (www.igc.nl)
Programma:
18:00 ontvangst en aperitief
19:00 diner & voordrachten
21:00 koffie en informele discussie
Deelname: open voor alle praktijkbeoefenaars van intellectuele eigendom
UNION-leden: € 80,
niet-leden: € 110 per persoon
Aanmelden: zend een bericht aan de secretaris, Reinier Wijnstra (union-nl@wijnstrawise.nl)
en maak het verschuldigde bedrag over op rek. NL66INGB0661013189 t.n.v.
Union Nederlandse Groep o.v.v. de naam van de deelnemer. Eventuele dieetwensen graag bij aanmelding aangeven
Termijn: uiterlijk 6 november 2014

Bijdrage ingezonden door Walter Hart, EP&C. Onlangs verscheen een noot van mr. Dick van Engelen bij het arrest van de HR inzake de zaak Abbott vs. Medinol [IEF 13726]. De vraag die in deze zaak centraal stond was of, en zo ja wanneer, de beschermingsomvang van een octrooi beperkter uitgelegd moet worden dan de letterlijke lezing van de claims. Bij het octrooi in kwestie ging het erom of de bescherming alleen betrekking heeft op uit-fase stents of ook op in-fase stents. De noot is zeer lezenswaardig en ondersteunt in grote lijnen het arrest. Ook een noot van mr. Daan de Lange in de IER van juli/augustus ondersteunt in grote lijnen het arrest. Er zijn echter wel enige kritische opmerkingen over het arrest te maken.

Om te beginnen lijkt de HR het protocol bij Art. 69 EOV verkeerd te citeren. Het eerste deel van het protocol luidt in het Engels: ”Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims...”. Let op het woord “strict”. In de officiële Nederlandse vertaling uit het Tractatenblad wordt dat: “Artikel 69 mag niet worden uitgelegd als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies…”. Let wederom op het woord strikt.

De Hoge Raad maakt daarvan in r.o. 3.4.2: “Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies…”. Het woord “strikt” is in de versie van de Hoge Raad weggelaten. De HR komt daardoor niet toe aan een uitleg van “strikt”. Heeft “strikt” de betekenis van “beperkt”, i.e. narrow? Met andere woorden, houdt de beschermingsomvang het midden tussen de beperkte, letterlijke lezing van de claims en de ruime lezing volgens de achter de woorden van de claims liggende bedoeling van de uitvinder? In dat geval vormt de letterlijke lezing wel degelijk een ondergrens. In de Franse versie staat er “étroit”, wat vertaald kan worden als nauw, eng of smal.

Bovendien verwijzen de woorden “strict, literal meaning” naar de Angelsaksische traditie, waarin rechtszekerheid voor derden een zware rol speelde. Verder stelt het protocol “…zich ook uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de vakman die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen”. Ook deze zinsnede kan moeilijk anders geïnterpreteerd worden als dat de ruimte zich alleen naar boven toe uitstrekt. Het heeft overigens wel iets ironisch dat in r.o. 3.4.3 de HR de woorden “buiten twijfel” plaatst bij het verkeerde citaat van het Protocol.

Er is dus wel enige aanleiding voor de interpretatie dat de strikte, letterlijke lezing een ondergrens vormt en dat de bandbreedte volgens de achter de woorden van de claims liggende bedoeling van de uitvinder zich in beginsel alleen naar boven toe uitstrekt. Het verkeerde citaat en vooral het ontbreken van een discussie lijken gemiste kansen.

Verder heeft de Hoge Raad in Meyn/Stork en Van Bentum/Kool overwogen dat er “goede grond” moet zijn om afstand van recht aan te nemen bij het bepalen van de beschermingsomvang. Het ging beide keren om een octrooi met een vlekje. Dat vlekje kan zijn dat een voorzienbare variant niet is geclaimd (Van Bentum/Kool) of dat de beschrijving slechts één variant beschrijft (Meyn/Stork). Volgens de HR is “goede grond” het criterium om te komen tot een beperking van de beschermingsomvang. Het zou heel logisch geweest zijn om dit criterium door te trekken naar de vraag of en wanneer een octrooi een beperktere beschermingsomvang dient te krijgen dan de letterlijke lezing van de claims, namelijk dat dit alleen kan als daar goede grond voor is. Dit door de HR zelf ontwikkelde criterium wordt in het arrest echter niet gebruikt. Wederom een gemiste kans, zo lijkt.

Verder heeft het octrooi anders dan het Hof en de Hoge Raad menen wel degelijk een aanwijzing dat claim 1 ook betrekking heeft op in-fase stents en niet beperkt dient te worden tot uit-fase stents. Op pagina 2, r. 23-25 van de PCT-aanvraag wordt vermeld: “In accordance with one embodiment of the present invention, the first meander patterns are formed into even and odd first meander patterns.” Versimpeld vertaald: In een uitvoeringsvorm heeft de uitvinding betrekking op uit-fase stents. Dit suggereert dat het ook anders kan en dat het kenmerk uit-fase een specifieke variant van de uitvinding betreft. Het octrooi heeft ook diverse aanwijzingen in de omgekeerde richting, en is op dit punt niet helemaal consistent. Maar de aanwijzing is er, en een bespreking daarvan was op zijn plaats geweest.

Het Bundesgerichtshof (BGH) heeft in een arrest van 29 april 2014 kritisch gereageerd op het arrest van de HR. Het ging in Duitsland overigens om de geldigheidszaak. De inbreuk was al eerder aangenomen. Het BGH overweegt op p. 14 bovenaan:

“Aus den vorstehenden Gründen kann auch nicht dem Gerechtshof's Gravenhage zugestimmt werden, der - bestätigt vom Hoge Raad (Urteil vom 4. April 2014 - 13/00522 Rn. 3.2.6; ähnlich im Ergebnis auch der irische High Court, Urteil vom 27. Mai 2011 - 2008 No. 10436 P Rn. 13 ff.) - entschieden hat, dass die Erfindung auf phasenverschobene Stents beschränkt sei, weil nirgendwo in der ursprünglichen Anmeldung des Streitpatents ein Hinweis zu finden sei, dass auch Stents mit andersartigen Mäandermuster als zur Erfindung gehörend anzusehen seien (Gerechtshof's-Gravenhage, Urteil vom 30. Oktober 2012 - 200.059.579/01 Rn. 9.1 ff., 10.9, 11). Vielmehr gilt umgekehrt, dass -unter Berücksichtigung der weiteren obigen Erwägungen - auch Stents mit (im vorgenannten Sinne) phasengleichen Mäandermustern als zur Erfindung gehörend anzusehen, weil diese nirgendwo in der ursprünglichen Anmeldung von der Erfindung ausgeschlossen werden.”

Vertaald, samengevat en veralgemeniseerd zegt het BGH: het criterium hoort niet te zijn dat er in de aanvraag een duidelijke aanwijzing moet zijn dat een bepaalde variant wèl onder de beschermingsomvang valt. Het criterium hoort juist te zijn dat er in het octrooi een aanwijzing moet zijn dat een bepaalde variant van de uitvinding wordt uitgesloten, om een beperking van de beschermingsomvang aan te kunnen nemen. Daarmee lijkt de BGH heel dicht in de buurt te komen van het leerstuk van “goede grond”, door de HR zelf ontwikkeld.

Het BGH merkt verder op dat de uit-fase stents slechts een uitvoeringsvorm zijn en dat het dus ook anders kan:

“Insoweit hat bereits das Patentgericht zutreffend ausgeführt, dass in der Beschreibung unter der Überschrift "Zusammenfassung der Erfindung" von der Ausbildung der ersten Mäandermuster in gerade und ungerade Mäandermuster, die außer Phase zueinander sind, lediglich im Hinblick auf "eine Ausführungsform" die Rede ist (Anmeldung, S. 2, Z. 23 ff.: "one embodiment"), während "der Stent der vorliegenden Erfindung" zuvor allgemein als Röhre mit einer gemusterten Form beschrieben wird, die in sich verschlungene erste und zweite Mäandermuster aufweist und bei der die Achsen sich in erste und zweite Richtungen erstrecken (Anmeldung, S. 2, Z. 16 ff.: "The stent of the present invention").“

Al met al is dit arrest van de HR onbevredigend. Het lijkt bovendien een stap terug naar de leer van het wezen, want de rechterlijke macht behoudt zichzelf alle vrijheid voor om de beschermingsomvang groter of kleiner te kiezen.

Walter Hart

Hof Den Haag 14 oktober 2014, IEF 14282 (Machinefabriek Duyvis tegen Teckru)
Uitspraak ingezonden door Otto Swens, Vondst. Octrooirecht. . Interessante overwegingen over openbare toegankelijkheid en nieuwheid, met name over de vraag of de voorgestelde gewijzigde conclusies een relevante beperking inhouden ten opzichte van de conclusies zoals verleend. Duyvis is octrooirechthebbende van EP 1 042 961 B1 voor een 'pers voor het scheiden van cacaomassa in cacaokoek en cacaoboter' dat de prioriteit claimt ten opzichte van NL 739. Bij de rechtbank is het NL deel van EP 961 in zijn geheel vernietigd [IEF 9290, eerder IEF 7454, IEF 2975, IEF 2800], maar het onderliggende Nederlandse prioriteitsoctrooi NL 739 in stand gelaten. Het hof bekrachtigt het vonnis in eerste instantie voor zover het betreft de vernietiging van het NL deel van EP 961. Het Hof vernietigt echter het vonnis voor wat betreft de instandhouding van NL 739. Het Hof verklaart voor recht dat NL 739 overeenkomstig artikel 77 ROW met het verstrijken van de oppositietermijn tegen EP 961 haar rechtsgevolg heeft verloren.

10.2. Het is duidelijk dat NL 739, hoe deze thans ook precies luidt, betrekking heeft op de uitvinding waarvoor EP 961 is verleend, terwijl deze de dag van indiening van NL 739 de voorrangsdatum van EP 961 is. Bij deze stand van zaken heeft ingevolge artikel 77 lid 1 Row NL 739 niet meer de in de artikelen 53, 53a, 71 en 73 Row bedoelde rechtsgevolgen vanaf de dag waarop de voor het instellen van oppositie tegen EP 961 vastgestelde termijn is verstreken zonder dat oppositie is ingesteld. Derhalve kan voor recht worden verklaard als door Teckru in hoger beroep een als van de alternatieven is gevorderd. Aan het andere alternatief - de vernietiging - komt het hof nu niet meer toe. Grief 2 van Teckru treft dus doel.

Lees de beslissing (pdf/html)

Hajo Kraak en Jenny Cromsigt, White paper - Bereik de juiste balans in het outsourcen van uw IE-werk, september 2014.
Bijdrage ingezonden door Hajo Kraak en Jenny Cromsigt, V.O..Dit white paper biedt concrete handvatten voor het succesvol inrichten van de samenwerking tussen uw IE-afdeling en een externe IE-partner. Door zelf de analyse te maken bepaalt u welk inhuurmodel het beste bij uw behoefte en vraagstukken past. Zo vergroot u het rendement en verbetert u de focus en output van uw eigen octrooiafdeling.
Lees verder

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 oktober 2014, IEF 14271 (De Koning tegen Levoplant)
Uitspraak ingezonden door Paul Reeskamp en Marijn van der Wal, Klos Morel Vos & Schaap. Octrooirecht. Partijen zijn actief op het gebied van opkweken van met name orchideeën. De Koning is houdster van EP 2070407 B1 voor een 'werkwijze en kokervormig lichaam voor het opkweken van planten'. De uitvinding biedt geen oplossing voor het gesignaleerde probleem, i.e. het nadelig beïnvloeden van de bladstructuur, bestaat er gerede twijfel over de uitvindershoogte van het octrooi. De vordering wordt afgewezen.

Het bezwaar tegen de opvoerde proceskosten slaagt niet: de zelf ingediende kostenspecificatie zijn van een zelfde orde van grootte en het ontbreekt aan een overtuigende toelichting welke kosten als onredelijk moet worden aangemerkt.

4.6. Daarnaast zullen, opnieuw volgens EP 407 zelf, bladeren omgeven door een "tubelar body" ondersteund worden door de randen van de geleidingvlakken "without abutting against a wall part of the tubular body over a large part of their surface area, so that the structure of the leaves is nog adversely affected". Hoe dit laatste effect, het nadelig beïnvloeden van de bladstructuur - wordt bereikt kan de vakman echter niet opmaken uit de octrooiconclusies, beschrijving of tekeningen, zo stelt Levoplant. Nadat hierop ter zitting was doorgevraagd, heeft de octrooigemachtigde van De Koning verklaard dat wat in het octrooischrift als doel van de uitvinding wordt geschetst, te weten het verschaffen van een werkwijze voor het opkweken van planten die het nadeel van de gebruikelijke methode volgens NL 049 ondervangt, i.e. het nadelig beïnvloeden van de bladstructuur, door het octrooi niet wordt gerealiseerd. Ook hierin kan de gestelde inventiviteit van conclusie 1 van EP 407 dus niet zijn gelegen.

4.7. Al op grond van deze verklaring moet de geldigheid van conclusie l van EP 407 ernstig worden betwijfeld. Als een uitvinding immers geen oplossing biedt voor het gesignaleerde (technische) probleem, ontbreekt de voor octrooiering vereiste inventiviteit.

4.8. Als gezegd schuilt de inventiviteit volgens De Koning echter in het onderkennen van het probleem van het rond/krom groeien van takken binnen de vaas. Ten opzicht van NL 049 zou dit het objectief technische probleem zijn. EP 407 zou dit probleem dan oplossen door het verschaffen van verticaal gerichte geleidingsvlakken. De bladereren steunen op die vlakken af waarbij achter de bladeren, in de (hoeken van de) geleidingsvlakken ruimte wordt gecreëerd voor de takken die aldus achter de bladeren langs in een verticale richting kunnen groeien, zo begrijpt de voorzieningenrechter het betoog van De Koning.

4.9. Dit standpunt wordt niet gevolg. (..)

The prototype e-filing / case management system is now available to test. If you would like to test it and provide feedback please visit https://prototype.unified-patent-court.org/. Testers can supply feedback using the 'BugHerd' feedback application using the button at the bottom right-hand of the screen (this allows you to click on and highlight certain parts of the prototype, such as fields in forms, and write notes about them).

Purpose of the prototype The prototype is being configured using an off-the-shelf product, based on UPC draft Rules of Procedure 13-28, allowing testers to file an infringement claim. Feedback from testers is being used over October and November 2014 to help us continue configuration in an iterative way and to then evaluate lessons to inform the procurement process. The purpose of the prototype is to test the viability of a cloud-based, off-the-shelf, configured system for the UPC, where data is stored by a supplier and can be accessed securely from any location. We are also learning lessons about user-friendliness, and how to ensure the system might support the UPC Rules of Procedure. Further information on the prototype and what we hope it will achieve can be found on the prototype site.

Next steps We will use lessons from the prototype to inform the tender for the UPC e-Filing and case management solution. We plan a full, open procurement process, with publication of the procurement notice in the Official Journal of the European Union in November 2014 and contract award in summer 2015.

The Chairman and his team attach great value to the involvement of practitioners and future users of the Unified Patent Court in its work. To this end it organises formal consultations and public hearings on key elements of its work, however, in preparing for proposals to be discussed in the Preparatory Committee, the Chairman has invited a small group of experts to provide advice on the various different work streams.

The new Expert Panel is set up on an informal basis and will advise the Chairman and his working group co-ordinators; in this role Expert Panel members will participate in their personal capacity. Their work will not in any way affect or impede the structure that is already in place on formal consultations or the decision-making function of the Preparatory Committee itself.

Members of the Expert Panel
Lawyers:
Kevin Mooney (UK)
Willem Hoyng (Netherlands)
Winfried Tilmann (Germany)
Pierre Véron (France)

Judges:
Christopher Floyd (UK)
Colin Birss (UK)
Robin Jacob (UK)
Marina Tavassi, (Italy)
Klaus Grabinski (Germany)

Patent Attorneys:
Eugen Popp (Germany)
Christof Keussen, (Germany)
Patrice Vidon (France)

Business Representatives:
Tim Frain (UK)
Udo Meyer (Germany)

Raad van State 8 september 2014, IEF 14190 (Syngenta tegen Octrooicentrum Nederland)
Uitspraak ingezonden door Martijn de Lange, Octrooicentrum Nederland. ABC. Octrooi. Voorlopige voorziening. Het Octrooicentrum heeft het verzoek van Syngenta  om verlenging van de geldigheidsduur van het ABC voor het gewasbeschermingsmiddel thiamethoxam, afgewezen. Het daartegen gemaakte bezwaar is ongegrond verklaard, evenals het daartegen ingestelde beroep bij de rechtbank Den Haag, zie IEF 14023. Het belang van rechtszekerheid weegt zwaarder dan het financiële belang van Syngenta. De voorlopige voorziening wordt afgewezen.

3. De vraag of het Octrooicentrum het verzoek van Syngenta om verlenging van de duur van het aanvullend beschermingscertificaat heeft mogen afwijzen, leent zich niet voor beantwoording in deze procedure en zal in de bodemprocedure beantwoord moeten worden. De voorzitter zal daarom het verzoek beoordelen aan de hand van een afweging van de betrokken belangen.

3.1. Syngenta heeft gesteld dat zij sinds het verstrijken van de geldigheidsduur van het aanvullend beschermingscertificaat dagelijks aanzienlijke financiële schade lijdt. De omvang van deze schade heeft zij niet met nadere stukken gemotiveerd. Over de aard van de schade is ter zitting verklaard dat sinds het verstrijken van de geldigheidsduur ook andere producenten dan Syngenta het product thiamethoxam legaal op de markt kunnen brengen. Dit zou tot op heden nog niet zijn gebeurd, maar wel zou met regelmaat worden gepoogd namaakproducten op illegale wijze in Nederland op de markt te brengen, hetgeen Syngenta ook financiële schade kan berokkenen. Anders dan Syngenta stelt, brengt de omstandigheid dat de uit het aanvullend beschermingscertificaat voortvloeiende bescherming inmiddels is verstreken niet met zich dat de invoer en handel van deze namaakproducten helemaal niet meer kan worden tegengegaan. Er is regelgeving over de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op grond waarvan, met het oog op de bescherming van de belangen van volksgezondheid, natuur en milieu, handhavend tegen illegale namaakproducten kan worden opgetreden.

3.2. Tegenover het financiële belang van Syngenta staan de belangen van de rechtszekerheid en van eventuele derden, die zijn gediend bij een ongewijzigde registratie van het product thiamethoxam in het Octrooiregister. De voorzitter is gelet op het vooroverwogene van oordeel dat aan dit belang in dit geval een doorslaggevend gewicht moet worden toegekend.

4. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

Ingezonden door Dirk Visser, Universiteit Leiden. Op dinsdag 9 september 2014 tijdens Leiden Revisited, de traditionele opening van het academisch IE-jaar in Leiden, werden de volgende voordrachten gehouden:
Willem Hoyng, advocaat in Amsterdam, hoogleraar IE in Tilburg en Leids IE-alumnus, gaf een “update unified patent”; Tobias Cohen Jehoram advocaat in Amsterdam, hoogleraar IE in Rotterdam en Leids IE-alumnus, verzorgde een “update EU merkenrecht”; Dirk Visser, advocaat in Amsterdam, hoogleraar IE in Leiden, en Leids IE-alumnus, sloot de rij met een “update EU auteursrecht”.

Rechtbank Den Haag 10 september 2014, IEF 14187 (Ajinomoto tegen Global)
Uitspraak ingezonden door Anne Marie Verschuur, NautaDutilh. Octrooirecht. Inventiviteit. Zie eerder op IE-Forum.nl Ajinomoto tegen Global. Ajinomoto heeft een proces ontwikkeld voor de productie van lysine op industriële schaal, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een genetisch gemodificeerde bacterie. Zij is houdster van octrooi EP 318 en verwijt Global inbreuk te maken op het octrooi dan wel onrechtmatige betrokkenheid bij of profiteren van deze inbreuk. Conclusies 1, 2, 3, 5 tot en met 11, 15, 17 zijn niet inventief en worden vernietigd.

7.1. Als meest nabij stand van de techniek dient te worden aangemerkt het document dat het geschikste uitgangspunt vormt om tot de uitvinding te komen. Dat zal als regel het document zijn dat zich bezighoudt met hetzelfde probleem en de meeste met de uitvinding overeenstemmende kenmerken openbaart.

Oplossing van het technische probleem
7.5. De vakman die met dit probleem wordt geconfronteerd wordt door WO 597 de weg gewezen, met name door de hiervoor weergegeven passage op pagina 9 regel 24 — pagina 10 regel 14. De vakman wordt daarin, zoals Ajinomoto stelt, aangespoord transporteiwitten en de daarvoor coderende genen te identificeren aan de hand van sequentiehomologie, zoals is gedaan in voorbeeld d) van WO 597. De passage wijst er echter ook met nadruk op dat verrassenderwijze is vastgesteld dat de gevonden eiwitten behoren tot een nieuwe klasse van membraaneiwitten met zes transmembraanhelices (pagina 10, regels 6-10: “Es wïtrde nunmehr  überraschenderweise gejunden, daJ3 die Jür den Export von Aminosauren zustündigen bzw. geeigneten Membranproteine 6 transmembrane Helices auftveisen (...) Damit liegt hier eine bisher noch nicht beschriebene und somit neue Klasse von Membranproteinen vor”). De vakman zou daarom — mogelijk naast onderzoek naar
sequentiehomologie - zijn aandacht ook zeker richten op membraaneiwitten met zes transmembraanhelices.

Oplossing reeds verschaft door WO 597?
7.6. Het beschreven Ygga-gen in E. coli, waarvan in WO 597 volgens Ajinomoto zou zijn vastgesteld dat het het transport van alle aminozuren in E. coli in het algemeen reguleert, waarmee het probleem reeds zou zijn opgelost, zou de vakman niet van dit onderzoek wegleiden. Het betoog van Ajinomoto wordt feitelijk niet door WO 597 ondersteund. Uit het bij herhaling gebruikte woord ‘entsprechend’ in de passage op pagina 5 blijkt namelijk al dat volgens WO 597 één specifiek gen de export van één bepaald aminozuur reguleert, niet van alle aminozuren. Het Ygga-gen is bovendien gevonden in E. coli. Voor andere micro-organismen dan E. coli en C. glutamicum (waarin het lysE-gen werd gevonden) is geen gen coderend voor een aminozuur-transporteiwit in WO 597 beschreven. De vakman heeft dus op basis van WO 597 geen enkele aanleiding om aan te nemen dat er geen alternatieven zijn voor het lysE-gen bij het bewerkstelligen van aminozuur-producerend vermogen van een micro-organisme (het objectieve technische probleem). De vakman zal gezien zijn kritische aard bovendien niet geneigd zijn te accepteren dat voor een gevonden oplossing geen alternatieven bestaan. Voor zover Ajinomoto met haar betoog heeft willen aanvoeren dat WO 597 in ieder geval een gen openbaart dat codeert voor een transporteiwit voor lysine, loopt dat argument al daarop stuk dat WO 597 over het Ygga-gen niet meer vermeldt dan dat het een gen is dat de export van aminozuren reguleert (“em Aminosüureexportgen”) maar niet specifiek de export van lysine.

Testen van geselecteerde genen; verwachting van succes
7.11. Uit de verklaringen van de deskundigen Krimer en Driessen is afte leiden dat een selectie op basis van 6 transmembraanhelices bij E. coli circa 30 genen zou opleveren, waaronder het ybjE-gen. Ajinomoto heeft betoogd dat de vakman een veiligheidsmarge zou aanhouden van 5 — 7 transmembraanhelices en dat een selectie gebaseerd op dat criterium meer dan 100 genen zou omvatten. De rechtbank acht echter aannemelijk dat, zoals de deskundige Driessen in zijn verklaring (productie 17 van Global) heeft aangegeven, de vakman zich in eerste instantie zou beperken tot 6 transmembraanhelices en een grotere marge pas zou overwegen indien succes zou uitblijven. Niet is in te zien immers waarom de vakman zijn onderzoek ruimer zou opzetten dan in eerste instantie nodig is.

7.12. Van de aldus in Swiss-Prot geselecteerde 30 genen dient vervolgens te worden onderzocht of zij betrokken zijn bij het transport van L-aminozuren. De stelling van Global dat dit voor de vakman routinewerk is, is door Ajinomoto niet — ook niet nadat hier ter zitting expliciet naar is gevraagd — voldoende gemotiveerd weersproken. De moeilijkheden en onzekerheden die in dit onderzoek zouden bestaan zijn door haar niet concreet toegelicht, anders dan door de (onjuiste) aanname dat meer dan 100 genen onderzocht zouden moeten worden en door de stelling dat het vaak niet lukt een gen tot overexpressie te brengen. Deze laatste stelling is in het licht van de betwisting door Global door Ajinomoto onvoldoende onderbouwd. Daarbij geldt dat zelfs als de vakman zou weten dat het tot overexpressie brengen van genen vaak niet lukt, deze wetenschap niet afdoet aan de redelijke verwachting van de vakman dat hij met het screeningproces een alternatief voor het lysE-gen in handen zal krijgen dat codeert voor een eiwit dat een micro-organisme een L-aminozuur producerend vermogen geeft. Door Ajinomoto is vervolgens niet gemotiveerd bestreden dat wanneer de vakman de selectie van 30 genen, waaronder zich ybjE bevindt, daadwerkelijk zou gaan testen op hun vermogen de productie van L-aminozuren (meer in bijzonder: L lysine) te vergroten in een micro-organisme (meer in het bijzonder: E. coÏi), hij het ybjE-gen zou identificeren en daarmee tot de uitvinding volgens conclusie 1 zou komen.

7.12. Het voorgaande leidt ertoe dat de materie van conclusie 1 niet inventief kan worden geacht en dat conclusie 1 derhalve moet worden vernietigd. Global heeft gemotiveerd gesteld dat de volgconclusies 2, 3, 5 tot en met ii, 15 en 17 eveneens niet inventief zijn. Dit is door Ajinomoto niet weersproken, zodat ook deze conclusies dienen te worden vernietigd.