Overige  

Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2011, LJN BU6269 (Energy Intelligence Group Inc. tegen ABN-Amro Bank N.V.)

Auteursrecht. Verspreiding digitale nieuwsbrief onder collega's zonder toestemming van de uitgever is een ongeoorloofde verveelvoudiging. Toewijzing vorderingen. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv gematigd.

EIG houdt zich bezig met het uitgeven en verspreiden van publicaties op het gebied van de internationale energiemarkt. EIG biedt haar uitgaven aan door middel van verschillende abonnementsvormen, zoals verzending per e-mail als pdf-bestand, in druk (hard copy) en beschikbaarheid via internet. ABN AMRO/Fortis is sinds jaren geabonneerd op PIW en NC. Zij gebruikt de nieuwsbrieven voor haar Commodities Energy afdeling.

De verspreiding aan 10 collega's staat vast als openbaarmaking zonder toestemming. ABN Amro voert aan dat uitsluitend moet worden uitgegaan van de abonnementsvergoeding en dat het niet in het Nederlandse rechtsstelsel past 'punitive damages' toe te kennen. Op grond van art. 27 lid 2 Aw heeft de rechter de mogelijkheid in passende gevallen de schade op een forfaitair bedrag vast te stellen. Er wordt uitgegaan van één uitgave tegen abonnementsprijzen tegen vermenigvuldigingsfactor van 12 overeenkomstig aantal adressanten.

Proceskostenvergoeding (ook inzet Amerikaanse advocaat) wordt een bedrag van €15.000 passend geacht. 

4.7.  In het midden kan blijven of de verspreiding van de digitale nieuwsbrieven van EIG door [A] aan twaalf collega’s binnen de afdeling Commodities Energy van Fortis heeft te gelden als een ‘openbaarmaking’ als bedoeld in artikel 12 Aw en de Richtlijn. Met het doorsturen per e-mail van de als pdf-bestanden aangehechte nieuwsbrieven aan haar twaalf collega’s heeft [A] deze uitgaven immers zonder toestemming van EIG op digitale wijze gekopieerd en daarmee gereproduceerd. ABN AMRO heeft dit ook niet weersproken. Hiermee is de schending van het exclusieve recht van EIG op verveelvoudiging van de nieuwsbrieven gegeven, ook indien sprake zou zijn van de door ABN AMRO bedoelde uitputting als bedoeld in artikel 12b Aw. ABN AMRO heeft aldus inbreuk gemaakt op de auteursrechten van EIG en daarmee onrechtmatig gehandeld. Zij is hierdoor in beginsel schadeplichtig.

4.11.  Tegen de schadeberekening van EIG heeft ABN AMRO aangevoerd dat uitsluitend moet worden uitgegaan van de abonnementsvergoeding die Fortis zou hebben betaald als zij voor haar (gemiddeld) 10 werknemers op de afdeling Commodities Energy aparte abonnementen op PIW en NC had afgenomen. Volgens haar is de werkelijke schade dus hoogstens tien maal de abonnementsprijs. Als het gaat om de nieuwsbrieven van 22 en 25 februari 2010 is dat USD 531,30 voor NC en USD 460,90 voor PIW, samen USD 992,20. In de visie van ABN AMRO vordert EIG meer dan alleen de werkelijk geleden schade, hetgeen naar Nederlands recht niet is toegestaan.

4.12.  Terecht voert ABN AMRO aan dat het Nederlandse rechtstelsel alleen een schadevergoedingsplicht ten aanzien van daadwerkelijk geleden schade kent en geen zogeheten ‘punitive damages’. Dit laat evenwel onverlet dat artikel 27 lid 2 Aw de rechter de mogelijkheid biedt om de schade in passende gevallen vast te stellen op een forfaitair bedrag. In dit geval bestaat voldoende aanleiding voor de veronderstelling dat Fortis, indien zij zich had onthouden van inbreukmakend handelen, voor de 12 collega’s van [A] binnen de afdeling Commodities Energy digitale abonnementen had afgesloten op NC en PIW. Mede gelet op het door ABN AMRO toegelichte belang van de uitgaven voor de werkzaamheden van die afdeling, het feit dat voor [A] reeds digitale abonnementen waren afgesloten en het relatieve prijsverschil tussen abonnementen en wekelijkse losse uitgaven, ligt niet voor de hand dat Fortis voor de desbetreffende medewerkers steeds losse uitgaven of artikelen had ingekocht. In dit opzicht heeft EIG haar schade, voor zover deze is gebaseerd op een vergoeding per artikel of losse uitgave, onvoldoende onderbouwd. Een en ander betekent dat zal worden uitgegaan van één uitgave van NC en PIW tegen abonnementsprijzen. Daarbij geldt een vermenigvuldigingsfactor van 12, gegeven het overeenkomstige aantal adressanten in de e-mails van [A].

4.19.  Deze proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn en voor zover de billijkheid zich niet daartegen verzet. De onderhavige procedure moet worden aangemerkt als een betrekkelijk eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek en/of pleidooi. Op grond van de indicatietarieven in IE-zaken behoort de procedure daarmee tot de categorie waarvoor een advocaatkostenveroordeling van € 8.000,-- (exclusief griffierechten, verschotten en BTW) het uitgangspunt is. De door EIG gevorderde advocaatkosten zijn ruim negen maal zo hoog. Bij een dergelijke afwijking van de indicatietarieven worden strenge eisen aan de motivering gesteld. Onder de gegeven omstandigheden wordt een bedrag van € 15.000,-- een passende vergoeding geacht. Bij dit oordeel betrekt de rechtbank, naast de complexiteit van de zaak, onder meer dat de advocaatkosten kennelijk niet alleen betrekking hebben gehad op aspecten van intellectuele eigendomsrechten, maar voor een belangrijk deel ook op het verbintenisrechtelijke leerstuk van de wanprestatie, waarvoor geen volledige proceskostenveroordeling mogelijk is. Anderzijds is duidelijk geworden dat de internationale kant van de zaak (namelijk toepasselijkheid van Amerikaans recht) overleg met en werkzaamheden door een Amerikaanse advocaat noodzakelijk maakte.

4.20.  De proceskosten van EIG worden aldus begroot op een bedrag van € 15.708,89, waarvan € 635,-- aan griffierecht, € 15.000,-- aan salaris advocaat en € 73,89 aan dagvaardingskosten. De wettelijke rente over de proceskosten zal als onweersproken worden toegewezen als gevorderd.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf)

Hof van beroep Antwerpen 26 september 2011, 2010/AR/2541 (Vzw BAF tegen Telenet en Belgacom)

Eindarrest na IEF  8974 en noot door Matthias Dobbelaere IEF 10292. België. Blokkeren van peer-to-peersoftware, via z.g. DNS-blocking in tegenstelling tot IP-blocking.

Verweerders stellen dat de gevorderde blokkeringsmaatregelen eenvoudig door gebruikers zijn te omzeilen, door enkel de instellingen van browsers aan te passen. Het hof meent dat de vordering noch onredelijk noch disproportioneel is. Tot slot is er geen strijd met evenredigheidsbeginsel vastgesteld noch is er sprake van concurrentievervalsing, aangezien geïntimeerden de grootste Belgische spelers zijn voor de levering van een internettoegang. Er volgt een limitatieve opsomming van domeinnamen die geblokkeerd dienen te worden (waar inmiddels ook van bekend is dat er omzeild wordt door omzetting naar domeinnaam depiraatbaai.be).

Het wordt niet betwist dat met de hulp van de website "The Pirate Bay" op massale schaal bestanden met werken uit het repertoire van de (sub)leden van appellante zonder toestemming en zonder vergoeding worden gedownload en via een peer-tot-peersoftware ter beschikking worden gesteld aan het wereldpubliek.

Al deze bestanden worden door de internetgebruikers, abonnees van geïntimeerden, gesteld zonder toestemming en zonder vergoeding van de rechthebbenden, dus in strijd met het uitsluitend recht op reproductie en mededeling aan het publiek in hoofde van rechthebbenden (artikel 1 par1 A.W. en artikel 39 A.W.). De inbreuk staat dus vast.

p. 14. Het hof is van oordeel dat de "DNS-blocking" met betrekking tot de door appellante opgegeven websites de meest aanvaardbare oplossing is. Door deze techniek wordt de link tussen het IP-adres van de website en de domeinnaam van deze site op DNS-niveau gewijzigd zodat de klanten die de domeinnaam in hun browser intikken niet meer op de gezochte website terechtkomen. Door de "IP-blocking" worden alle websites die achter het IP-adres schuilen geblokkeerd, ook de legale. Deze laatste techniek heeft ongewenste effecten voor derden. Het risico dat de "IP-blocking" leidt tot blokkeren van legitieme informatie (op websites die op hetzelfde IP-adres geherbergd staan) is dus groter dan bij "DNS-blocking". Bovendien is de nodige tijd en investering nodig om een IP-blokkeringssysteem te ontwikkelen.

De opleggen van de techniek van de "DNS-blocking" kan niet worden beschouwd als een beperking van de vrijheid van meningsuiting of van andere fundamentele rechten op een wijze die een inbreuk vormt op het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Joost Poort e.a., Digitaal gebonden. Onderzoek naar de functionaliteit v an een vaste prijs voor het e-boek, SEO Amsterdam (&Ivir) 2011.

p. 6. De onderzoeksvragen naar de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van een vaste prijs voor het e-boek zijn juridisch van aard en luiden als volgt:

• - Is het mogelijk het e-boek op een eenduidige manier te definiëren? 
  - Is het mogelijk het wetenschappelijke e-boek dat (mede) bestemd is voor de algemene markt begripsmatig af te bakenen van het e-boek dat uitsluitend bestemd is voor de professionele markt?
  - Is een vaste prijs voor het e-boek verenigbaar met het Europese recht en is prijsbinding voor buitenlandse aanbieders handhaafbaar? 
  - Wat is de te verwachten ontwikkeling van piraterij en de mogelijke relatie met een vbp? 
  - Is een vbp voor e-boeken handhaafbaar?

(pagina i) Sinds 2005 kent Nederland een wettelijke vaste prijs voor gedrukte boeken in de Nederlandse en Friese taal. Uitgevers zijn verplicht om voor nieuwe boeken een verkoopprijs vast te stellen waar alle verkopers zich aan moeten houden. De vaste prijs geldt voor onbepaalde duur, maar na een half jaar mag de uitgever de vaste prijs aanpassen en na een jaar mag hij besluiten de vaste prijs op te heffen. De Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) beoogt op deze wijze bij te dragen aan een pluriform titelaanbod, de brede beschikbaarheid van het boek en publieksparticipatie (koop- en leesgedrag).

Met de opkomst van het e-boek dient zich de vraag aan of het mogelijk en wenselijk is om ook voor het e-boek een wettelijke vaste prijs te introduceren. Dit rapport onderzoekt de haalbaarheid en handhaafbaarheid van een vaste prijs voor het e-boek (vbp-e). Ook is de functionaliteit geanalyseerd ten aanzien van de pluriformiteit en brede beschikbaarheid van het aanbod, de marktstructuur van het boekenvak en de diversiteit en beschikbaarheid van gedrukte boeken.

Uit de analyses blijkt dat het hier complexe en onzekere materie betreft. De juridische inkadering roept diverse fundamentele vragen op en is onderwerp van onderzoek op Europees niveau. Ontwikkelingen in de markt zijn turbulent. Een zorgvuldige benadering en het volgen van ontwikkelingen is daarom te verkiezen boven te snelle interventie.

Rechtbank Utrecht 23 november 2011, LJN BU5842 (Kweekel tegen eiser)

Voor de liefhebben, rechtspraak.nl: Vernietiging franchiseovereenkomst op grond van dwaling ten aanzien van de juistheid van de door franchisegever verstrekte omzetprognose; afwijzing positief contractsbelang.

Op 1 oktober 2009 hebben partijen een franchiseovereenkomst gesloten, met daarin toestemming voor gebruik van het (niet-ingeschreven) merk KWEEKEL en het succesvolle systeem "dat zich toelegt op het verzorgen van training en advies voor particulieren, bedrijven en instellingen inclusief aanverwante diensten zoals coaching, begeleiding, interim management.".

In de reconventionele vordering wordt uitgebreid besproken dat het gaat om een omzetprognose die bij een juiste voorstelling van zaken een sterk neerwaarts bijgestelde minimumomzet. Dwaling ten aanzien van toekomstige omstandigheid is mogelijk in franchiseverhouding. De omzetprognose is in dit geval op ondeugdelijke wijze tot standgekomen en gedaagde had niet, of niet onder dezelfde voorwaarden de overeenkomst aangegaan..

4.5. Naar het oordeel van de rechtbank is van een dwaling ten aanzien van een uitsluitend toekomstige omstandigheid geen sprake voor zover de dwaling ziet op de door Kweekel aan [gedaagde] verstrekte omzetprognose. [gedaagde] beroept zich immers - ter onderbouwing van zijn beroep op dwaling - niet (uitsluitend) op het feit dat hij de verwachte omzet tijdens de contractsperiode niet heeft gehaald, maar op een bij het aangaan van de overeenkomst bestaande omstandigheid, namelijk dat de door Kweekel voorafgaande aan het sluiten verstrekte omzetprognose onjuist zou zijn. Daarmee is geen sprake van een dwaling ten aanzien van een uitsluitend toekomstige omstandigheid.

4.7. In het arrest van 25 januari 2002, NJ 2003,31 heeft de Hoge Raad expliciet bevestigd dat vernietiging op grond van dwaling ook mogelijk is bij een franchiseovereenkomst, indien de franchisenemer in dwaling is komen te verkeren als gevolg van fouten in een omzet- of winstprognose die door de franchisegever is verstrekt.

4.8. Een franchisegever is (volgens voormeld arrest) in zijn algemeenheid niet verplicht een omzet- of winstprognose aan de franchisenemer te verstrekken. Maar indien de franchisegever dat wel doet, dient deze prognose - volgens vaste jurisprudentie - te berusten op een deugdelijk (markt- en vestigingsplaats-)onderzoek.

4.20. Gelet op het voorgaande moet er - als onvoldoende gemotiveerd betwist - van worden uitgegaan dat de door Kweekel aan [gedaagde] verstrekte omzetprognose op een ondeugdelijke wijze tot stand gekomen is.

4.22. De rechtbank acht aannemelijk dat [gedaagde] bij een juiste voorstelling van zaken, een sterk neerwaarts bijgestelde minimumomzet, de franchiseovereenkomst niet, of in ieder geval niet onder dezelfde voorwaarden (waaronder de hoge entreefee) zou hebben gesloten.

4.23. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de franchiseovereenkomst vernietigbaar is wegens dwaling. De reconventionele vordering tot vernietiging van de franchiseovereenkomst is dan ook toewijsbaar.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 14 november 2011, KG ZA 11-981 (Stichting De thuiskopie tegen Q-Supply GmbH)

Bij verstek gewezen vonnis. Stichting Thuiskopie krijgt via de rechter inzage in de boeken van het Duitse Q-Supply, dat via diverse sites onder de naam BigDennis aan Nederlandse klanten blanco dragers levert. Alles met verklaring van een registeraccountant en op straffe van een dwangsom van €10.000 per dag tot één miljoen euro.

3.3. beveelt gedaagde om binnen viertien dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres volledig en gespecificeerde opgave te doen van het aantal, door in Nederland wonende of gevestigde afnemers, door middel van middellijk of onmiddellijk door gedaagde geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval (...) gekochte blanco informatiedragers, met vermelding van soort, aantal opslag capaciteit en/of speelduur, alsmede zulke opgave te blijven doen, een en ander op verbeurte van een dwangsom van €10.000,- voor iedere keer en iedere dag dat gedaagde in gebreke is met de naleving van dit bevel, tot een maximum van €1.000.000,-

3.4. veroordeelt gedaagde om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres alle bescheiden, daaronder in elk geval begrepen alle verkoopfacturen, ter hand te stellen waarvan de kennisneming noodzakelijk is voor de vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de thuiskopievergoeding, op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat gedaagde in gebreke is met de naleving van deze veroordeling, tot een maximum van € 1.000.000,-

HR 25 november 2011, LJN BS8874 (Agio c.s. tegen Staat)

Parallelle publicatie RB 1215. In navolging van IEF 8522 (Hof) en LJN BB8243 (Rb). Onrechtmatige daad; handhavingspraktijk Staat reclameverbod Tabakswet. De uitstalling van doosjes sigaren in sobere dispensers op de toonbank van benzinestations is een vorm van 'reguliere presentatie' (Rechtbank).

Begrip “reguliere presentatie” in art. 5 lid 3, aanhef en onder b, (oud) Tabakswet (thans art. 5 lid 4, aanhef en onder b, Tabakswet). Het oordeel van het Hof dat het opstellen van dispensers op de toonbank benzinestations valt onder het reclameverbod is juist en niet onbegrijpelijk. Uitzondering op reclameverbod reikt niet verder dan nodig om in tabaksverkooppunt te tonen welk tabaksproduct voor welke prijs wordt verkocht. Elke presentatie die verdergaand aanprijzend karakter heeft dan deze reguliere presentatie, valt onder reclameverbod. Overige klachten verworpen met toepassing art. 81 RO.

3.4.3 Het standpunt van Agio c.s. komt erop neer dat onder "reguliere presentatie" als bedoeld in art. 5 lid 3, aanhef en onder b, moet worden verstaan elke wijze van presenteren van tabaksproducten die voor de invoering van het reclameverbod feitelijk gebruikelijk was. Dat standpunt kan niet worden aanvaard. Op het algemene verbod tot het maken van iedere vorm van reclame voor tabaksproducten is in de Tabakswet slechts een zeer beperkte uitzondering gemaakt, waarmee is beoogd een belemmering voor de verkoop van tabaksproducten weg te nemen die door dit verbod zou ontstaan. Die uitzondering reikt, mede in het licht van de totstandkomingsgeschiedenis, niet verder dan nodig is om in een tabaksverkooppunt te tonen welk tabaksproduct voor welke prijs wordt verkocht. Dat brengt mee dat elke presentatie die een verdergaand aanprijzend karakter heeft dan deze reguliere presentatie, valt onder het reclameverbod.
De opvatting van het hof omtrent hetgeen onder "reguliere presentatie" moet worden verstaan, is dus juist.

3.4.4 Het hof heeft geoordeeld dat de onderhavige presentatie van de doosjes sigaren in op de toonbank geplaatste dispensers, voor welke presentatie Agio c.s. de exploitanten van benzinestations betaalden, verder gaat dan voor het te koop aanbieden noodzakelijk is. Daarmee heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat deze tabaksproducten worden gepresenteerd op een wijze die verder gaat dan nodig is om te tonen welk tabaksproduct voor welke prijs wordt verkocht.
Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en is toereikend gemotiveerd.

Gerechtshof Amsterdam 15 november 2011, zaaknr. 200.023.306/01 (X tegen Nedstede Leisure Holding B.V./Speelpark "Oud Valkeveen" B.V.)

In navolging van IEF 7365. Contractrecht en "ongeschreven intellectuele eigendomsrechten". Overdracht rechten op artiestennaam en recht tot gebruik voor pretpark. De tweemaandelijkse facturen voor het gebruik van de naam Boltini zijn sinds november 2005 onbetaald gebleven en eiser De Gilde vordert i.c. nakoming van de overeenkomst.

Het hof vernietigt het eerdere vonnis en verklaart voor recht dat de overeenkomst tussen X en Jasper B.V. rechtsgeldig is en na overlijden van naamgever van circus in stand is gebleven. De buitengerechtelijke ontbinding is zonder rechtsgevolgen en Jasper B.V. is dientengevolgen de overeenkomst onverkort na te leven. Totaalbedrag aan facturen is inmiddels opgelopen tot €32.210,51 incl. btw en te vermeerderen met de wettelijke rente.

Nedstede c.s. worden veroordeeld in de proceskosten in eerste aanleg ad €268,32 voorschotten en €3.474 salaris advocaat, de kosten hoger beroep €1.071,80 voorschotten en €4.632 advocaat en in incidenteel appel ad €2.316 advocaatsalaris.

2.3. (...) Ook T. heeft verklaard dat met de overeenkomst werd beoogd X van een inkomen te verzekeren, dat A. had bedacht dat het gebruik van de naam Boltini in de overeenkomst moest komen, maar dat voor de getuige en haar echtgenoot nooit de "insteek is geweest die naam echt te gaan gebruiken.

2.5. (...) Daarmee staat ook vast (...) dat de in de overeenkomst van december 1987 neergelegde betalingsverplichting onderdeel uitmaakte van, alhtans in nauwe samenhang moet worden bezien met, het verlenen van het recht van opstal in het kader van de door Jaspect B.V. van de exploitatie van het recreatiepark, zodat Jasper B.V. c.q. haar rechtsopvolger (...) de betaling aan X hoe dan ook verschuldigd is zoland deze het recreatiepark exploiteert.

2.6. (...) Evenmin is in dit kader relevant dat in de overeenkomst (...) dat X die naam ook zelf is blijven gebruiken.

Stichting BREIN, Europese Hof bevestigt dat ISP's geen algemene toezichtverplichting mag worden opgelegd, anti-piracy.nl/nieuws 24 november 2011.

In navolging van IEF 10551. BREIN is niet verbaasd over grenzen van filteren op netwerkniveau in de zaak Scarlet Extended tegen SABAM. Zij ziet juist "common sense" in het blokkeren van een buitenlandse site die volgens rechterlijk verbod al ontoegankelijk moet zijn, mede in aanloop naar de uitkomst in de bodemprocedure BREIN tegen Ziggo en XS4ALL (hier):

BREIN is niet verbaasd over de uitspraak. Het gaat in deze zaak om de grenzen aan filteren op netwerkniveau door een access provider. Het Europees Hof bepaalde al eerder in haar l'Oreal / eBay arrest (waar het over een veilingsite ging) dat ISP's geen algemene verplichting kan worden opgelegd tot het actief toezicht houden op alle gegevens van iedere klant om elke toekomstige inbreuk te voorkomen maar dat zo een (legale) tussenpersoon wel gelast kan worden (minder vergaande) maatregelen te nemen om bestaande inbreuken te beëindigen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

De regel staat er dus niet aan in de weg dat access providers wel verplicht kunnen worden de toegang tot bepaalde illegale platforms te blokkeren, zoals bijvoorbeeld ThePirateBay. Zulke blokkering is dan ook toegewezen in meerdere EU lidstaten en momenteel onder de rechter in Nederland in een BREIN vordering tegen Ziggo en XS4all. Ook staat de regel er niet aan in de weg dat een filterverplichting wordt opgelegd aan een structureel inbreuk-makend of inbreuk-faciliterend (oftewel illegaal) platform, zoals bijvoorbeeld in het BREIN vonnis tegen Mininova dat daarom tegenwoordig een legaal platform is.

Citaat uit Stichting BREIN, To block or not to block, verslag zitting BREIN / Zigg, XS4all, anti-piracy.nl/nieuws 24 november 2011.

BREIN bestrijdt de tegendraadse houding van de ISP’s en ziet juist “common sense” in het blokkeren van een buitenlandse site die volgens rechterlijk verbod al ontoegankelijk zou moeten zijn en vindt daarvoor een basis in de Nederlandse wet in artikel 26d Auteurswet en 15e Wet Naburige Rechten of 6:196c lid 5 en 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Rechtbank Breda 23 november 2011, LJN: BU5696 (Vissers Heftruck Service BV tegen VGM Special Products en VGM Visser & De Goeij Machines B.V.)

Auteursrecht, onrechtmatige daad, slaafse nabootsing en merkenrecht. artikel 1019h Rv.

VHS houdt zich bezig met de verhuur en verkoop van machines in het algemeen en van verreikers. De ManiRail is een verreiker van het merk Manitoe die middels een technische aanpassing geschikt gemaakt voor gebruik op het spoorwegnet. Werknemers hebben tekeningen van de Manirail aan VGM c.s. gegeven en deze heeft op haar beurt de Telerailer gemaakt, welke een inbreuk op auteursrechten vormt, althans een geval van slaafse nabootsing betreft.

Echter de technische tekeningen kunnen niet worden aangemerkt als werk in de zin van artikel 10 Aw. Ze zijn gemaakt met het oog op realisatie van een technisch effect. Ten overvloede meldt de rechtbank dat er er geen verkrijging van octrooirecht van rechtswege is en daartoe is zij ook niet bevoegd.

Geen slaafse nabootsing, daartoe heeft VHS niet voldaan aan haar stelplicht.

VHS stelt dat zij de naam bij (lees: door) Manitou Holding heeft geregistreerd in het merkenregister. VHS is dus geen merknaamhouder en niet ontvankelijk gelet op art. 2.19 lid 2 BVIE. Voorts volgt nog een niet-succesvolle schadevergoedingsactie stellende dat [x] een ManiRail wilde kopen en door toedoen van VGM c.s. niet is ingegaan op de offerte van VHS, hiertoe is geen causaal verband gevonden. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad €2.944.

3.6. De technische tekeningen die met het oog op de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt en het uiteindelijke product de “ManiRail” kunnen niet worden aangemerkt als een werk in de zin van artikel 10 Aw. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt namelijk zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter van het gemaakte werk enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. De “Manitou” verreiker bestond al. De tekeningen en modellen die ten behoeve van de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt, zijn gemaakt met het oog op de realisatie van een technisch effect ten aanzien van die “Manitou” verreiker, te weten een voor het spoorwegnet geschikte verreiker die roterende bewegingen kan maken. De persoonlijke invulling van de maker stond daarbij niet voorop. VHS kan zich dan ook niet beroepen op een auteursrecht betreffende de “ManiRail” om nabootsing ervan te verbieden. De overige discussiepunten ten aanzien van het auteursrecht kunnen onbesproken blijven. Om voormelde reden is bescherming op grond van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) ook niet aan de orde. Artikel 3.2. van dat verdrag sluit tekeningen en modellen waarbij het gaat om het technische effect van bescherming uit.

3.7. Artikel 2 van de Rijksoctrooiwet (ROW) bepaalt dat vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. De uitvinding van de “ManiRail” is er één op het gebied van de technologie en derhalve vatbaar voor een Nederlands octrooi, indien aan de eisen van artikel 2 ROW en de overige eisen van de ROW wordt voldaan. Ook bescherming op grond van het Europees Octrooi Verdrag (EOV) kan aan de orde zijn indien aan de eisen van dat verdrag wordt voldaan. Zowel voor de ROW als het EOV geldt dat zij een octrooirecht niet van rechtswege toekennen, terwijl VHS zich ook niet heeft beroepen op bescherming op grond van de ROW of het EOV. Bovendien zou deze rechtbank onbevoegd zijn te oordelen over het bestaan van een octrooirecht of bescherming op grond van de ROW of het EOV; die beoordeling is voorbehouden aan de rechtbank in ’s-Gravenhage.

Slaafse nabootsing
3.12. De rechtbank moet vaststellen dat VHS in de kern niet meer stelt dan dat het totaalbeeld van de twee machines gelijk is. Wanneer een product, dat niet door een recht van intellectuele eigendom tegen nabootsing wordt beschermd, door een concurrent wordt nagebootst, zodanig dat tussen de beide producten gelijkenis bestaat, betekent dat nog niet dat van onrechtmatig handelen sprake is, zelfs niet indien door die gelijkenis bij het relevante publiek verwarring mocht ontstaan. Van onrechtmatig handelen is slechts sprake indien die gelijkenis onnódig is in de in 3.10. weergegeven zin. VHS heeft echter niets gesteld over hetgeen voor VGM c.s. redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van de “Telerailer”, mogelijk is om van de “ManiRail” onderscheidende elementen aan te brengen. Dat was van haar in het kader van haar stelplicht wel te vergen. Waar VHS niet aan haar stelplicht heeft voldaan moet de conclusie luiden dat niet komt vast te staan dat van slaafse nabootsing door VGM c.s. sprake is.

Handelsnaam / merknaam
3.16. Voor zover VHS heeft gesteld dat zij de naam “ManiRail” heeft bedacht en als handelsnaam voert en dat het VGM c.s. om die reden verboden is die naam te gebruiken, wordt die stelling verworpen. Wanneer sprake is van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet is het een ander verboden een handelsnaam te voeren die kort gezegd verwarring wekt over wie de onderneming drijft of die het merk van een ander bevat. VHS heeft niet gesteld dat VGM c.s. als handelsnaam “ManiRail” voeren. Uit de stellingen van VHS maakt de rechtbank op dat zij erop doelt dat zij de merknaam “ManiRail” heeft bedacht. Zij stelt dat zij de naam bij “Manitou” heeft laten registreren. Zij stelt ook dat haar holdingmaatschappij het merk als zodanig inmiddels heeft laten registreren. Bij gebreke van een nadere toelichting op een en ander van VHS moet de rechtbank het ervoor houden dat de holdingmaatschappij toestemming heeft verkregen van VHS voor de registratie van de merknaam in het Benelux merkenregister en dat VHS zich niet tegen de inschrijving heeft verzet.

3.17. Artikel 2.19., lid 1 BVIE bepaalt dat alleen de merkhouder in rechte bescherming kan inroepen tegen gebruik van een teken. Artikel 2.20., lid 1 BVIE bepaalt dat de houder van een merk het uitsluitend recht heeft het gebruik van een teken te verbieden. Waar de holdingmaatschappij de merknaam “ManiRail” heeft ingeschreven is zij de merkhouder. Alleen zij kan gelet op voormelde artikelen een vordering instellen tot een verbod op het gebruik van het teken “ManiRail”. VHS behoort in deze vorderingen dan ook, gelet op artikel 2.19., lid 2 BVIE, niet-ontvankelijk te worden verklaard. Wanneer de rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat inschrijving bij het Benelux merkenregister heeft plaatsgehad, behoort VHS eveneens op grond van artikel 2.19., lid 2 BVIE niet-ontvankelijk te worden verklaard. Er is dan immers geen sprake van een merkhouder.

Schadevergoedingsactie
3.18. De rechtbank beoordeelt nu de vordering tot schadevergoeding van VHS. VHS stelt dat zij schade heeft geleden ten bedrage van EURO 57.500,- omdat [x] in oktober 2009 slechts bereid was EURO 200.000,- voor een “ManiRail” van VHS te betalen, terwijl [x] door toedoen van (uiteindelijk) VGM c.s. niet is ingegaan op de offerte van augustus 2008 van VHS ten bedrage van EURO 257.500,-.

3.19. Naar aanleiding van het verweer van VGM c.s. dat geen causaal verband bestaat tussen enig handelen van VGM c.s. en de door VHS geclaimde schade overweegt de rechtbank als volgt. Als VHS zou worden gevolgd in haar stelling dat [x] bij VHS geen “ManiRail” heeft gekocht in reactie op de offerte van augustus 2008 van VHS vanwege het destijds belemmeren van de verkoop daarvan door [verkoopdirecteur] en [bestuurder] en/of vanwege het maken van de “Telerailer”, dan nog staat vast dat [x] in oktober 2009 alsnog een “ManiRail” van VHS heeft gekocht. Dat betekent dat het door VHS (uiteindelijk) aan VGM c.s. verweten handelen er niet toe heeft geleid dat VHS geen “ManiRail” aan [x] heeft kunnen verkopen.

Rechtbank 's-Gravenhage 23 november 2011, HA ZA 08-1982 (Deep Water Slender Wells Ltd. tegen Shell International Exploration and Production)

Samenwerking. Know how bescherming, onduidelijkheid. DWSW houdt zich bezig met de ontwikkeling van concepten ten behoeve van het boren naar olie in diep water. Een van de door DWSW ontwikkelde concepten betreft het idee om de zogeheten risers, die de boorput op de zeebodem verbinden met de drijvende boorinstallatie, dunner uit te voeren dan de 21” riser die destijds gebruikelijk was bij het boren naar olie in diep water. Overeenkomsten tussen DWSW en SIEP waarin know how-bescherming is geregeld.

In de beoordeling komt naar voren dat er onduidelijkheid bestaat over de technologieën waarop de geclaimde know how betrekking heeft in de verschillende processtukken. Het is onvoldoende duidelijk of geclaimde know how noodzakelijk dan wel optioneel is.

De rechtbank doet een poging om know how af te bakenen en aan de hand daarvan uitspraak te doen, en tot de conclusie dat gaat om een systeem voor het boren naar olie in diep water bestaande uit risers met een diameter minder dan 21'' in combinatie met de enkele additionele (noodzakelijke) onderdelen.

Uitgaande van deze omschrijving van het geclaimde boorsysteem, kan het betoog van DWSW op geen van de aangevoerde grondslagen succes hebben omdat aangenomen moet worden dat Shell het geclaimde boorsysteem begin 1999 zelf heeft ontwikkeld in het kader van het Woodside-project. Beroep op octrooiaanvrage van 1 maart 2000 is hieruit voortgevloeid.

Het betoog van DWSW dat Shell het geclaimde boorsysteem heeft ontleend aan haar Slender Well Concept Study kan niet slagen omdat dit rapport het geclaimde boorsysteem niet openbaart. Deze ontwerpen omvatten wel risers met een diameter van minder dan 21”, maar niet de additionele technologieën. Tussen partijen staat vast dat de werkzaamheden van DWSW in het kader van de WADO-overeenkomst hebben geresulteerd in het ontwerp van een conventioneel boorsysteem zonder een surface BOP, dus niet wat hierboven is omschreven als de geclaimde know how.

Vorderingen worden aldus afgewezen. DWSW wordt veroordeeld in de kosten €11.206,00 (waarvan €4.784). Geen belang bij toewijzing reconventionele eis, voldoende gediend bij uitspraak in conventie. 

4.4. Zonder een duidelijke afbakening van de geclaimde know how kan niet worden beoordeeld (i) of DWSW de know how heeft ontwikkeld, (ii) of de know how in aanmerking komt voor bescherming, (iii) of DWSW de know how aan Shell heeft geopenbaard, (iv) of Shell de know how daarvoor al zelf (eventueel deels) had ontwikkeld en (v) of Shell de know how vervolgens heeft toegepast. Die beoordeling is noodzakelijk want Shell heeft op al de genoemde punten uitdrukkelijk verweer gevoerd. Daarom zal hieronder worden gepoogd de door DWSW geclaimde know how te beschrijven op een wijze die zoveel mogelijk recht doet aan de stellingen van DWSW. Voor zover die omschrijving onjuist is, komt dat voor rekening van DWSW omdat zij onvoldoende duidelijkheid heeft gegeven en zodoende niet aan haar stelplicht heeft voldaan.

Woodside-project 
4.7. Uitgaande van de voorgaande omschrijving van de geclaimde know how (hierna: het geclaimde boorsysteem), kan het betoog van DWSW op geen van de aangevoerde grondslagen succes hebben omdat aangenomen moet worden dat Shell het geclaimde boorsysteem begin 1999 zelf heeft ontwikkeld in het kader van het Woodside-project. Dat de in het kader van het Woodside-project ontwikkelde know how overeenstemt met het geclaimde boorsysteem, heeft DWSW uitsluitend bestreden ten aanzien van het gebruik van een wellhead op de zeebodem (§ 72-74 conclusie van repliek en § 63 conclusie van dupliek in reconventie). Dat verweer kan niet slagen. Daargelaten dat DWSW dit element pas heeft toegevoegd nadat Shell zich had beroepen op het Woodside-project (de in de dagvaarding opgenomen omschrijving van de geclaimde know how maakt nog geen melding van een wellhead), moet als onvoldoende weersproken worden aangenomen dat ook die technologie onderdeel uitmaakt van het in het kader van het Woodside-project ontwikkelde boorsyteem. Dat zal hierna worden toegelicht. 

Slender Well Concept Study  
4.10. Het betoog van DWSW dat Shell het geclaimde boorsysteem heeft ontleend aan haar Slender Well Concept Study kan niet slagen omdat dit rapport het geclaimde boorsysteem niet openbaart. Het rapport presenteert drilling vessel designs en well designs en laat zien dat deze ontwerpen gebruikt zouden kunnen worden op vier specifieke boorlocaties, waaronder de boorlocatie van het Woodside-project. Deze ontwerpen omvatten wel risers met een diameter van minder dan 21”, maar niet de additionele technologieën, zoals de surface BOP met een wellhead nabij de zeebodem, het emergency quick disconnect system en de drill through christmas tree.