Bevoegdheid  

Hof Leeuwarden 6 september 2011, LJN BR6832 (Esschert Design B.V. tegen S&S Import & Export B.V.)

In navolging van IEF 9120. Procesrecht. Auteursrecht. Incidentele vordering, nevengeschikt beroep op Gemeenschapsmodellenverordening, leidt tot processuele complicaties. Gedeeltelijke verwijzing naar het Hof 's-Gravenhage is mogelijk, echter dan zijn is er de onwenselijke situatie dat één en dezelfde zaak tegelijk voor twee hoven aanhangig is. Verwijzing wegens verknochtheid leidt tot (verdere) vertraging en hoe dan ook een onredelijke vertraging zodat de eiswijziging wegens strijd met de eisen van een goede procesorde wordt geweigerd.

7.  De toelaatbaarheid van een eiswijziging moet mede worden beoordeeld in het licht van de herstelfunctie van het hoger beroep. De grenzen van het toelaatbare worden echter overschreden, indien de eiswijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde.

8.  Uitbreiding van de grondslag van de vordering in hoger beroep met een nevengeschikt beroep op de Gemeenschapsmodellenverordening, leidt tot processuele complicaties. Voor zover gebaseerd op de Gemeenschapsmodellen¬verordening zou de zaak in hoger beroep - wegens onbevoegdheid van dit hof om kennis te nemen van op de Gemeenschaps¬modellenverordening gebaseerde vorderingen - moeten worden verwezen naar het gerechtshof te 's-Gravenhage, terwijl de zaak voor het overige ter beoordeling blijft van dit hof.

10. De na gedeeltelijke verwijzing ontstane, onwenselijke situatie dat één en dezelfde zaak tegelijk voor twee hoven aanhangig is, zou vervolgens kunnen worden opgelost door een vordering tot verwijzing wegens verknochtheid van de bij het gerechtshof te Leeuwarden aanhangige appel naar het gerechtshof te 's-Gravenhage. Zulks leidt echter tot (verdere) vertraging van het geding, terwijl de zaak bij het gerechtshof te Leeuwarden zich reeds in een vergevorderd stadium bevindt.

11.  Te meer daar het hier een kort geding betreft, leidt één en ander naar het oordeel van het hof hoe dan ook tot onredelijke vertraging, zodat de eiswijziging van [BV A] - voor zover de grondslag van de vordering wordt uitgebreid tot de Gemeenschapsmodellenverordening - wegens strijd met de eisen van een goede procesorde wordt geweigerd.

12.  Het hof wijst er voor alle duidelijkheid op dat het voorgaande er niet aan afdoet dat recht zal worden gedaan op de eis zoals geformuleerd in het petitum van de memorie van grieven, aangezien de eiswijziging voor het overige niet in strijd is met de eisen van een goede procesorde.

Rechtbank Almelo 10 augustus 2011, LJN BR6153 (Prescan B.V. tegen Privatescan B.V.)

Potentiële Google AdWords toepassing (IEF 8692). Adwords. Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Gebruik van Adwords en overeenstemmende domeinnamen. Bevoegdheid. Procedures in conventie en reconventie. Inbreuk/vaststelling niet-inbreuk (inclusief vervallenverklaring en doorhaling) op een Gemeenschapsmerk, beoordeling bevoegdheid met in achtneming van de Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk en met inachtneming van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. In het belang van de proceseconomie en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken ambtshalve verwijzing op grond van 220 Rv.

30.   Wat dan nog resteert, is de vraag wat dan moet gebeuren met de na die verwijzing resterende procedures in conventie en in reconventie.

31.   Hoewel artikel 220 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet in een ambtshalve verwijzing voorziet, acht de rechtbank voldoende grond aanwezig om zowel in conventie als in reconventie daartoe wel over te gaan. In casu is duidelijk dat de proceseconomie er niet bij is gediend dat de bijzonder met elkaar samenhangende zaken door verschillende rechters worden beslist. De wettelijke mogelijkheid tot verwijzing wegens connexiteit staat echter niet meer open. Dit door het verstrijken van het in artikel 220 Rv vermelde uiterste tijdstip van indiening van een vordering tot verwijzing (voor eiser: bij dagvaarding; voor de gedaagde vóór alle weren).

32.  De rechtbank is van oordeel dat het belang van de proceseconomie en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken meebrengen dat in een geval als dit ook een ambtshalve verwijzing tot de mogelijkheden moet (blijven) behoren. De omstandigheid dat de wetgever deze mogelijkheid niet (langer) expliciet heeft geschapen, staat daaraan niet in de weg. De in artikel 220 Rv neergelegde regel dat een dergelijke verwijzing (slechts) mogelijk is op vordering van een partij, is een gevolg van de plaatsing van dit artikel in de Afdeling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die gaat over incidentele vorderingen. Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot deze bepaling wordt niet duidelijk waarom de wetgever geen mogelijkheid heeft geschapen tot ambtshalve verwijzing van een zaak wegens connexiteit, terwijl daar juist in zaken als deze met (voor een deel van de geschillen) een verwijzing naar de exclusief bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk, juist alle reden toe is. Voor zover de wetgever voor die aanpak mocht hebben gekozen om de partijautonomie te honoreren en/of te voorkomen dat partijen door een ambtshalve verwijzing worden verrast, staan deze belangen er in het onderhavige geval niet aan in de weg, dat wordt overgegaan tot ambtshalve verwijzing.

33.  Overigens vindt in de rechterlijke praktijk wel vaker een ambtshalve verwijzing wegens – kort gezegd – verknochtheid plaats (zie losbl. Rechtsvordering, laatste aantekening bij artikel 222)., ook in zaken als deze.

I.  Verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de betreffende conventionele vorderingen van Prescan en de betreffende reconventionele vorderingen van [eiser 1] en Privatescan, voor zover deze betreffen de inbreuk/vaststelling niet-inbreuk (al dan niet inclusief vervallenverklaring en doorhaling) op/van een Gemeenschapsmerk en verwijst deze zaken in de stand waarin deze zich thans bevinden, in zoverre naar de rechtbank te ’s-Gravenhage, als de bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk;

II.  verwijst de zaken voor het overige - en ook in de stand waarin zij zich thans bevinden - in verband met voornoemde connexiteit, eveneens naar de rechtbank te ’s-Gravenhage.

Lees het vonnis hier (link / pdf).

Rechtbank Rotterdam 23 augustus 2011 (bij vervroeging), KG ZA 11-562 (Acétra B.V. en Acetra Logistic Solutions B.V. tegen Acetrex B.V., per 11 augustus 2011 h.o.d.n. onder Aas Logistics B.V.)

Met dank aan Tinga Kleefman, Kneppelhout & Korthals advocaten.

Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Vordering tot het staken van gebruik van de handelsnaam "Acetrex" staken en handelsnaam wijzigen tot lettercombinatie die voor het (internationale) publiek fonetisch benaderd wordt. Ook staken van domeinnaam www.acetrex.nl.

Handelsnaam (zie citeerwijze) is gewijzigd, echter ook de nieuwe naam Aas Logistics maakt; hiervoor is geen vordering ingesteld, daarom afwijzing. "Daarnaast geldt dat vooralsnog onvoldoende aannemelijk is dat door het gebruik van de naam Aas Logistics verwarring te duchten is met de onderneming van Acétra c.s. Het onderscheidende bestanddeel van de naam Aas Logistics is "Aas" " (r.o. 4.3).

Vanwege ondertekende verklaring is het onaannemelijk dat Aas nog gebruik maakt van de naam Acetrex en heeft Acétra geen belang. De website kan niet meer benaderd worden, vooralsnog geen veroordeling tot overdracht van de domeinnaam.

Vorderingen afgewezen, proceskostenveroordeling ex 1019h Rv voor gedaagde.

Verbod (oude) handelsnaam 4.1 Niet in geschil is dat Aas in ieder geval tot voor kort haar onderneming dreef onder de naam Acetrex. Gezien de aard van de bedrijfsvoering van zowel Acétra c.s. als Acetrex en de klanten die zijn beide bedienen, en nu niet zonder meer aannemelijk is dat de naam Acétra niet meer gebruikt zou worden, is bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat het gebruik van de handelsnaam "Acetrex" inbreuk maakt op de oudere handelsnaamrechten van Acétra c.s.. het is Aas dan ook verboden deze handelsnaam te voeren.

4.2 Dat leidt evenwel niet zonder meer tot het toewijzing van de vordering van Acétra c.s. tot het staken van het gebruik van de naam "Acetrex". Gelet op het door Aas gevoerde verweer, rijst immers de vraag of Acétra c.s. nog wel belang heeft bij het door haar gevorderde verbod tot het voeren van de naam Acetrex of een  (fonetisch) daarop gelijkende naam. Met de stellingen van Aas en de ter staving daarvan overgelegde stukken is voldoende aannemelijk geworden dat Aas de naam Acetrex niet meer gebruikt en dat Aas ook geen belang meer heeft bij het gebruik daarvan. Uit het overgelegde uitreksel uit het handelsregister volgt dat Aas met ingang van 12 augustus 2011 Aas Logistics heet, Aas heeft onbetwist gesteld dat de naam Acetreix inmiddels niet meer wordt gebruikt, niet op haar website en ook niet op het kantoor van Aas. Voorts stelt zij dat de telefoon ook niet meer wordt beantwoord met de naam Acetrex maar met Aas Logistics. Aas heeft gesteld dat zij thans uitlsuitend nog de naam Aas Logistics gebruikt. Aas heeft verder aangevoerd dat zij (zo goed als) alle klanten heeft aangeschreven met de mededeling dat zij haar onderneming thans onder de naam Aas Logistics voert. Voorts heeft Aas, onder overlegging van een afdruk van de startpagina van de website, gesteld dat de domeinnaam www.acetrex.nl niet meer te benaderen is. Onder deze omstandigheden is het niet aannemelijk dat Aas thans de naam Acetrex nog zal gebruiken. Daarbij komt dat, naar onvoldoende gemotiveerd betwist is, Aas een verklaring heeft ondertekend waarin zij aangeeft op straffe van een boete van € 500,- geen gebruik meer te zullen maken van de naam Acetrex, welke verklaring op 8 augustus 2011 aan de advocaat van Acétra c.s. is gestuurd. Nu onaannemelijk is dat Aas nog gebruik zal maken van de naam Acetrex, heeft Acétra c.s. geen belang meer bij haar vordering strekkende tot het staken van - kort gezegd de naam Acetrex.

4.4 Onder de onder 4.2. geschetste omstandigheden is niet aannemelijk dat de domeinnaam www. acetrex.nl (nog) als  handelsnaam wordt gevoerd door Acetrex. Nu vooralsnog genoegzaam gebleken is dat de website niet meer benaderd kan worden, is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter vooralsnog geen plaats voor een veroordeling van Aas tot het overdragen van de domeinnaam www.acetrex.nl.

Rechtbank 's-Gravenhage 10 augustus 2011, HA ZA 10-636 (AM Denmark A/S tegen Bandrigde Group en Bandridge Europe)

Procesrecht. Gedwongen tussenkomst: 118 Rv. Merkenrecht. Gemeenschapsmerk (houders van) schoonmaakproducten voor toetsenborden, beeldschermen en laptops [merkrecht, red. ook als modelrecht].

Oproeping van derden in het geding staat artikel 118 Rv alleen toe als dat wettelijk vereist is of anderzins nodig is voor de goede beoordeling van het geschil tussen oorspronkelijke partijen. Bandridge Europe is niet opgeroepen ten behoeve van beoordeling van geschil met Bandrigde Group, maar om inbreukmakende handelingen te bewijzen. De ontvankelijkheid jegens Bandridge Europe volgt niet uit proceseconomische belangen.

AM heeft niet betwist dat Bandbridge Europe de beweerdelijke inbreukmakende producten verhandelt en Bandbridge Group slechts holding-activiteiten verricht. Vorderingen worden daarom afgewezen. Voorwaarden van de voorwaardelijke reconventionele eisen zijn niet vervuld. Voorwaardelijke eis in reconventie als redelijke vorm van verdediging, dus proceskostenveroordeling van AM)

Ontvankelijkheid jegens Bandridge Europe
4.1. Bandridge Europe heeft zich – kort gezegd – op het standpunt gesteld dat AM jegens haar niet-ontvankelijk is in haar vordering omdat AM ten onrechte haar op de voet van artikel 118 Rv in het geding heeft betrokken. De rechtbank overweegt als volgt. In artikel 118 Rv is de zogenoemde gedwongen tussenkomst geregeld, zonder dat daarbij echter tevens is aangegeven in welke gevallen die gedwongen tussenkomst kan worden toegelaten. Uit de Parlementaire Geschiedenis kan worden afgeleid dat het om zaken zou moeten gaan waarbij drie partijen belangen hebben waarover tezamen zal moeten worden beslist. De Hoge Raad heeft in een tweetal zaken waarbij het ging over welk erf een noodweg diende te worden aangelegd voor enige verruiming gekozen.1 Geoordeeld werd dat het niet tot niet-ontvankelijk verklaring leidt als niet alle eigenaren van andereaanmerking komende erven in het geding waren betrokken, maar dat daarvoor de weg van gedwongen oproeping op de voet van 118 Rv (12a Rv oud) kan worden gebruikt.

4.2. Het voorgaande overziende staat artikel 118 Rv oproeping van derden in het geding alleen toe als dat wettelijk vereist is of anderszins nodig is voor de goede beoordeling van het geschil tussen de oorspronkelijke partijen in het geding. Daarvan is in dit geval geen sprake. Anders dan een geschil over op welk erf een eventuele noodweg moet komen, kan het geschil tussen AM en Bandridge Group probleemloos worden beoordeeld zonder dat Bandridge Europe partij is. Dit geldt eens te meer nu AM niet de stelling van Bandridge heeft betwist dat het Bandridge Europe is die de beweerdelijk inbreukmakende producten verhandelt en Bandridge Group slechts holding-activiteiten verricht conform de bedrijfsomschrijving opgenomen in het handelsregister, zodat de vordering jegens Bandridge Group voor afwijzing gereed ligt, zoals hierna zal worden overwogen.

4.4. Het betoog van AM dat een gezamenlijke behandeling in het belang is van de proceseconomie, kan niet leiden tot een andere conclusie. Dat belang acht de rechtbank als hiervoor overwogen op zichzelf onvoldoende voor gedwongen oproeping van een derde conform 118 Rv. Bovendien had AM net zo goed een afzonderlijke zaak aanhangig kunnen maken tegen Bandridge Europe en voeging met de zaak tegen Bandridge Group kunnen vorderen.

Inbreukmakend handelen Bandridge Group
4.5. AM heeft de stelling van Bandridge niet betwist dat het Bandridge Europe is die de beweerdelijk inbreukmakende producten verhandelt en Bandridge Group slechts holding-activiteiten verricht conform de bedrijfsomschrijving opgenomen in het handelsregister. Dit betekent dat, zelfs als de door Bandridge Europe verhandelde schermreinigers inbreuk zouden maken op enig intellectueel eigendomsrecht van AM, niet valt aan te nemen dat er Bandridge Group inbreukmakende handelingen heeft verricht danwel er een reële dreiging van inbreuk door Bandridge Group bestaat. Zodoende moeten de vorderingen jegens Bandridge Group worden afgewezen.

Rechtbank 's-Gravenhage 10 augustus 2011, HA ZA 10-3583 (Welvaarts Weegsystemen B.V. tegen D-Tec B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Peter Claassen en Eliëtte Vaal, AKD en Hein van den Heuvel, Patentwerk.

In navolging van IEF 9674 waarin Welvaarts bewijsopdracht kreeg om ontvankelijkheid/proceso. Octrooirecht. EP 0 744 598 voor een weeginrichting. Grondslag is indirecte inbreuk op het octrooi door levering aan D-Tec van een rubberen blok dat D-Tec in haar weeginrichting gebruikt. Procesvolmacht is niet alsnog verleend, dus niet-ontvankelijke partij. 

Echter partijen hebben uitdrukkelijk verzocht om een obiter dictum (ten overvloede een inhoudelijke beoordeling geven over de gestelde inbreuk en nietigheid): D-Tec zou inbreuk maken op conclusie 1 van octrooi, waarin veerkrachtig verbindingsstuk is opgesloten tussen stijve elementen dat krachten worden overgedragen. Kersten zou een geslaagd beroep op rechtsverwerking hebben kunnen bewijzen, vanwege een verklaring van Welvaarts dat hij vervaardiging en verhandeling van het rubberen blok niet als inbreukmakend beschouwt.

Welvaarts wordt tweemaal veroordeelt in de proceskosten in conventie en in reconventie.

Grondslag vordering 3.2. Aan haar vorderingen legt Welvaarts ten grondslag dat D-Tec een weeginrichting verhandelt die valt onder de beschermingsomvang van het Octrooi. Kersten zou volgens Welvaarts indirect inbreuk maken op het Octrooi door levering aan D-Tec van een rubberen blok dat D-Tec in haar weeginrichting gebruikt als verbindingsstuk in de zin van conclusie 1 van het Octrooi.

Procesvolmacht 4.5. D-tec en Kersten hebben terecht opgemerkt dat Welvaarts niet heeft gesteld dat de heer Welvaarts haar na het pleidooi alsnog een “procesvolmacht” heeft verleend. Mede gele op het feit dat de akte na pleidooi nu juist was bedoeld om helderheid te scheppen over de “procesvolmacht”, ziet de rechtbank geen aanleiding om aan te nemen dat Welvaarts dat wel heeft bedoeld te stellen. Daarom kan in het midden blijven of Welvaarts op die manier de niet-ontvankelijkheid had kunnen repareren.

Obiter dictum 4.11. Uit het verleningsdossier blijkt ook dat de examiner van oordeel was dat de uitvinding van Welvaarts zich wel onderscheidt van Lockery doordat bij de weeginrichting volgens het Octrooi het veerkrachtige verbindingsstuk is opgesloten tussen stijve elementen, en wel zodanig dat eventuele in een van de verticaal neerwaartse richting afwijkende richting aangebrachte krachten op de drukkrachtindicator zullen worden overgedragen via het opgesloten veerkrachtige verbindingsstuk. Bij Lockery zijn de veerkrachtige verbindingstukken (25) niet zodanig opgesloten tussen stijve elementen dat daardoor de bedoelde krachten kunnen worden overgedragen. Uit het verleningdossier blijkt dat dat de reden is geweest voor de aanvulling van de conclusie met het thans kenmerkende deel. Die verleningsgeschiedenis zegt echter niets over de uitleg van het kenmerk “een met de drukkracht-indicator verbonden stijf element”, laat staan dat daaruit de door D-tec en Kersten voorgestane beperkte uitleg van dat kenmerk zou volgen.

4.12. Uit het voorgaande zou zijn gevolgd dat D-Tec inbreuk zou maken op conclusie 1 van het Octrooi. Daarmee zou ook inbreuk op conclusie 2 zijn komen vast te staan nu D-Tec en Kersten daartegen geen afzonderlijk verweer hebben gevoerd.

Inbreuk Kersten 4.13. Wat betreft de positie van Kersten overweegt de rechtbank, eveneens ten overvloede, dat het beroep van Kersten op rechtsverwerking zou slagen indien Kersten de juistheid zou bewijzen van haar stelling dat de directeur van Welvaarts tijdens een bespreking op 23 juni 2008 uitdrukkelijk heeft verklaard dat Welvaarts de vervaardiging en verhandeling door Kersten van het rubberen blok niet als inbreukmakend beschouwt. Welvaarts heeft namelijk niet bestreden dat Kersten op grond van die gestelde verklaring er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat Welvaarts het Octrooi niet meer tegen haar zou inroepen. Op dit moment staat niet vast dat de directeur de gestelde verklaring daadwerkelijk heeft geuit omdat Welvaarts dat uitdrukkelijk betwist en er geen stukken bestaan die de gestelde mondelinge verklaring kunnen onderbouwen. Indien Welvaarts ontvankelijk zou zijn in haar vorderingen, zou Kersten dus zijn opgedragen de gestelde verklaring te bewijzen.

Meer ten overvloede 4.18. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen onder 4.6 overweegt de rechtbank ten overvloede dat de vordering niet zou zijn toegewezen indien die op inhoudelijke gronden zou zijn beoordeeld. Het betoog van Kersten dat het Octrooi moet worden vernietigd vanwege niet-nawerkbaarheid, zou om de navolgende redenen zijn verworpen.

4.19. Kersten heeft in dit verband slechts aangevoerd dat het Octrooi niet-nawerkbaar is omdat een beschrijving ontbreekt van de eigenschappen waaraan het in conclusie 1 bedoelde verbindingsstuk (connecting piece) moet voldoen. De belangrijkste eigenschap van het verbindingsstuk staat echter al in de conclusie, te weten dat het verbindingsstuk bestaat uit veerkrachtig materiaal. Daarnaast maakt de beschrijving duidelijk welke functies hetverbindingsstuk heeft, namelijk het doorleiden van niet zuiver vertikaal werkende krachten naar de drukkrachtindicator (kolom 1, regels 38-40) en het dempen van die krachten tijdens transport (kolom 1, regels 49-54). Bovendien wordt in de beschrijving uiteengezet waaruit het materiaal van het verbindingsstuk zou kunnen bestaan (kolom 3, regels 35-36) en waar het moet worden aangebracht (kolom 2 regels 50-54).

4.20. Aangenomen moet worden dat de gemiddelde vakman op basis van de hiervoor genoemde informatie uit het octrooischrift in staat zal zijn om de in het Octrooi geclaimde uitvinding zonder onevenredige inspanning toe te passen. Er is dus niet voldaan aan de voorwaarden voor nietigverklaring van het Octrooi op grond van artikel 138 lid 1 sub b EOV en artikel 75 lid 1 sub b Rijksoctrooiwet 1995. Welvaarts heeft gedetailleerd uiteengezet dat de gemiddelde vakman uitgaande van zijn algemene vakkennis in staat zal zijn om een verbindingsstuk te maken dat voldoende veerkrachtig is om de in het octrooischrift genoemde functies te vervullen. Die uiteenzetting heeft Kersten niet steekhoudend weersproken. Kersten heeft slechts aangevoerd dat Welvaarts zelf zou hebben gesteld dat een van de in het octrooischrift genoemde functies, te weten het doorgeleiden van niet zuiver vertikaal werkende krachten, in de praktijk geen rol speelt. De rechtbank begrijpt dat Kersten daarmee heeft bedoeld te betogen dat de gemiddelde vakman zou inzien dat de in het octrooischrift opgenomen informatie over de functies van het verbindingsstuk gedeeltelijk onjuist is en dat het octrooischrift afgezien van die onjuiste informatie de vakman onvoldoende richting geeft over de eisen waaraan het verbindingsstuk moet voldoen. Dat betoog moet worden verworpen omdat niet is komen vast te staan dat de informatie over de functies onjuist is, laat staan dat de vakman dat zou inzien. Integendeel, beide partijen gaan uit van de juistheid van die informatie. Anders dan Kersten heeft gesuggereerd, heeft Welvaarts zowel in haar dagvaarding als in haar pleitnota uitdrukkelijk gesteld dat een inrichting volgens het Octrooi de in het octrooischrift genoemde functies, waaronder de doorgeleiding van niet zuiver vertikaal werkende krachten, heeft (dagvaarding, paragraaf 14 en pleitnota, paragraaf 29). Ook Kersten zelf heeft, bij monde van haar octrooigemachtigde, bij pleidooi desgevraagd erkend dat het verbindingsstuk niet zuiver vertikaal werkende krachten zal doorgeleiden naar de drukkrachtindicator.

Vzr. Rechtbank Haarlem 3 augustus 2011, LJN BR4079 (Enrico B.V. tegen Plesqu management en beheer h.o.d.n. Querino)

Als randvermelding. Handelsnaam leidt tot vergissing van de kant van de feitelijke eiser in de persoon van eisende partij. Gedagvaard in naam van een partij die niets met geschil te maken heeft, maar dezelfde handelsnaam draagt als degene die het geding feitelijk aanhangig heeft gemaakt. Volgt ook geen overdracht uit feiten en omstandigheden.

Niet-ontvankelijk verklaring met veroordeling in proceskosten. Gedaagden zijn in persoon verschenen, artikel 1019 Rv, toewijzing helft van de daadwerkelijke advocatenkosten die gedaagden in verband met verweer hebben gemaakt.

4.4. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Niet in geschil is dat met de feiten en omstandigheden die in de dagvaarding aan de orde worden gesteld Enrico Gaanderen niets van doen heeft en dat Enrico Amsterdam materieel de onderhavige vordering heeft ingesteld, zonder dat Enrico Gaanderen daar op enigerlei wijze bij betrokken is. Enrico Amsterdam kan niet namens Enrico Gaanderen een vordering instellen, nu niet gesteld of gebleken is dat zij daartoe opdracht heeft gekregen. Enrico Amsterdam zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering. Het beroep op de onder 4.3 genoemde wetsartikelen kan Enrico Amsterdam niet baten, nu die artikelen betrekking hebben op de situatie dat een dagvaarding aan gebreken lijdt die met nietigheid zijn bedreigd. Die situatie doet zich hier niet voor.

4.5. Enrico Amsterdam zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten. Gedaagden hebben een kostenveroordeling gevraag op basis van artikel 1019h Rv en daartoe facturen in het geding gebracht van de advocaat die zij ter zake van het verweer tegen de vordering hebben geraadpleegd. Die facturen belopen in totaal EUR 1.787,98. Onderdeel 3.1.a van de vordering heeft geen betrekking op de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht als bedoeld in artikel 1019 Rv. Bij het gevorderde onder 3.1.b is dat wel het geval. Nu het geschil slechts voor de helft is aan te merken als een geschil als bedoeld in artikel 1019h Rv, zal dehelft van voornoemd bedrag aan advocaatkosten worden toegewezen. Voorts zal Enrico Amsterdam worden veroordeeld in het door gedaagden verschuldigde griffierecht. Nu gedaagden gezamenlijkéén verweer hebben gevoerd blijft dat beperkt tot EUR 560,--, het voor een rechtspersoon geldende tarief bij zaken van onbepaalde waarde.

Hof 's-Gravenhage 12 juli 2011, LJN BR1364 (Yellow Page Marketing B.V. tegen Yell Limited)

Merkenrecht. Internationaal privaatrecht. Art. 22 sub 4 EEX-Verordening is niet van toepassing in het kader van voorlopige maatregelen. GAT-LuK-doctrine (IEF 2333) brengt niet mee dat rechter inbreukbevoegdheid verliest.

Art. 1019h Rv is ook van toepassing wanneer in een procedure de vraag aan de orde is of inbreuk wordt gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht in een andere EU-lidstaat.) geldt voor alle industriële-eigendomsrechten die worden genoemd in art. 22 sub 4 EEX-Verordening. GAT-LuK-doctrine brengt niet mee dat rechter inbreukbevoegdheid verliest. Art. 1019h Rv is ook van toepassing wanneer in een procedure de vraag aan de orde is of inbreuk wordt gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht in een andere EU-lidstaat.

Artikel 22 sub 4 EEX-Verordening

4.3  De vorderingen van Yell zijn primair gebaseerd op inbreuk op haar merkrechten in het Verenigd Koninkrijk. YPM voert het verweer dat deze merkrechten nietig zijn. Daarmee rijst de vraag of en in hoeverre aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter uit hoofde van artikel 2 EEX-Verordening afbreuk wordt gedaan door de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening. Volgens deze bepaling zijn, kort gezegd, de gerechten van de lidstaat van deponering of registratie exclusief bevoegd om te oordelen over de geldigheid van industriële-eigendomsrechten. In zijn arrest van 13 juli 2006, C-4/03, NJ 2008, 78 (GAT/LuK) heeft het Europese Hof van Justitie enige nadere uitleg gegeven over (de inhoudelijk identieke voorganger in het EEX-Verdrag van) deze bepaling. Het Hof besliste dat, indien in een octrooi-inbreukprocedure de geldigheid wordt betwist van het ingeroepen octrooi – ongeacht of dat bij wege van verweer of van een (reconventionele) vordering geschiedt – de onderhavige exclusieve-bevoegdheidsregel toepassing dient te vinden. De Hoge Raad heeft deze ‘GAT/LuK-regel’ nader uitgewerkt in zijn arrest van 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II).

4.4  In dit verband overweegt het hof om te beginnen dat – anders dan Yell betoogt – de GAT/LuK-regel ook van toepassing is in de merkenrechtelijke context; hij geldt niet alleen ten aanzien van octrooien, maar ook ten aanzien van de andere in artikel 22 sub 4 bedoelde industriële-eigendomsrechten. De overwegingen die aan de GAT/LuK-regel ten grondslag liggen (zoals die zijn weergegeven in het GAT/LuK-arrest en nader zijn gepreciseerd in HvJ EU 12 mei 2011, C-144/10, rov. 46 (Berliner Verkehrsbetriebe)), gelden immers au fond evenzeer ten aanzien van de andere in artikel 22 sub 4 bedoelde industriële-eigendomsrechten. Deze opvatting vindt ook steun in artikel 22 sub 4 van het Lugano II-Verdrag (PbEU 2007, L339/3). In deze bepaling is het GAT/LuK-arrest immers verwerkt (door toevoeging van de woorden “ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen”) zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende in deze bepaling bedoelde industriële-eigendomsrechten. Een identieke wijziging is ook voor artikel 22 sub 4 EEX-Verordening voorgesteld (Commissiedocument COM(2010)748).

4.5  Voorts moet worden vastgesteld dat – anders dan YPM betoogt – de enkele betwisting van de geldigheid van een merkrecht niet meebrengt dat de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvorderingen verliest. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft bij vonnis van 22 december 2010 in de zaak Solvay/Honeywell (LJN BP6970) een prejudiciële vraag van deze strekking aan het Hof van Justitie gesteld (aldaar aanhangig met zaaknummer C-616/10). Zolang het Hof van Justitie niet anders beslist, dient op grond van HR 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II) te worden aangenomen dat de enkele omstandigheid dat een nietigheidsverweer wordt gevoerd, niet meebrengt dat de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvorderingen verliest. Vgl., in dezelfde zin, het toelichtende Rapport van F. Pocar bij het Lugano II-Verdrag, toelichting op artikel 22 sub 4 (PbEU 2009, C319/27). In die situatie staat het de rechter vrij, zo heeft de Hoge Raad beslist, om de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter omtrent de geldigheid van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht, doch alleen indien de eisende partij dat wenst; indien eiser geen aanhouding wenst, dient de rechter de vordering af te wijzen.

Rechtbank 's-Gravenhage 13 juli 2011, HA ZA 10-372 (Aerodata tegen Mzoem c.s. en Stichting Groene Hart)

Auteursrecht. Persoonlijkheidsrechten. Licentie beeldmateriaal Google Earth software strekt niet uit tot gebruik van beeldmateriaal daaruit. Mzoem slaagt niet in bewijzen dat licentie gebruik van luchtfoto's in folders Stichting Groene Hart toestaat.

Aerodata produceert aardobservatiebeelden (luchtfoto's), een deel kan via Google Earth geraadpleegd worden door licentieovereenkomst met Google. Door opname in één geheel, vallen geen individuele opnames te onderscheiden. Mzoem reclamebureau heeft in opdracht van Stichting Groene Hart folder ontworpen met gebruikmaking van luchtfoto's. Licentie Google Earth Pro software.

 Beroep op fair use-bepalingen uit licentie wordt verworpen. Foto's zijn voorzien van copyright notice van Aerodata en het auteursrecht van derden wordt in de Permission Guidelines van Google Earth ook expliciet genoemd. Van goede trouw is geen sprake: afgaan op algemene (technische) informatie zonder zich vooraf van de licentievoorwaarden te vergewissen, is een omstandigheid die voor risico van gedaagden dient te blijven. 

Winstderving, schadevergoeding en buitengerechtelijke kosten. €325 per luchtfoto en 300% additionele vergoeding. Nu Aerodata geen proceskosten ex artikel 1019h Rv heeft gevorderd, zal de rechtbank aansluiting zoeken bij het liquidatietarief.

Licentievoorwaarden 4.12. De toepasselijke licentievoorwaarden zijn door Mzoem c.s. niet in het geding gebracht. De wel overgelegde ‘Use of Software terms and Conditions’ van Google, hiervoor vermeld onder 2.16, zien op gebruik van software en niet op gebruik van het middels deze software van de website Google Earth te downloaden beeldmateriaal, zodat daaruit evenmin toestemming voor gebruik van het beeldmateriaal kan worden afgeleid.

4.13. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat uit de door Mzoem c.s. overgelegde stukken niet blijkt dat Mzoem c.s. op grond van de Google Earth Pro licentie toestemming had van Google om de luchtfoto’s te gebruiken voor de folders.

4.15. Mzoem c.s. stelt te zijn afgegaan op de tekst van de website hiervoor vermeld onder 2.7. Naar het oordeel van de rechtbank bevat die tekst echter slechts algemene informatie over (technische) mogelijkheden voor een gebruiker van Google Earth Pro. Dat Mzoem c.s. stelt te zijn afgegaan op deze informatie zonder zich vooraf van de licentievoorwaarden te vergewissen, is een omstandigheid die voor risico van Mzoem c.s. dient te blijven.

Schadevergoeding 4.26. Voor het begroten van de schade wegens het zonder toestemming openbaar maken van de luchtfoto’s knoopt de rechtbank aan bij de vergoeding die Aerodata bedongen zou kunnen hebben, indien haar toestemming voor het gebruik van de luchtfoto’s zou zijn gevraagd (de gederfde licentievergoeding). Aerodata heeft onweersproken gesteld dat zij een vergoeding van € 325,-- per luchtfoto zou hebben kunnen bedingen. Het verweer van Mzoem c.s. dat zij inmiddels 26 vergelijkbare luchtfoto’s van een derde heeft verkregen tegen een vergoeding van € 2.300,-- zodat bij dit bedrag dient te worden aangeknoopt, faalt. Uitgegaan dient te worden van de door Aerodata geleden schade en niet bestreden is dat haar gebruikelijke tarief voor gebruik van een foto door een derde in vergelijkbare gevallen € 325,-- bedraagt. De rechtbank wijst dan ook een bedrag van € 13.000,-- (40 x € 325,--) aan gederfde licentievergoeding toe.

Additionele schade 4.27. Voor toekenning van de door Aerodata gevorderde additionele vergoeding van 300% van haar gebruikelijke vergoeding voor het publiceren zonder toestemming en zonder naamsvermelding zoals volgens haar in de fotografie branche gebruikelijk is, bestaat geen ruimte. Dat een dergelijke richtlijn in de fotografie branche wordt toegepast heeft Aerodata onvoldoende nader onderbouwd en er bestaat evenmin een wettelijke grondslag voor het opleggen van een dergelijke verhoging, die naar het oordeel van de rechtbank het karakter van een boete heeft.

Schade naamsvermelding 4.28. Dit betekent niet dat Aerodata geen recht heeft op vergoeding van schade die zij heeft geleden door het niet vermelden van haar naam. Aerodata heeft een economisch belang bij een naamsvermelding, in verband met het vergroten van haar naamsbekendheid en het binnenhalen van eventuele nieuwe opdrachten. Tot de geleden schade draagt bij dat plaatsing van een foto zonder naamsvermelding de kans vergroot dat ook derden de foto zonder betaling van een licentievergoeding zullen gebruiken. De rechtbank begroot de schade wegens het ontbreken van een naamsvermelding, rekening houdend met deze omstandigheden ex aequo et bono op een bedrag van € 6.500,--

Hof 's-Gravenhage 5 juli 2011, LJN BR0746 (Boston Scientific Scimed Inc. tegen Orbusneich c.s.)

In navolging van IEF 9209. Octrooirecht. Internationale rechtsmacht ten aanzien van eisvermeerdering in hoger beroep; artikel 22 sub 4 EEX mist toepassing nu geen beroep wordt gedaan op buitenlandse delen van het octrooi . Analoge toepassing 70 lid 7 ROW 1995 dan wel 6:162 BW? Verwerping onbevoegdheidsberoep.

6.  Boston Scientific meent dat het door haar onder B gevorderde verbod kan worden gegeven op grond van analoge toepassing van artikel 70 lid 7 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW), dan wel artikel 6:162 BW. In haar memorie van antwoord in het incident lijkt zij nader te betogen dat het gaat om een gebod tot ongedaanmaking van de gevolgen van de gestelde octrooi-inbreuk.

7.  Orbusneich stelt dat de Nederlandse rechter aan artikel 70 lid 7 ROW geen rechtsmacht kan ontlenen, omdat het arrest van het Hof van Justitie EG van 13 juli 2006 inzake GAT/Luk (NJ 2008, 98) meebrengt dat geen grensoverschrijdend verbod kan worden opgelegd wanneer de gedaagde zich bij wijze van verweer of vordering tot vernietiging beroept op de nietigheid van het octrooi, welke regel ook geldt in geval het gaat om een voorlopige voorziening (in kort geding of bij wijze van provisionele maatregel). Orbusneich stelt in dat verband dat zij zich op de ongeldigheid van EP 199 heeft beroepen, ook voor wat betreft de buitenlandse delen.

10.  De in artikel 22 EEX-Vo. voorziene exclusieve bevoegdheden kunnen daaraan afdoen. Echter, het door Orbusneich in dat verband gedane beroep op het bepaalde in artikel 22 sub 4 EEX-Vo. (en het daarop betrekking hebbende arrest GAT/LuK) faalt. De daarin voorziene exclusieve bevoegdheid doet alleen afbreuk aan de bevoegdheid van de aangezochte (en op andere gronden bevoegde) rechter voor zover het gaat om de geldigheid van (kort gezegd) rechten van industriële eigendom die in een ander land dan dat van de aangezochte rechter zijn geregistreerd of gedeponeerd. Zoals Boston Scientific in haar memorie van antwoord in het incident betoogt en blijkt uit de door haar ingestelde vorderingen, beroept zij zich uitsluitend op het Nederlandse deel van EP 199. De geldigheid van de buitenlandse delen van EP 199 is dus niet van belang voor de beoordeling van vordering B, zodat een op de buitenlandse delen van het octrooi betrekking hebbend verweer of vordering relevantie mist. Het bepaalde in artikel 22 sub 4 EEX-Vo. kan in dit geval derhalve niet afdoen aan de bevoegdheid krachtens artikel 2 EEX-Vo.

13.  Nu het hof derhalve (territoriaal-onbeperkte) rechtsmacht ontleent aan de artikelen 2 EEX-Vo. en 7 Rv., behoeven de beschouwingen over de (territoriaal-beperkte rechtsmacht scheppende) artikelen 5 lid 3 EEX-Vo. en 6 onder e Rv. geen bespreking. Hetzelfde geldt voor de beschouwingen van Boston Scientific over de kwalificatie van de, aan het onder B gevorderde verbod ten grondslag liggende, verbintenis als een verbintenis tot ongedaanmaking (van de gevolgen van de octrooi-inbreuk). In elk geval in het kader van de ten deze aan de orde zijnde bevoegdheidsvraag missen die beschouwingen relevantie.

Hof 's-Hertogenbosch 7 september 2010, LJN BR0016 (Westlandse Plantenkwekerij B.V. tegen Societe Marachaite de l'ouest h.o.d.n. S.I.C.A. Saveol)

Als randvermelding. Voor kwekersrecht. Internationale onrechtmatige daad besmettelijk plantenvirus. Wet conflictrecht onrechtmatige daad. 

Voortzetting van LJN BR0015 Weens Koopverdrag; appellante (een Nederlands bedrijf) 'bestelt' tomatenplantzaden bij geïntimeerde (een Frans bedrijf). Bewijsvraag: is er een koopovereenkomst tot stand gekomen? Hof beantwoordt deze vraag bevestigend. Wet conflictenrecht onrechtmatige daad; levert het advies van geïntimeerde aan een aantal Franse bedrijven om geen tomatenplanten af te nemen van appellante vanwege een in Nederland heersend, zeer besmettelijk plantenvirus in casu een onrechtmatige daad op? Onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat geïntimeerde jegens appellante onrechtmatig heeft gehandeld.

8.10.3. Met betrekking tot het toepasselijke recht overweegt het hof als volgt.
Het hof begrijpt de stellingen van Saveol aldus, dat krachtens artikel 5 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (hierna: WCOD) Nederlands recht van toepassing is, nu de beweerdelijke onrechtmatige daad nauw is verbonden met de rechtsverhouding tussen Saveol en WPK. WPK heeft het bestaan van die nauwe verbondenheid niet betwist noch - ondanks uitdrukkelijke uitnodiging zich bij akte over het toepasselijke recht uit te laten - overigens feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan haar op onrechtmatige daad gegronde vordering niet naar Nederlands recht zou moeten worden beoordeeld.
Nu het op 1 juni 2001 in werking getreden artikel 5 WCOD een codificatie van de daarvóór geldende jurisprudentie bevat, is het hof van oordeel dat gelet op de onbetwiste nauwe verbondenheid met de rechtsverhouding tussen partijen, de beweerdelijke onrechtmatige daad naar Nederlands recht moet worden beoordeeld.

8.10.4. Naar het oordeel van het hof heeft WPK onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat Saveol jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld.
Saveol heeft ter rechtvaardiging van haar handelen gewezen op het destijds in Nederland heersende, zeer besmettelijke plantenvirus. Dat dit zeer besmettelijke plantenvirus in Nederland heerste ten tijde van het annuleren van de orders door [X.] c.s. is tussen partijen niet in geschil. Onder deze omstandigheden is zonder nadere onderbouwing niet duidelijk waarom het door Saveol aan [X.] c.s. gegeven advies om geen tomatenplanten van WPK af te nemen onrechtmatig zou zijn jegens WPK.
Ook indien de stelling van WPK juist is dat Saveol aan [X.] c.s. heeft laten weten dat zij geen tomatenplanten aan haar mocht leveren indien deze door WPK zouden zijn gekweekt, heeft WPK, gelet op het in Nederland heersende, zeer besmettelijke plantenvirus, onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waarom dit onrechtmatig zou zijn jegens haar, zelfs al zou deze mededeling van Saveol de reden zijn geweest dat [X.] c.s. de tomatenplanten niet heeft afgenomen van WPK.
Voor zover WPK heeft gesteld dat Saveol de ziekte schromelijk heeft overdreven om goedkopere afname te bewerkstelligen, heeft WPK dit evenmin met concrete feiten en omstandigheden onderbouwd.
Nu WPK niet aan haar stelplicht heeft voldaan met betrekking tot de beweerdelijke onrechtmatige daad door Saveol, komt het hof niet toe aan de bewijsfase, zodat het hof voorbijgaat aan het door WPK in dit kader gedane bewijsaanbod.