Bevoegdheid  

Vzr. Rechtbank Breda, 12 augustus 2010, KA ZA 10-416, Heerkens Shoes B.V. tegen Fergan SARL (met dank aan Tinga Kleefman, Lawton Advocaten)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerken. Opheffingskortgeding na bewijsbeslag. Heerkens stelt dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda die de verloven voor de beslagen heeft gegeven niet bevoegd was omdat artikel 2 van de Uitvoeringswet van de Gemeenschapsmerkverordening de Rechtbank te Den Haag daartoe exclusief bevoegd verklaart. Verder stelt Heerkens dat het gelegde bewijsbeslag in strijd is met proportionaliteit. Proceskostenveroordeling.

Bevoegdheid: 4.3. […] De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij omdat het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch hierover anders heeft geoordeeld. Overigens heeft de voorzieningenrechter overwogen om een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie, inhoudende of artikel 103 van de Gemeenschapsmerkverordening toelaat dat de nationale wetgever de bevoegdheid tot het treffen van voorlopige voorzieningen en beschermende maatregelen exclusief toekent aan één gespecialiseerde rechtbank voor het de gemeenschapsmerk, zoals in Nederland de rechtbank Den Haag terzake is aangewezen. Maar de voorzieningenrechter laat deze mogelijkheid over aan het gerechtshof in geval van een eventueel appèl.

Proportionaliteit van het beslag: 4.6. Wanneer een merkhouder constateert dat een acute inbreuk op zijn merkrecht dreigt, is diens belang bij een alomvattend conservatoir beslag op alle inbreukmakende zaken (in dit geval op laarzen, verpakkingen en documenten) in beginsel gegeven. Alleen een beschrijvend beslag, al dan niet in combinatie met een monsterneming, kan op zichzelf niet voorkomen dat inbreukmakende zaken alsnog worden verhandeld en de merkinbreuk aldus wordt voortgezet. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had en heeft.

Fergan daarom nog steeds belang bij het door haar gelegde conservatoire bewijsbeslag met afgifte van de inbreukmakende zaken. Bij afweging van de actuele wederzijdse belangen is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van Fergan bij handhaving van de gelegde conservatoire beslagen zwaarder weegt dan het commerciële belang van Heerkens bij vrijgave van de beslagen zaken.

Proceskosten: 4.7. […] Als de in het ongelijk te stellen partij zal Heerkens worden veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van Fergan. Omdat het geschil betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, kan Fergan in beginsel aanspraak maken op de in het kader van dit kortgeding werkelijk gemaakte kosten. De overgelegde kostenspecificatie van Fergan heeft geen betrekking op dit geding maar op de beslaglegging. Daarom zullen de proceskosten worden begroot op € 1.079,-, samengesteld uit een bedrag van € 263,- aan griffierecht en een bedrag van € 816,- aan salaris advocaat conform het normale liquidatietarief. De kosten van Fergan met betrekking tot de beslaglegging zijn te vorderen in het kader van de in verband met de beslagen in te stellen hoofdzaak.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 30 juni 2010, LJN: BN2487, Roucar Gear Technologies B.V. tegen gedaagden.

Octrooirecht, althans, bevoegdheidsincident tussen een Nederlandse eiser en twee Franse gedaagden. Geschillen tussen contractspartijen met betrekking tot de rechten die zij op grond van de betreffende overeenkomst op octrooien hebben, worden niet aangemerkt als een geschil met betrekking tot 'de registratie of geldigheid van octrooien.' In relevante citaten:

De vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2]
 
4.23.  Het beroep van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] op artikel 22 lid 4 EEX-vo, inhoudende dat de Franse rechter exclusief bevoegd is met betrekking tot geschillen over Franse octrooiaanvragen, slaagt niet. Artikel 22 lid 4 EEX-vo bepaalt dat met betrekking tot vorderingen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien bij uitsluiting de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de registratie heeft plaatsgehad bevoegd zijn. Het Hof van Justitie heeft echter bepaald dat geschillen tussen contractspartijen met betrekking tot de rechten die zij op grond van de betreffende overeenkomst op octrooien hebben, niet worden aangemerkt als een geschil met betrekking tot 'de registratie of geldigheid van octrooien', zoals bedoeld in artikel 22 lid 4 EEX-vo (HvJ EG, 15-11-1983, LJN: BF5652, overweging 26). De Franse rechter is dus ten aanzien van de vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten niet exclusief bevoegd, waardoor de rechtbank zich – met inachtneming van hetgeen hierna onder 4.24 tot en met 4.29 voor [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] ieder afzonderlijk wordt overwogen – in beginsel bevoegd acht om van deze vordering kennis te kunnen nemen.

De vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 1]
 
4.24.  De vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten is blijkens de dagvaarding gebaseerd op de afspraken die daarover in de in de overeenkomst tussen Roucar en Four Stroke S.A.R.L. zijn vastgelegd. Hetgeen onder 4.2 en 4.3 is overwogen met betrekking tot de bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van de vordering jegens [gedaagde sub 1] met betrekking tot de verklaring voor recht dat Four Stroke S.A.R.L. ernstig tekort is gekomen in de nakoming van de overeenkomst, is daardoor ook hier van toepassing: vanwege het in de overeenkomst opgenomen forumkeuzebeding is de rechtbank bevoegd om van de vordering tegen [gedaagde sub 1] kennis te nemen.
 
4.25.  Het beroep van [gedaagde sub 1] op artikel 27 EEX-vo slaagt niet, omdat Four Stroke S.A.R.L. geen partij is bij de procedure voor de Franse rechter. Het beroep van [gedaagde sub 1] op artikel 28 EEX-vo slaagt ook niet omdat hetgeen onder 4.8 is overwogen ook hier geldt: een beroep op artikel 28 EEX-vo kan er niet toe leiden dat de rechtbank zich onbevoegd dient te verklaren
  
De vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2]
 
4.26.  De rechtbank stelt voorop dat zij haar bevoegdheid tot kennisneming van de vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2] alleen kan ontlenen aan het forumkeuzebeding uit de overeenkomst. [gedaagde sub 2] beroept zich ten aanzien van dit forumkeuzebeding op het Franse vonnis waarin is bepaald dat hij niet aan de overeenkomst gebonden is. Hetgeen onder 4.10 is overwogen is ook hier van toepassing. Indien het Franse vonnis wordt erkend, is de rechtbank niet bevoegd om van de vordering kennis te nemen. Voor erkenning is noodzakelijk dat [gedaagde sub 2] een expeditie van het vonnis overlegt. Indien [gedaagde sub 2] een expeditie van het vonnis overlegt is het vervolgens van belang of Roucar tijdig hoger beroep heeft ingesteld tegen het Franse vonnis. Zolang het Franse vonnis niet onherroepelijk is zal de rechtbank haar beslissing omtrent de erkenning en daarmee haar bevoegdheid aanhouden. De door partijen te nemen akten, zoals onder 4.19 omschreven, zijn dus ook doorslaggevend voor de vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2].
 
4.27.  Het verweer van [gedaagde sub 2] dat vanwege het eerdere Franse vonnis met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten de rechtbank op grond van artikel 27 de behandeling van de zaak dient aan te houden dan wel zich onbevoegd dient te verklaren, slaagt - los van een eventuele erkenning van het Franse vonnis - gedeeltelijk. In de zaak bij de rechtbank van Parijs zijn Roucar en [gedaagde sub 2] tevens partij. Onderwerp van deze procedure zijn de Franse octrooiaanvragen onder de nummers 0858418 en 0853240. In de onderhavige zaak vordert Roucar een verklaring voor recht met betrekking tot de Franse octrooiaanvragen onder de nummers 0858418, 0853240 en 0850849. Voor zover de vordering ziet op de Franse octrooiaanvragen onder de nummers 0858418 en 0853240 en deze vordering door Roucar is gericht tegen [gedaagde sub 2] is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een vordering tussen dezelfde partijen die hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust in de zin van artikel 27 lid 1 EEX-vo. Indien de bevoegdheid van de rechtbank van Parijs definitief vast komt te staan, zal de rechtbank zich op grond van artikel 27 lid 2 EEX-vo onbevoegd dienen te verklaren. Totdat de (on)bevoegdheid van de rechtbank van Parijs is vast komen te staan, zal de rechtbank de behandeling van het voornoemde deel van de vordering met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten aanhouden.
Voor het beroep op artikel 27 EEX-vo hoeft [gedaagde sub 2] geen expeditie van het vonnis te overleggen. Voldoende is dat, zoals in de onderhavige procedure, tussen partijen vaststaat dat de procedure bij de rechtbank van Parijs heeft plaatsgevonden. Voornoemd verweer slaagt dus ongeacht of [gedaagde sub 2] een expeditie van het Franse vonnis overlegt. Het is daarnaast van belang of Roucar hoger beroep heeft ingesteld tegen het Franse vonnis. Indien de Franse rechter in hoger beroep de beslissing dat [gedaagde sub 2] niet aan de overeenkomst is gebonden vernietigt, is de rechtbank zoals onder 4.26 overwogen bevoegd om kennis te nemen van de vordering met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2]. Indien de Franse rechter zich echter in hoger beroep daarnaast wel bevoegd acht om over de vordering met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten te oordelen, is de rechtbank ten aanzien van de Franse octrooiaanvragen onder de nummers 0858418, 0853240 op grond van artikel 27 lid 2 EEX-vo niet bevoegd om van de vordering kennis te nemen. De rechtbank zal in dat geval wel bevoegd zijn om kennis te nemen van de vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2] voor zover deze ziet op de Franse octrooiaanvraag onder het nummer 0850849, omdat dit nummer geen onderwerp is van de Franse procedure
 
Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Amsterdam, 7 juli 2010, HA ZA 10-401, Indies Film Rights B.V. tegen American Cinema International Inc. c.s.  (met dank aan Rogier Overbeek, Kennedy Van der Laan).

Auteursrecht. Bevoegdheidsincident. Stukgelopen samenwerking. Eiser, de Nederlandse filmdistributeur/licentienemer Indies Film Rights, ziet af van filmdistributie, nadat is gebleken dat  filmproducent/distributeur/  licentiegever ACI niet beschikt over de toestemming van alle oorspronkelijke rechthebbenden en vorder schadevergoeding. Indies stelt i.c. dat de arbitragebedingen in de distributieovereenkomst niet van toepassing zijn en dat de rechtbank Amsterdam bevoegd is,  aanegzien het geschil zou zien op onrechtmatige daad in plaats van wanprestatie. Vordering afgewezen. De rechtbank verklaart zich onbevoegd:

2.6. De vordering van Indies in de hoofdzaak komt er derhalve naar de kern genomen op neer dat Indies vergoeding wenst van schade die zij stelt te lijden vanwege de naar haar mening door ACI c.s. veroorzaakte onmogelijkheid om de rechten die haar in de distributieovereenkomst door ACI c.s. in licentie zijn gegeven, daadwerkelijk uit te oefenen.

2.7. Naar het oordeel van de rechtbank is deze vordering in wezen gebaseerd op een gestelde tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst, maar in ieder geval zodanig verwant met de inhoud en rechtsgevolgen van de distributieovereenkomsten dat de daarin opgenomen arbitragebedingen, zoals hiervoor onder 2.4 weergegeven, geacht moeten worden mede op vorderingen als deze betrekking te hebben.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 11 juni 2010, KG ZA 10-599 NB/EB, Poex Ltd tegen Gedaagden B. en S. (met dank aan Lars Bakers, Bingh en Quintus Abeln, Abeln Advocaten).
 
Merkenrecht. Domeinnaam. Stukgelopen samenwerking. Geschil over domeinnaam Pokerfriends.com. Domeinnaam is registergoed. Eisers, voormalige zakenpartners van gedaagde B., stellen dat B. de domeinnaam pokerfriends.com in weerwil met afspraken op eigen naam hebben geregistreerd en vervolgens onrechtmatig zou hebben overgedragen aan gedaagde S.

Bevoegdheid aangenomen. Website is oproepbaar in Nederland, voldoende samenhang vordering tegen S (Slovenië) met vordering tegen B, voldoende aanknopingspunten met Nederland. Vordering tot overdracht domeinnaam in beginsel toewijsbaar in kort geding, gedaagde S. mocht echter vertrouwen op de registratie van de domeinnaam op naam van B., en wordt beschermd "door art. 3.88 eerste lid BW, waarin wordt bepaald dat een overdracht van een registergoed geldig is ondanks onbevoegdheid van de vervreemder, indien de verkrijger te goeder trouw is [etc].” Geen inbreuk door S of B. op beeldmerk eisers, geen exclusief recht op gebruik woordcombinatie. Kort geding leent daarnaast zich niet voor beoordeling van de (niet afgewikkelde) rechtsverhouding tussen eisers en B. Vorderingen afgewezen, geen 1019h proceskosten (merkenrechtelijk aspect is van ondergeschikt belang).

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 9 juni 2010, HA ZA 04-1819, Fox tegen The Spectranetics Copropration (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof).

Octrooirecht, althans royaltygeschil m.b.t. octrooilicenties. Feitelijk nogal complexe zaak. Eises is mede-uitvinder van een aantal octrooien (verwijderen van blokkades van (slag)aderen) en in een geheel van (gestelde) overdrachten, overeenkomsten, echtscheidingen en Amerikaanse vonnissen, stelt eiser, heel kort gezegd, dat gedaagde niet voldoet aan de licentieverplichtingen jegens eiser, nu 25% van alle uit de octrooien voortvloeiende rechten aan eiser zouden zijn overgedragen, waardoor de royaltyverplichtingen navenant zouden zijn gewijzigd.

De rechtbank oordeelt echter dat niet aannemelijk is dat de overdracht waarop de vorderingen zijn gebaseerd heeft plaatsgevonden en wijst de vorderingen af. Ook de reconventionele vorderingen (erkenning van Amerikaanse beslissingen en OD) en worden afgewezen. Vereisten erkenning buitenlands vonnis. “En dergelijk in algemene bewoordingen gesteld gebod of verbod, waarmee Fox feitelijk het recht wordt ontnomen enige procedure jegens Spectranetics c.s. aanhangig te maken, is naar het oordeel van de rechtbank in strijd met de Nederlandse openbare orde, zodat de vordering tot erkenning ook op deze grond dient te worden afgewezen.” In citaten:

Overdracht: 4.3 Met inachtneming van deze verschillende door partijen ingenomen stellingen en overgelegde stukken is de rechtbank van oordeel dat de door Fox gestelde overdracht niet heeft plaatsgevonden, althans dat Fox en Coster aan de (geplande)overdracht geen gevolg hebben gegeven. (…)

4.5 (…) Met het oog op het feit dat Spectranetics Corporation niets met de gestelde ovedracht deed (zelfs daarop niet reageerde), had het in de lijn der verwachting gelegen dat Fox en Coster, althans één van hen, Spectranetics Corporation binnen bekwame tijd (nogmaals) over de overdracht zou hebben geïnformeerd en (nogmaals) aanspraak zou hebben gemaakt op de uit die overdracht voortvloeiende rechten. (…)

4.6. Vervolgens is de vraag of er andere feiten en omstandigheden zijn die als bewijs kunnen dienen voor de overdracht die volgens Fox op 15 juli 1998 heeft plaatsgevonden.  Voor de beantwoording van deze vraag is van belang dat Interlase op 11 september 1998 aan Spectranetics Corporation schrijft (l) dat de octrooien aan White Star zijn overgedragen en (2) dat White Star hierdoor alle rechten uit de licentieovereenkomst heeft verkregen  (…) Deze 100% overdracht had niet gekund als Interlase nog maar 60% van de octrooirechten had. (…) dan had het in de lijn der verwachting gelegen dat Fox of iemand anders binnen Interlase deze omissie zou hebben hersteld. Dit is niet gebeurd, hetgeen onder meer uit het verloop van de gerechtelijke procedure tussen White Star en Spectranetics Corporation blijkt.

4.7 (…) Mocht Fox van mening zijn geweest dat op 15 juli 1998 aan hem rechten met betrekking tot de octrooien waren overgedragen en dat daarom de claim van White Star niet klopte, dan had hij - gegeven zijn directe bemoeienis - White Star en Spectranetics Corporation daarop eenvoudig kunnen wijzen. Dat heeft Fox niet gedaan. (…)
 
4.9. Ten slotte acht de rechtbank bij de beantwoording van de vraag of op 15 juli 1998 aan Fox rechten zijn overgedragen het volgende van belang. De door Fox gestelde overdracht op 15 juli 1998 is nimmer in de daartoe bestemde openbare registers ingeschreven. Er is dus geen openbare bron die de aanspraken van Fox op 25% van de octrooien, waaronder begrepen een recht op royalty-betalingen ter zake dit percentage, ondersteund. De overdracht van de octrooien en de daarmee verbandhoudende rechten door Interlase aan White Star is daarentegen wel ingeschreven, zonder dat daarbij de beperking wordt gemaakt dat die overdracht slechts ziet op 60% van de octrooien. Mocht de overdracht van op 15 juli 1998 wel hebben plaatsgevonden, dan had die beperking in de registers moeten worden vermeld. (…)

Reconventie. Tenuitvoerlegging uitspraken VS: 4.13. Spectranetics c.s. vordert in reconventie een voor tenuitvoerlegging vatbare titel ter zake van de Amended Order van het United States District Court for the Eastern District of Virginia van 13 september 2008 (hierna: Amended Order). In deze Amended Order is (onder meer) geoordeeld dat de overdracht van 25% van de intellectuele eigendomsrechten waarop de licentie ziet niet op l5 juli 1998 heeft plaatsgevonden (…).

4.15. De rechtbank stelt voorop dat zij noch ingevolge enig verdrag noch ingevolge het Nederlandse internationaal privaatrecht gehouden is tot erkenning van een uitspraak van de District Court of Virginia, zoals de Amended Order. Naar Nederlands internationaal privaatrecht staat het de rechter in beginsel vrij in elk bijzonder geval te beoordelen of en in hoeverre aan een vreemd vonnis gezag moet worden toegekend. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het vreemde vonnis ongeacht zijn aard en strekking wordt erkend indien aan een drietal minimumvereisten is voldaan:
a. de buitenlandse rechter was bevoegd om van de zaak kennis te nemen;
b. het vreemde vonnis is tot stand gekomen na een behoorlijke rechtspleging;
c. het vreemde vonnis is niet in strijd met de Nederlandse beginselen van openbare
orde.

4.16. (…) Dit betekent dat zowel Fox als Spectranetics Corporation en/of Spectranetics International tezamen niet bij de procedure leidend tot de uitspraak waarvan erkenning wordt gevraagd, partij zijn geweest. (…) Het Gerechtshof Amsterdam heeft in haar arrest van 1 april 2008 in het kader van een beoordeling van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van artikel 12 Rv overwogen dat deze bepaling niet aan haar bevoegdheid in de weg staat nu niet is gebleken dat zowel Fox als Spectranetics Corporation en/of Spectranetics International tezamen bij de voor de Amerikaanse rechter gevoerde procedures partij zijn geweest. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de onderhavige vordering. Gelet op het vorenstaande moet worden aangenomen dat de Amended Order partijen in de onderhavige procedure niet kan binden, zodat daaraan geen gezag kan worden toegekend. Het feit dat Fox op de hoogte was van de procedure (zoals hiervoor in 4.7 overwogen) alsmede het feit dat de daarin vervatte bevelen gericht zijn tot Fox doet daar niet aan af. Met de bekendheid met -en bemoeienis van- Fox met de eerdere procedures van White Star kan immers nog niet worden aangenomen dat Fox partij bij deze procedure was en als zodanig verweer heeft kunnen voeren. Voorts blijkt uit de motivering van de Amended Order niet op welke gronden de diverse verboden aan Fox (kunnen) worden opgelegd in een procedure waarbij hij geen partij was, zodat er in dat opzicht sprake is van een gebrek in de motivering. Ten slotte behelst de inhoud van de Amended Order een algemeen gebod aan Fox om de bij een Nederlands gerecht aanhangig gemaakte procedure te staken en gestaakt te houden, welk gebod zich tevens uitstrekt tot elders aanhangig te maken procedures. En dergelijk in algemene bewoordingen gesteld gebod of verbod, waarmee Fox feitelijk het recht wordt ontnomen enige procedure jegens Spectranetics c.s. aanhangig te maken, is naar het oordeel van de rechtbank in strijd met de Nederlandse openbare orde, zodat de vordering tot erkenning ook op deze grond dient te worden afgewezen.

4.17. Een en ander leidt tot de slotsom dat de Amended Order in strijd is met de beginselen van een behoorlijke rechtspleging die in de Nederlandse rechtsorde als fundamenteel moet worden beschouwd dan wel de Nederlandse openbare orde. De vordering tot erkenning daarvan zal daarom worden afgewezen. Dit betekent dat de door Fox ingestelde vorderingen inhoudelijk moeten worden beoordeeld, hetgeen hiervoor in conventie is gebeurd.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Rotterdam, 8 juni 2010, KG ZA 10-371, Sportdesign B.V. tegen E-Sportdesign V.O.F. (met dank aan Mark Krul, GMW Advocaten).

Handelsnaamrecht. Stukgelopen samenwerking. Opzegging agentuurovereenkomst. Sportdesign tegen E-Sportdesign. Bevoegdheid voorzieningenrechter ondanks arbitragebeding. Geen handelsnaaminbreuk, omdat inbreukmakende handelsnaam niet meer wordt gebruikt. Geen auteursrecht algemene voorwaarden.

Handelsnaam: 4.3. (…) Gelet op de aard van de bedrijfsvoering (…) alsmede hun beoogde (soortgelijke) afnemers en de nabijheid van de plaatsen waar zij gevestigd zijn, is bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. (…) Het is voor E-SportDesign c.s. in de gegeven omstandigheden dan ook verboden de handelsnaam ‘E-SportDesign’ te voeren. Het voorgaande leidt echter niet tot toewijzing van het onder sub la. gevorderde. Hiervoor is het navolgende van belang.

4.4 (…) Nu E-SportDesign haar handelsnaam heeft gewijzigd en haar bedrijfsvoering daaraan heeft aangepast, is aannemelijk dat E-SportDesign c.s. thans geen enkel (commercieel) belang meer heeft bij het gebruik van de handelsnaam ‘E-SportDesign’. (…) Sportdesign heeft ter zitting aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de nieuwe handelsnaam "…", een naam die volgens de voorzieningenrechter en partijen voldoende afwijkt van "Sportdesign". Van een inbreuk op het handelsnaamrecht van Sportdesign is dan ook niet langer sprake. Weliswaar heeft Heutink aangegeven nog wel eigenaar van de domeinnaam "ESportDesign" te zijn, maar niet aannemelijk is dat deze domeinnaam nog actief (…) wordt gebruikt. Bovendien heeft E-SportDesign zich ter zitting uiteindelijk bereid verklaard tot overdracht van deze domeinnaam aan Sportdesign. Het uitsluitend in eigendom hebben van deze domeinnaam leidt voorshands dan ook niet tot het oordeel dat Sportdesign thans toch nog inbreuk maakt op het handelsnaarnrecht van Sportdesign. Het onder sub l a. gevorderde zal derhalve bij gebreke van voldoende belang worden afgewezen.

Auteursrecht: 4.5 (…) Algemene voorwaarden kunnen in beginsel auteursrechtelijke bescherming genieten, wanneer het gaat om uniek geformuleerde voorwaarden die specifiek gericht zijn op de bedrijfsvoering van de gebruiker van de algemene voorwaarden. De door Sportdesign gehanteerde algemene voorwaarden voldoen naar voorlopig oordeel niet aan dit vereiste, nu deze algemene voorwaarden hoofdzakelijk standaardbepalingen bevatten die door menigeen veelvuldig worden gehanteerd en gekopieerd. Voor auteursrechtelijke bescherming is in dit geval dan ook voorshands geen plaats. De door Sportdesign gestelde inbreuk op het nonconcurrentiebeding door E-SportDesign c.s. maakt dat niet anders, nu zulks geen verruiming van de auteursrechtelijke bescherming oplevert. Het onder sub Ib. gevorderde zal derhalve eveneens worden afgewezen.

Bevoegdheid: Artikel 13 van de agentuurovereenkomst bevat een arbitragebeding inhoudende dat het scheidsgerecht van de Kamer van Koophandel (…) bij uitsluiting bevoegd is verklaard om geschillen tussen Sportdesign en Heutink te beslechten. Ter zake van het geschil tussen Sportdesign en Heutink zal van onbevoegdheid slechts sprake kunnen zijn als het aangewezen scheidsgerecht in kort geding spoedig uitspraak zal kunnen doen. Daarnaast is relevant of de expertise van deskundigen in het scheidsgerecht kan worden gemist. Partijen zijn bij de desbetreffende Kamer van Koophandel niet nagegaan of deze ook een spoedarbitrageprocedure kent, zodat op dit moment niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld of er bij die Kamer van Koophandel een reële mogelijkheid bestaat dat het geschil op korte termijn kan worden beslecht. Niet gebleken is dat voor de beoordeling van het onderhavige geschil specifieke deskundigheid van een arbiter van de Kamer van Koophandel noodzakelijk is. De voorzieningenrechter acht onder die omstandigheden geen termen aanwezig om zich onbevoegd te verklaren.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Breda, 27 mei 2010, LJN: BM6004, Bijoux Concept Sarl hodn Albanu tegen Pomerol Living c.s.

Gemeenschapsmerk. Domeinnaam. Stukgelopen samenwerking. Bevoegdheid. Gestelde inbreuk op beeldmerk Albanu door gebruik handelsnaam en domeinnaam albanu.nl.

De Rechtbank Breda is niet bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen op grond van het Gemeenschapsmerk. Art. 3 Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk is niet onverbindend wegens strijd met art. 103 van de Verordening. Vorderingen o.g.v. handelsnaamrecht eveneens afgewezen: geen gegronde vrees na onthoudingsverklaring.

Bevoegdheid: 3.5  (…) Op geen enkele wijze blijkt van een bedoeling van de Raad dat dit artikel [Art. 103 GMVo – IEF] afbreuk beoogt te doen aan de vooropgestelde wens dat een zo gering mogelijk aantal gerechten vorderingen op basis van het Gemeenschapsmerk beoordeelt. Wanneer het artikel zou worden uitgelegd als een bevoegdheidsscheppende bepaling voor alle gerechten in een lidstaat om voorlopige maatregelen te treffen, zou aan die doelstelling in hoge mate afbreuk worden gedaan. In Nederland worden deze vorderingen immers vooral beoordeeld in kort geding. In overeenstemming met de doelstelling van de Verordening is daarom dat art. 3 van de Uitvoeringswet niet onverbindend is wegens strijd met art. 103 van de Verordening.

Handelsnaamrecht: 3.6. Voor zover Bijoux Concept haar vorderingen heeft gebaseerd op het handelsnaamrecht, zullen deze worden afgewezen. De onthoudingsverklaring, in zoverre Bijoux Concept zich daarop heeft beroepen, biedt een grondslag voor een rechterlijk bevel mits er gegronde vrees bestaat dat in de toekomst Albanu opnieuw door [gedaagde 1] en/of Halsteren gebruikt gaat worden als handelsnaam. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is deze gegronde vrees niet aanwezig.

Lees het vonnis hier. 

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 18 mei 2010, KG ZA 09-1645, Architectenweb B.V. tegen SDU Uitgevers (met dank aan Lars Bakers, Bingh).

Reclamerecht. Tussenarrest. Berusting. Architectenweb stelt dat SDU zich van misleidende reclame heeft bediend bij aanprijzen vakblad De Architect. Vordering afgewezen in eerste instantie (vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 januari 2010, IEF 8510). Dit tussenarrest ziet op de gestelde berusting door Architectenweb middels een bericht op haar website. Naar oordeel kan dit bericht echter niet worden gezien als een berusting in een rechtelijke uitspraak.

2. (…) “Architectenweb betreurt de uitspraak, maar zal zich er bij neerleggen. “We hadden eerlijk gezegd de rechter aan onze zijde verwacht als het gaat om het transparant maken van een markt. (…) We hebben overwogen in hoger beroep te gaan. We hebben echter ons punt al gemaakt en zijn ervan overtuigd dat we onze klanten hiermee de benodigde transparantie hebben verschaft. Het is tijd de strijdbijl te begraven en ons weer volledig te richten op positieve zaken.”

6. Het hof is van oordeel dat het in r.o. 2 aangehaalde bericht, dat is geplaatst op de eigen website van Architectenweb, niet (zonder meer) kan worden aangemerkt als een (voldoende specifiek) tot SDU gerichte verklaring dan wel een jegens deze aangenomen houding, in die zin dat daarmee aan SDU te kennen wordt gegeven dat Architectenweb afstand doet van verdere rechtsmiddelen. SDU mocht er evenmin (zonder meer) op vertrouwen dat met bedoeld bericht jegens haar de wil werd geuit afstand te doen van het rechtsmiddel hoger beroep. De omstandigheid dat het bericht, doordat het op een vrij toegankelijke website is geplaatst, ook SDU heeft bereikt, doet daaraan niet af. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat berusting verstrekkende gevolgen heeft, alsook dat (in dit geval) daarmee de wederpartij een voordeel in de schoot wordt geworpen waar niets tegenover staat. Om die reden kan niet snel worden aangenomen – en mag de andere partij er ook niet te snel op vertrouwen – dat sprake is van berusting. Zo mocht SDU er na lezing van voormeld, niet specifiek tot haar gericht, bericht niet (zonder nadere omstandigheden, waaromtrent niets is gesteld) op vertrouwen dat Architectenweb met dat bericht tevens beoogde jegens SDU kenbaar te maken dat zij afstand deed van haar recht op hoger beroep.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 24 maart 2010, HA ZA 09-2869, Vacu Products B.V. tegen WMF Wurtembergische Metallwarenfabrik AG

Octrooirecht. Slaafse nabootsing. Bevoegdheidsincident. EP ananassnijder. De rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Vacu Products voor zover zij zien op octrooi-inbreuk en overige onrechtmatige handelingen van WMF buiten Nederland en op vergoeding van de daardoor geleden schade.

4.1. Artikel 2 lid 1 EEX-Vo1 wijst gezien de woonplaats van WMF in beginsel de Duitse rechter aan als bevoegde rechter. Voor zover de vorderingen zien op octrooi-inbreuk en overige onrechtmatige handelingen van WMF in Nederland en op vergoeding van de daardoor geleden schade is, hetgeen WMF ook niet bestrijdt, de Nederlandse rechter bevoegd op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo en (nu WMF de geldigheid van het ingeroepen octrooi bestrijdt) artikel 22 lid 4 EEX-Vo. Voor zover de vorderingen zien op octrooi-inbreuk en overige onrechtmatige handelingen en op vergoeding van de daardoor geleden schade buiten Nederland geldt evenwel de hoofdregel van artikel 2 lid 1 EEX-Vo omdat bevoegdheid van deze rechtbank niet op enige bepaling van de EEX-Vo kan worden gegrond en WMF de onbevoegdheid inroept. Voorzover de vorderingen van Vacu Products een grensoverschrijdend karakter hebben, zal de rechtbank zich derhalve onbevoegd verklaren.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 maart 2010, KG ZA 09-1745, Yell Limited tegen Yellow Page Marketing (eveneens met eerdere dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof)

Merkenrecht. Domeinnamen. Inbreuk aangenomen in Engeland op het Engelse merkrecht door een in Nederland gevestigde gedaagde. Eiseres Yell houdt geen relevante merkenregistraties die geldig zijn in de Benelux of Europa, maar bezit wel enkele woord- en beeldmerken Ýellow Pages’ met gelding in het Verenigd Koninkrijk. Gedaagde YPM is gevestigd in Nederland en houdster van de domeinnaam en business directory-website www.yellowpage-uk.com. Eiseres vordert gedaagde te gebieden iedere inbreuk op de merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk te staken en gestaakt te houden.

Vordering toegewezen. “(…) geldt daartoe dat de krachtens artikel 2 EEX-Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter, volgens bestendige jurisprudentie van de voorzieningenrechters van deze rechtbank, niettegenstaande artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, ook naar vreemd recht, een voorlopig oordeel kan geven in de vorm van een inschatting van de kansen van een geldigheidsverweer ter zake van een naar vreemd recht bestaand intellectueel eigendomsrecht.”

Verwording tot soortnaam niet aannemelijk gemaakt, inbreuk aangenomen. 1019h proceskosten:  “Hiermee valt niet te verenigen dat bij een grensoverschrijdend geval als in casu voor handhaving in een lidstaat geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de in de nationale wetgeving van een andere lidstaat ter uitvoering van de richtlijn geboden (handhavings)mogelijkheden, waarvan ook artikel 1019h Rv deel uitmaakt.

Bevoegdheid: 4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank komt, nu de gedaagde woonplaats heeft in Nederland, meer specifiek in het arrondissement ’s-Gravenhage, op grond van artikel 2 lid 1 EEX-Verordening jo. artikel 99 Rv bevoegdheid toe van het geschil kennis te nemen. Dit wordt niet anders nu de in casu gevorderde voorlopige voorziening, zoals hierna zal blijken, beoordeeld dient te worden naar vreemd recht en effect dient te sorteren buiten het nationale territoir (HR 24 november 1989, NJ
1992, 404 – Interlas / Lincoln).

4.2. Voor zover de vordering is gebaseerd op de merkenrechtelijke grondslag, heeft YPM nog aangevoerd dat het arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen van 13 juli 2006 inzake GAT/LuK aan dergelijke bevoegdheid in de weg staat. Dit verweer slaagt niet. Nog daargelaten dat het aangehaalde arrest specifiek ziet op Europees octrooirecht en zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet zonder meer valt in te zien dat het hierin overwogene onvoorwaardelijk kan worden doorgetrokken naar het terrein van het (nationale) merkenrecht, geldt daartoe dat de krachtens artikel 2 EEX-Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter, volgens bestendige jurisprudentie van de voorzieningenrechters van deze rechtbank, niettegenstaande artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, ook naar vreemd recht, een voorlopig oordeel kan geven in de vorm van een inschatting van de kansen van een geldigheidsverweer ter zake van een naar vreemd recht bestaand intellectueel eigendomsrecht.

Toepasselijk recht: 4.8. Het betoog van YPM in dit verband dat de omstandigheid dat naar vreemd recht een vordering wordt ingesteld, Yell ertoe zou hebben genoodzaakt de opinie van haar Engelse advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium ter kennis van YPM te brengen en niet eerst op 2 februari 2010, wordt verworpen. Hoewel als uitgangpunt geldt dat producties in een zo vroeg mogelijk stadium in het geding dienen te worden gebracht, en het aldus beschouwd voor de hand had gelegen dat Yell de opinie van haar Engelse advocaat gedateerd 15 december 2009 eerder in het geding had gebracht, zijn er in dit geval drie redenen die Yell sauveren. In de eerste plaats moet aan Yell worden toegegeven dat de bij de appointering van de zaak op 22 december 2009 gestelde eisen ter zake het tijdstip van dagvaarden en het in het geding brengen van producties minder gelukkig zijn geweest. In de tweede plaats geldt dat YPM met het van toepassing zijn van Engels recht op dit geschil in ieder geval bekend is sinds 19 januari 2010, zijnde de datum waarop de dagvaarding aan haar is betekend en vanaf welk moment zij ook zelf ter zake de nodige inlichtingen had kunnen inwinnen. In de derde plaats ten slotte – en doorslaggevend – geldt dat het van toepassing zijnde vreemde recht vanwege de merkenrichtlijn materieel niet afwijkt van het Nederlands recht op dit punt, zodat niet valt in te zien waarom YPM daardoor, zoals zij stelt maar niet onderbouwt, onevenredig in haar verdediging is geschaad. Dat zou mogelijk anders kunnen zijn voor de subsidiaire grondslag ‘Passing Off’, doch, zoals hierna zal blijken, wordt aan de behandeling daarvan niet toegekomen, zodat dit YPM niet schaadt.

4.10: Daartoe heeft YPM gesteld dat YELLOW PAGES in ieder Engelstalig woordenboek is te vinden en wordt omschreven als ‘a telephone directory of businesses’. Hoewel dit op zich een eerste belangrijke aanwijzing kan zijn dat het woordmerk op de inschrijvingsdatum reeds aan onderscheidend vermogen voor de ingeschreven waren of diensten heeft ingeboet, is zulks, zonder nader bewijs, dat ontbreekt, evenwel niet voldoende om in dit kort geding van het zijn verworden tot de in de handel gebruikelijke benaming uit te gaan. Zo heeft YPM bijvoorbeeld verzuimd aan te geven sinds wanneer YELLOW PAGES in Engelstalige woordenboeken is opgenomen, terwijl ook overigens geen bewijs is bijgebracht van haar stelling dat het woordmerk ten tijde van de inschrijving reeds was verworden tot soortnaam.

4.11. Anders dan door het verweer dat de merken van Yell nietig zijn, heeft YPM niet betwist dat het gebruik van de in r.o. 2.6. t/m 2.8. weergegeven tekens inbreuk maken op de aan Yell toekomende merkrechten, zodat daarvan naar voorlopig oordeel dient te worden uitgegaan.

Proceskosten: 4.16. De voorzieningenrechter overweegt dat het in deze zaak gaat om inbreuk op de nationale merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk. Gezien artikel 1019 Rv vallen bedoelde rechten strikt genomen buiten het toepassingsbereik van titel 15 Rv, waardoor artikel 1019h Rv toepassing zou missen. Dit laat evenwel onverlet dat titel 15 een implementatie vormt van Richtlijn (EG) 2004/48 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten welke, met als insteek de goede werking van de interne markt, beoogt nationale handhavings-regelingen te harmoniseren. Hiermee valt niet te verenigen dat bij een grensoverschrijdend geval als in casu voor handhaving in een lidstaat geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de in de nationale wetgeving van een andere lidstaat ter uitvoering van de richtlijn geboden (handhavings)mogelijkheden, waarvan ook artikel 1019h Rv deel uitmaakt. Aldus ziet de voorzieningenrechter aanleiding artikel 1019 Rv richtlijnconform toe te passen, zodat titel 15 ook van toepassing moet worden geacht bij de handhaving van buitenlandse rechten van intellectuele eigendom.

Lees het vonnis hier.