Procesrecht  

Vzr. Rechtbank Amsterdam 1 november 2012, LJN BY6209 (Molenbeek Invest B.V. tegen gerequestreerden)

Als randvermelding. Prejudiciële vragen over toelaatbaarheid van bewijsbeslag in niet-IE-zaken.

Rechtspraak.nl: De eerste van twee tussenbeschikkingen van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam. Verzoekster heeft verlof gevraagd tot het leggen van conservatoir verhaalsbeslag en conservatoir bewijsbeslag. Het verwijt van verzoekster jegens gerequestreerden komt er in de kern op neer dat zij vertrouwelijke en/of onjuiste informatie aan een derde hebben verstrekt, waardoor een deal met die derde niet is doorgegaan en dat gerequestreerden dat hebben gedaan met het oogmerk zichzelf te bevoordelen. Eén van de gerequestreerde zou over 16.000 e-mails beschikken die zijn gelijk zouden kunnen aantonen, maar hij was niet bereid die vrijwillig aan verzoekster te verstrekken. Het verzoek is bij beschikking van 1 november 2012 voorlopig toegestaan. Omdat het onder meer om een bewijsbeslag gaat dat geen betrekking heeft op rechten van intellectuele eigendom en in de rechtspraak daarover verschillend is geoordeeld, heeft de voorzieningenrechter in zijn beschikking van 1 november 2012 het voornemen bekend gemaakt om daarover prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Na het leggen van de bewijsbeslagen zijn partijen in de gelegenheid gesteld om te reageren op die voorgenomen vragen.

De voorzieningenrechter is ambtshalve voornemens de navolgende vier prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad over de toelaatbaarheid van bewijsbeslag in niet-IE-zaken:

1.  Volgens artikel 1019b lid 1 jo. 1019c lid 1 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) kan bewijsbeslag gelegd worden in zaken met betrekking tot intellectuele eigendom. Bestaat in zaken die niet vallen onder deze bepalingen ('niet IE-zaken') ook de mogelijkheid voor het leggen van een bewijsbeslag?

Toelichting.
Verschillende gerechtshoven hebben verschillend over de mogelijkheid van een bewijsbeslag in niet-IE-zaken geoordeeld:
-  Hof 's-Hertogenbosch 30 mei 2007, LJN BA9007 (niet mogelijk)
-  Hof Leeuwarden 4 augustus 2009, LJN BJ4901 (niet mogelijk)
-  ’s-Gravenhage 29 maart 2011, LJN BQ1725 (wel mogelijk)

De praktijk neemt in meerderheid aan dat de grondslag voor een dergelijk bewijsbeslag kan worden gevonden in artikel 730 jo 843a Rv en hiervoor wordt dan ook met zekere regelmaat verlof verleend. Kortheidshalve wordt verwezen naar de beslagsyllabus versie augustus 2012, p. 29-30 (bijgaand, tevens te vinden op www.rechtspraak.nl).

Het bewijsbeslag is een zeer ingrijpend middel. Zie bijvoorbeeld het door de voorzieningenrechter Amsterdam verleende verlof tot het leggen van bewijsbeslag bij een bank en het als vervolg daarop gevoerde kort geding tot inzage van het bewijs waarop het beslag rustte op grond van artikel 843a Rv en het daar weer uit voortvloeiende deurwaarderskortgeding. De genoemde uitspraken zijn bijgevoegd. Ze zijn ook op rechtspraak.nl gepubliceerd:
BY0184 KG RK 12-1416 beschikking beslagverlof
BY0185 KG ZA 12-1023 artikel 843a Rv procedure
BY0187 KG ZA 12-1343 deurwaarderskortgeding

2.  Indien bewijsbeslag in niet IE-zaken mogelijk is, moet er dan bijzondere terughoudendheid worden betracht bij het leggen van bewijsbeslag in woonhuizen? En als dit zo is, dient de voorzieningenrechter daarvoor in zijn beslagverlof bijzondere bepalingen op te nemen?

3.  Dient de voorzieningenrechter bij de beslaglegging (in geval van bewijsbeslag in niet IE-zaken) aanwezig te zijn? zo ja, geldt dit altijd of alleen als het gaat om beslag in woonhuizen. Zo nee, dient hij zich dan beschikbaar te houden voor vragen of problemen die zich tijdens de beslaglegging voordoen?

Toelichting vragen 2 en 3:
Het bewijsbeslag kan als het moet worden gelegd in een woonhuis praktisch gezien een soort 'civielrechtelijke huiszoeking' opleveren, zodat de vraag opkomt of dit evenals de strafrechtelijke huiszoeking moet worden voorzien van de waarborg dat (al dan niet 'ter plekke') onmiddellijk een rechterlijke toets kan worden ingeroepen. Overigens kan ook een bewijsbeslag in een bedrijfsruimte zeer ingrijpend zijn: veelal wordt een deel van het bedrijf praktisch stilgelegd en ook daar kunnen privacybelangen (bijvoorbeeld van werknemers) een rol spelen. De vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie is in die zin gewaarborgd dat in het verlof bepaald pleegt te worden dat de verzoeker niet bij de beslaglegging aanwezig mag zijn en dat de inzage pas plaatsvindt in het kader van de artikel 843a Rv procedure.

4.  Artikel 292 lid 5 Rv bepaalt: "De rechter houdt de beslissing op de eis of het verzoek aan totdat een afschrift van de beslissing van de Hoge Raad is ontvangen." Is met deze bepaling verenigbaar dat als de spoedeisendheid van een verzoek dit vereist, het verzoek voorlopig wordt toegewezen, waarbij de definitieve beslissing wordt aangehouden in afwachting van het antwoord van de Hoge Raad op de te stellen prejudiciële vraag?

Toelichting
Vanuit de gedachte dat het meerdere het mindere omvat wordt soms een voorlopig verlof tot beslaglegging gegeven (zie Hof 's-Hertogenbosch 7 oktober 2010, LJN BN9816 en beslagsyllabus versie augustus 2012, pagina 9). Wat de rechtsgevolgen van het voorlopig beslagverlof zijn als het niet komt tot een definitieve verlening van het verlof is overigens nog niet uitgekristalliseerd.
Ook in het onderhavige geval is een voorlopig beslagverlof verleend, omdat het anders niet mogelijk zou zijn een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad te stellen zonder dat een onaanvaardbaar risico in het leven wordt geroepen dat het bewijsmateriaal waarop verzocht wordt beslag te mogen leggen verdwijnt. Op deze wijze kan de gerequestreerde ook de rol spelen die hem in art. 292 lid 2, 393 lid 1 en 7 en 394 lid 1 Rv, zoals ingevoerd krachtens de Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad is toegedacht. Als eerst vragen zouden worden gesteld aan de Hoge Raad en het antwoord daarop zou worden afgewacht alvorens verlof te verlenen, zou immers gerequesteerde genoemde rol niet spelen.

Beschikking Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, LJN BY6175 (Main Freight Carriers B.V. tegen Mainfreight B.V.)

Uitspraak ingezonden door Richard Latten en Julian van de Velde, Smallegange.

Handelsnaamrecht. Procesrecht. Toelichting bij honderden ingebrachte stukken. In navolging van IEF 11376, waarin het verzoek ex artikel 6 Handelsnaamwet wordt afgewezen, nu niet is voldaan aan de stelplicht. De enkele inschrijving in het Handelsregister dient niet als onderbouwing van het feitelijke gebruik van de handelsnaam.

Rangorde van de gevoerde handelsnamen: Middels vrachtbrieven of cognossementen die door Main Freight Carriers zijn uitgegeven of waarbij zij partij, is voldoende onderbouwd dat de handelsnaam werd gevoerd nog voor de verweerster de handelsnaam in Nederland ging voeren. Voor bescherming van een buitenlandse handelsnaam in Nederland is niet nodig dat de onderneming in Nederland gevestigd is en de handelsnaam in Nederland wordt gevoerd. Voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid geniet.

Procesrecht: Een toelichting bij de ingebrachte stukken is niet nodig - en het is zelfs niet wenselijk - dat de honderden overlegde stukken ieder afzonderlijk worden besproken.

Er zijn in 2006 en 2011 merkrechten aangevraagd/ gedeponeerd, derhalve toen de handelsnaam Main Freight Carriers reeds werd gevoerd door (de rechtsvoorgangster van) verzoekster. Dat brengt mee dat deze oudere handelsnaam niet in strijd met de merkrechten is gevoerd.

Het staat derden niet vrij om de combinatie van (beschrijvende) woorden te gebruiken, als daardoor verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Verzoekster stelt dat er daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, met name bij klanten en bij vervoerders, die verweerster meedeelden dat voor verzoekster bestemde ladingen konden worden afgehaald en omgekeerd en die ladingen verkeerd afleverden. Het verzoek ex 6 Hnw wordt toegewezen onder last van een dwangsom van €5.000 per dag met een maximum tot €2.000.000,-.

De rangorde van de gevoerde handelsnamen: 
12. Verzoekster heeft gesteld dat SCR de handelsnaam Main Freight Carriers heeft gevoerd van 1997 tot juli 2008. In hoger beroep heeft verzoekster als productie 8 een groot aantal stukken overlegd betreffende gebruik van deze handelsnaam in de jaren 1997 tot en met 2012 door achtereenvolgens SCR en verzoekster. Het gaat daarbij (...) om vrachtbrieven of cognossementen die door Main Freight Carriers zijn uitgegeven of waarbij zij partij was en om facturen, correspondentie en bankafschriften, waarop de handelsnaam voorkomt. (...) Het hof is van oordeel dat de toelichting dat het gaat om vrachtbrieven, facturen, correspondentie en bankafschriften, waarop de handelsnaam Main Freight Carriers voorkomt, in dit geval, ook gelet op de aard van de stukken en hetgeen daarme bedoeld is aan te tonen - dat de handelsnaam daarop voorkomt- , voldoende is om de stelling dat de handelsnaam vanaf 1997 in Nederland is gebruikt te onderbouwen. Daarvoor is niet nodig - en zelfs niet wenselijk - dat de honderden overlegde stukken ieder afzonderlijk worden besproken. (...)

Aan het bovenstaande kunnen onvoldoende afdoen de stellingen van verweerster:
- dat geen reclame-uitingen zijn overlegd, (...)
- dat uit een, door verweerster als productie 13 in eerste aanleg overlegd marktonderzoek van Markenizer zou zijn gebleken dat Main Freight Carriers bij (ongeveer) 16 van 20 benaderde bedrijven en een aantal organisatie niet bekend was, alleen al omdat uit dat onderzoek juist de, ook in het rapportage van dit onderzoek vermelde, conclusie "op bais van bovenvermeld onderzoek kan het gebruik van de handelsnaam MAIN FREIGHT CARRIERS BV in Nederland worden bevestigd" valt te trekken. Daarvoor is niet nodig dat het gebruik bij iedereen in de "logistieke markt" bekend is. Overigens heeft verzoekster de juistheid van de onderzoeksmethode en de -resultaten betwist.

15. Voorts overweegt het hof over dit gestelde gebruik als volgt. Voor bescherming van een buitenlandse handelsnaam in Nederland is niet nodig dat de onderneming in Nederland gevestigd is en de handelsnaam in Nederland wordt gevoerd. Voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid (zodanie bekendheid dat daardoor verwarring is te duchten) geniet. Ter onderbouwing van de gestelde bekendheid in Nederland heeft verweerster concreet gesteld dat er contacten met Nederlandse bedrijven en transporten via, van en naar Rotterdam en Amsterdam zijn geweest in de periode van 2000 tot en met 2007 en daarvan bewijsstukken zijn overlegd.

Verwarringsgevaar
20. Verzoeksters handelsnaam bestaat uit, ook voor het Nederlandse publiek, beschrijvende bestanddelen main (belangrijkste/ hoofd-), freight (vracht) en carriers (vervoerders). Dat brengt mee dat dei bestanddelen in beginsel ook door derden moeten kunnen worden gebruikt en de beschermingsomvang in zoverre beperkt is. Dat betekent echter niet dat het derden ook vrij staat eenzelfde combinatie van die woorden te gebruiken, als daardoor verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

22. Verzoekster stelt dat er daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, met name bij klanten en bij vervoerders, die verweerster meedeelden dat voor verzoekster bestemde ladingen konden worden afgehaald en omgekeerd en die ladingen verkeerd afleverden. (...)

23. Gelet op de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en de omstandigheid dat partijen beide vanuit (de omgeving van) Rotterdam een expeditiebedrijf uitoefenen en zich daarbij deels op hetzelfde soort vervoer en dezelfde klanten richten, is het hof van oordeel dat bij het publiek tussen de ondernemingen van verzoekster en verweerster verwarring is te duchten. Dit geldt temeer nu reeds daadwerkelijke verwarring is opgetreden. Het hof is dan ook van oordeel dat verweerster de handelsnaam Mainfreight voert in strijd met het in artikel 5 Hnw vermelde verbod.

Lees een afschrift zaaknr. 200.107.660/01 of LJN BY6175.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Buitenlandse handelsnaam ook beschermd in Nederland)

OLG Stuttgart 4 december 2012, 17 O 714/08 (Converse Inc. tegen Mawa Sportswear GmbH)

Uitspraak ingezonden door Leonie Kroon en Niels Mulder, DLA Piper.

In de serie Converse-uitspraken. Duitsland. Bewijslastverdeling in het merkenrecht, waarin Bundesgerichthof [IEF 11252] anders oordeelt dan het OLG Stuttgart [IEF 9705] : het is aan de verweerder om te bewijzen dat het niet gaat om productvervalsingen, omdat regelmatig de toestemming van de merkenrechthouder ontbreekt. In uitzonderingsgevallen kan de merkenrechthouder hebben ingestemd met de nagemaakte waar, maar dat verandert niets aan de bewijslast die ook dan nog bij de inbreukmaker ligt. (onder 25).

Het in het verkeer brengen van door het merkenrecht beschermde waar door een persoon die daartoe niet gerechtigd is, levert een merkenrechtelijke inbreuk op, tenzij het originele waar is die van de merkenrechthebbende afkomstig is of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht. De derde partij dient dan te bewijzen dat het om originele waar gaat of dat deze met toestemming van de rechthebbende in het verkeer is gebracht.

Er volgt geen omkeer van de bewijslast indien eiser niet bereid is om eigen bedrijfsgeheimen en de codering prijs te geven.

Onder D.1.b):

Daher muss die Beklagte grundsätzlich den Nachweis führen, dass es sich nicht um Produktfälschungen handelt, weil hier regelmäßig die Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von par. 14 Abs. 2 MarkenG und art. 9 Abs 1 Satz 2 GMV fehlt. Zwar kann in Ausnahmefällen der Markeninhaber dem Vertrieb nachgeahmter Ware zugestimmt haben. Das ändert aber ebenfall nichts an der Beweislast des Dritten für das Voliegen der Zustimmun des Markeninhabers.
Etwas anderse gilt nur dann, wenn die Beweisführung ducht den in Anspruch genommenen Dritten es dem Markeninhaber emöglichen würde, die nationale Märkte abzuschotten. Die Erfordernisse des Schutzes des freien Warenverkehrs nach art. 34 und 36 AEUV gebieten allerdings einde Modifizierung dieser allgemeinen Beweisregel, wenn sie es einem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationale Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen.

c. Allerdings trifft den Markeninhaber, der - wie die Klägerin - eine Produktfälschung behauptet, regelmäßig einde sekundäre Darlegungslast, weil er ohne weiteres Aufklärung darüber leisten kann, aufgrund welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist (...)

Nichts anderes, namentlich keine Beweislastumkehr, folgt daraus, dass die Klägerin sich nicht bereitgefunden hat, die firmeneigene Kodiering auf den Schuhen aufzudecken. Ihre sekundäre Darlegungslast gebietet ihr nicht, diese Betriebsgeheimnisse offenzulegen. Denn es steht schon nicht fest, dass die übrigen von Klägerin vorgetragenen Merkmale, aus denen sich eine Produktfälschung ergeben soll, keine Aufschluss hierüber brächten. Im Übrigen besteht die sekundäre Darlegungslast einer Partei nu im Rahmen des Zumutbaten, weshalb sie Betriebsgeheimnisse grundsätzlich nicht offenzulegenbraucht. (BGH)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 7 december 2012, zaaknr. 429613 / KG 12-1165 (Delaval Holding AB tegen Boumatic Robotics)

Uitspraak ingezonden door John Allen, Paul van Dongen en Chantal de Waal, NautaDutilh N.V..

Octrooirecht. Niet-inventief. Procesrecht. Bevoegdheid. DeLaval is actief op het gebied van inrichtingen voor (melk)veehouderij. Zij is in het bezit van octrooi EP1089614 voor een rek voor het vasthouden van speenkommen). Boumatic ontwikkeld, vervaardigt en verhandeld melkmachines, waaronder ook een melkinrichting die plaats biedt aan twee koeien.

DeLaval vordert een provisioneel verbod en een gelijk (maar niet-provisioneel) verbod op inbreuk op het octrooi en de parallelle octrooien totdat in een bodemprocedure door de Nederlandse rechter onherroepelijk anders is beslist, of totdat door de buitenlandse rechter is beslist over de geldigheid van het ingeroepen recht.

Boumatic heeft onder meer gesteld dat het octrooi niet inventief is ten opzichte van WO 001 in combinatie met WO 396 en dat is naar voorlopig oordeel juist. In WO 001 is bijzondere aandacht besteed aan het schoonmaken en -houden van de inrichting. WO 396 voorziet in een reinigingsorgaan en een toevoerorgaan voor reinigingsfluïdum die vanuit een stand niet onder de te reinigen speenkom bewegen. Dat het reinigingsorgaan van WO 396 niet van boven de speenkommen maar van opzij beweegt naar een positie onder de speenkommen, doet naar voorlopig oordeel niet ter zake.

Er bestaat een serieuze niet te verwaarlozen kans dat door het gebrek aan inventiviteit van het octrooi dat de conclusies uit het octrooi en uit de parallelle octrooien nietig zullen worden geoordeeld.

Tot slot volgt onder verwijzing naar HvJ EU Van Uden - Deco-Line en Solvay Honeywell een onbevoegdheidsverklaring om kennis te nemen van de al dan niet provisionele vordering tot het gelasten van voorlopige maatregelen voor zover deze werking zou moeten hebben buiten Nederland.

4.10. De gemiddelde vakman was op de prioriteitsdatum bekend met verschillende reinigingsinrichtingen voor (geautomatiseerde) melkinrichtingen, waaronder die geopenbaard in WO 396. Een reinigingsinrichting volgens WO 396 heeft naar voorlopig oordeel alle ontbrekende kenmerken van conclusie 1 (en van de eveneens door DeLaval ingeroepen conclusie 4, die ziet op de zwenkbaarheid van het reinigingsorgaan). Een inrichting volgens WO 396 is immers voorzien van een reinigingsorgaan en een toevoerorgaan voor reinigingsfluïdum, die vanuit een stand niet onder de te reinigen speenkom bewegen naar een stand in hoofdzaak verticaal onder die speenkom (zie vooral figuur 4). Voor zover WO 396 geen middelen openbaart om de reinigingsinrichting niet handmatig, maar automatisch onder de speenkommen te draaien kan in toevoeging van dat kenmerk naar voorlopig oordeel geen inventiviteit gelegen zijn omdat, zoals Boumatic terecht heeft aangevoerd, de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis begrijpt dat hij die beweging kan mechaniseren.

4.11. Dat het reinigingsorgaan van WO 396 niet van boven de speenkommen maar van opzij beweegt naar een positie onder de speenkommen, doet, anders dan DeLaval heeft betoogd, naar voorlopig oordeel niet ter zake. De voorgeschreven beweging dient er toe het reinigingsorgaan op zijn plaats te brengen vanuit een positie waarin het geen belemmering vormt voor andere bewegingen voor, tijdens en na het melkproces. Voorshands is niet in te zien waarom het reinigingsorgaan voorafgaand aan de reinigingshandelingen juist boven de speenkommen zou moeten zijn geplaatst en niet ernaast. Een uitleg van conclusie 1 in die zin wordt voorshands niet gevolgd.4.11. De voorgeschreven beweging dient ertoe het reinigingsorgaan op zijn plaats te brengen vanuit een positie waarin het geen belemmering vormt voor andere bewegingen voor, tijdens en na het melkproces. Voorshand is niet in te zien waarom het reinigingsorgaan voorafgaand aan de reinigingshandelingen juist boven de speenkommen zou moeten zijn geplaatst en niet ernaast. Een uitleg van conclusie 1 in die zin wordt voorshands niet gevolgd.

4.13. Conclusie 1 (evenals conclusies 4 en 7) van EP 614 ziet echter niet uitsluitend op inrichtingen voor reiniging van de speenkommen na iedere melkbeurt, maar op inrichtingen waarmee zowel de speenkommen als de gehele melkinrichting kunnen worden gereinigd en ongeacht de frequentie of intensiteit van de reiniging. (...) Bovendien is niet aannemelijk dat de gemiddelde vakman zich bij het zoeken van een oplossing voor het objectieve technische probleem zou beperken tot uitsluitend inrichtingen voor het reinigen van speenkommen na iedere melkbeurt.

4.14. Op grond van wat hiervoor is overwogen is voorshands aannemelijk dat de gemiddelde vakman zonder inventiviteit de inrichting bekend uit WO 001 zal voorzien van een reinigingsinrichting volgens WO 396 en aldus tot de inrichting en de werkwijze zal komen die in de ingeroepen conclusies 1, 4 (in combinatie met conclusie 1) en 7 van EP 614 is geoctrooieerd.

Op andere blogs:
Deterink (De vereiste reële band voor toepassin artikel 31 EEX-Vo)

HR 7 december 2012, LJN BX9018 (H&M tegen G-Star International)

Uitspraak ingezonden door Moïra Truijens en Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap.

Procesrecht. Bevoegdheid. Aanbieden via website. In navolging van IEF 8120 (Vzr. Dordrecht) en IEF 9564 (Hof Den Haag).

In't kort: De Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake is van een misslag in het bodemvonnis van de rechtbank Dordrecht. Op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo is de rechter in het arrondissement Dordrecht internationaal  bevoegd op grond van art. 5 lid 3 EEX, omdat de kleding via de website wordt aangeboden en dus is te verkrijgen op de Nederlandse markt.

Onder verwijzing naar HvJ EU Wintersteiger (IEF 11205) onder 3.3.2:

Er bestaat geen grond anders te oordelen voor een beweerde schending van een - evenals een merkrecht territoriaal begrensd - auteursrecht, zoals in dit geval. Nu het met betrekking tot de vordering tegen H&M AB gaat om een beweerde inbreuk op het Nederlandse auteursrecht van G-Star door het verkopen, althans aanbieden van kleding via de website www.hm.com, die eigendom is van H&M AB, alle H&M-kleding ook via deze website te verkrijgen zal zijn (naar bij pleidooi namens H&M aan het hof is medegedeeld) en die website mede is gericht op de Nederlandse markt, al hetgeen medebrengt dat de Elwood-broek wordt aangeboden in Dordrecht, is de rechter in het arrondissement Dordrecht internationaal bevoegd krachtens art. 5 lid 3 EEX-Vo kennis te nemen van de onderhavige vorderingen tegen H&M AB.

Lees het afschrift van het arrest nr. 11-03520. en LJN BX9018.

3.3.1 Middel I keert zich tegen rov. 9 en 10, waarin het hof heeft geoordeeld dat het zich, als kortgedingrechter, met betrekking tot de vraag naar zijn internationale rechtsmacht ter zake van de vorderingen tegen H&M AB had te richten naar hetgeen de rechtbank Dordrecht intussen in het in de bodemprocedure opgeworpen bevoegdheids-incident dienaangaande heeft beslist, te weten dat haar rechtsmacht toekomt ingevolge art. 5 lid 3 EEX-Vo (rov. 9), en dat zich in dit geval geen omstandigheid voordoet die een uitzondering op dat beginsel rechtvaardigt, nu van een klaarblijkelijke misslag geen sprake is en zich geen wijziging in de omstandigheden heeft voorgedaan (rov. 10). Het voegde daaraan toe:
"Het hof deelt overigens het oordeel van de rechtbank (in r.o. 5.4) over de rechtsmacht op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo, in welk verband het hof overweegt dat namens H&M c.s. tijdens pleidooi desgevraagd is meegedeeld dat het de bedoeling is dat alle in de H&M winkels aangeboden kleding ook via de website te verkrijgen is, althans in de toekomst zal zijn."

3.3.2 Het middel bestrijdt het oordeel van het hof dat geen sprake is van een misslag in het bodemvonnis van de rechtbank, en, zo begrijpt de Hoge Raad, betoogt naar de kern dat het hof heeft miskend dat art. 5 lid 3 EEX-Vo ook de relatief bevoegde rechter aanwijst, terwijl H&M c.s. hebben aangevoerd dat in het arrondissement Dordrecht noch door H&M BV, noch door H&M AB verkopen van de Elwood-broek zijn verricht en zich aldaar dus geen schadebrengend feit heeft voorgedaan. Geklaagd wordt voorts dat het oordeel van het hof onverenigbaar is met zijn vaststelling (in rov. 24) "dat de onderhavige H&M Jeans (nog) niet via de website te koop zijn aangeboden", hetgeen, aldus het hof, bij de rechtbank ten tijde van haar vonnis in de bodemprocedure bekend mag worden verondersteld.
Het middel mist doel. De beslissing van het hof berust op twee gronden die haar ieder zelfstandig kunnen dragen, te weten op het oordeel van de bodemrechter, alsmede op de hiervoor aan het slot van 3.3.1 geciteerde overweging. Voor zover het middel ook over laatstbedoeld oordeel klaagt, faalt het. Uit de rechtspraak van het HvJEU volgt dat als "plaats waar het schade brengende feit zich heeft voorgedaan" als bedoeld in art. 5 lid 3 EEX-Vo mede is te verstaan de plaats waar de schade is ingetreden (het "Erfolgsort"), terwijl art. 5 lid 3 EEX-Vo met betrekking tot een inbreuk op een merkrecht aldus heeft uitgelegd: "dat een geschil over een inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk die zou bestaan in het gebruik door een adverteerder van een aan dat merk identiek trefwoord op de website van een zoekmachine die via een landgebonden top-niveaudomeinnaam van een andere lidstaat opereert, aanhangig kan worden gemaakt bij de rechters van de lidstaat waar het merk is ingeschreven of bij de rechters van de lidstaat van de plaats waar de adverteerder is gevestigd." (HvJEU 19 april 2012, C-523/10, NJ 2012/403 (Wintersteiger)

Er bestaat geen grond anders te oordelen voor een beweerde schending van een - evenals een merkrecht territoriaal begrensd - auteursrecht, zoals in dit geval.
Nu het met betrekking tot de vordering tegen H&M AB gaat om een beweerde inbreuk op het Nederlandse auteursrecht van G-Star door het verkopen, althans aanbieden van kleding via de website www.hm.com, die eigendom is van H&M AB, (zie hiervoor in 3.1 onder iii), alle H&M-kleding ook via deze website te verkrijgen zal zijn (naar bij pleidooi namens H&M aan het hof is medegedeeld) en die website mede is gericht op de Nederlandse markt (rov. 9, in cassatie niet bestreden), al hetgeen medebrengt dat de Elwood-broek wordt aangeboden in Dordrecht, is de rechter in het arrondissement Dordrecht internationaal bevoegd krachtens art. 5 lid 3 EEX-Vo kennis te nemen van de onderhavige vorderingen tegen H&M AB.

Op andere blogs:
Cassatieblog (Nederlandse rechter heeft rechtsmacht bij grensoverschrijdende inbreuk op Nederlands auteursrecht)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 december 2012, LJN BZ0554 (Hearst Magazines Netherlands tegen Bouwhuis)

Uitspraak ingezonden door Christiaan Alberdingk Thijm, SOLV.

Executievonnis. Gewraakt (onrechtmatig) artikel drie jaar niet opvraagbaar geweest. Technische fout. Relatief korte duur. Beperkte kring van personen. Van een (journalistiek) medium kan niet worden verlangd dat zij gepubliceerde artikelen - ook al zijn die door een rechter onrechtmatig bevonden - voor altijd uit haar archieven wist.

Quote is in een kort geding uit 2009 bevolen tot het gestaakt houden van de publicatie met twee titels "Hans Wiegel betrokken bij vastgoedfraude van Bouwstate" en "Hans Wiegel betrokken bij dubieuze praktijken Bouwstate". Tevens is rectificatie op quotenet.nl bevolen. Nu blijkt in november 2012 dat na het invoeren van zoektermen "Johan Bouwhuis" of "Wiegel" op de site dat het artikel "Update: Hans Wiegel betrokken bij dubieuze praktijken Bouwstate" verschijnt.

Recentelijk is opnieuw aandacht besteed aan Bouwhuis, vanwege nieuwe ontwikkelingen. Het aantal opvragingen van het artikel op 20, 21, 22 en 23 november is respectievelijk 9, 37, 2 en 7 keer. Dat het (oude) artikel tijdelijk opvraagbaar is geweest, komt door een technische fout. Op 4 november 2012 heeft Quote haar nieuwe website gelanceerd en de oude artikelen zijn vervolgens in delen overgezet naar het archief, een instelling bij het gewraakte artikel is verloren gegaan. Op die dag heeft de zoekmachine Google het in haar cache opgeslagen.

Als van een artikel (op eenvoudige wijze) kennis genomen kan worden, zijn er dwangsommen verbeurd. Echter van een (journalistiek) medium kan niet worden verlangd dat zij artikelen voor altijd uit haar archieven wist, waardoor die artikelen ook niet meer voor intern gebruik toegankelijk zouden zijn. Het door de voorzieningenrechter gehanteerde uitgangspunt dat sprake is geweest van een technische fout, waardoor het artikel korte tijd weer opvraagbaar is geweest, leidt tot de conclusie dat geen sprake is geweest van enig bewust of actief handelen van Quote gericht op het overtreden van het bevel uit het vonnis. Bij het lanceren van haar nieuwe website heeft Quote niet moeten controleren of het artikel weer opvraagbaar was. Voor een dergelijke controle bestond, zeker drie jaar na dato, voor Quote geen aanleiding. Er zijn in dit geval geen dwangsommen verbeurd.

In interessante overweging:

4.6. Vervolgens zal worden beoordeeld (...) of Quote met de handelingen die zij al dan niet heeft verricht ter uitvoering van het vonnis van 5 november 2009 dwangsommen heeft verbeurd. Bij deze beoordeling is het van belang dat Quote aanvankelijk (in november 2009) te goeder trouw uitvoering heeft gegeven aan het vonnis. Het artikel is vervolgens drie jaar niet opvraagbaar geweest via de website van Quote. Voorshands heeft Quote voldoende aannemelijk gemaakt dat het artikel in november 2012 enige tijd opvraagbaar is geweest als gevolg van een technische fout. Bovendien is aannemelijk dat die opvraagbaarheid van relatief korte duur is geweest en dat het aantal opvragingen beperkt is gebleven (en grotendeels in de kring van personen rondom Bouwhuis heeft plaatsgevonden). (...) Bouwhuis heeft aangevoerd dat het nog maar de vraag is of in dit geval sprake is geweest van een technische fout en gesuggereerd dat de opvraagbaarheid van het artikel in november 2012 samenhing met de hernieuwde aandacht van Quote voor zijn persoon, maar hij slaagt er niet in dit voldoende aannemelijk te maken. Ook heeft hij onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het artikel al op 29 oktober 2912 opvraagbaar was en dat er dus geen verband kan bestaan tussen de opvraagbaarheid van het artikel en het lanceren van de nieuwe website van Quote op 4 november 2012. Uit het proces-verbaal van constatering van 21 november 2012 blijkt immers niet dat het artikel op 29 oktober 2012 reeds opvraagbaar was en Bouwhuis heeft ter zetting verklaard dat hij zelf pas op 20 november 2012 heeft ontdekt dat het artikel opvraagbaar was. (...) Het door de voorzieningenrechter gehanteerde uitgangspunt dat sprake is geweest van een technische fout, waardoor het artikel korte tijd weer opvraagbaar is geweest, leidt tot de conclusie dat geen sprake is geweest van enig bewust of actief handelen van (medewerkers van) Quote dat erop was gericht het bevel zoals opgenomen in het vonnis van 5 november 2009 te overtreden. Quote heeft dan ook redelijkerwijs voldoende inspanning en zorgvuldigheid betracht om dit vonnis na te komen. Onjuist is het standpunt van Bouwhuis dat Quote het desbetreffende artikel had moeten wissen van haar server en dat zij hoe dan ook, door dit na te laten, onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld. Van een (journalistiek) medium als Quote kan niet worden verlangd dat zij in het verleden gepubliceerde artikelen - ook al zijn die door een rechter onrechtmatig bevonden - voor altijd uit haar archieven wist, waar die artikelen ook niet meer voor intern gebruik toegankelijk zouden zijn. Eveneens onjuist is het standpunt van Bouwhuis dat Quote bij het lanceren van haar nieuwe website had moeten controleren of het gewraakte artikel niet weer opvraagbaar was. Voor een dergelijke controle bestond, zeker drie jaar na dato, voor Quote geen aanleiding.

Lees de uitspraak zaaknr. 530886 / KG ZA 12-1618 SP/MV, LJN BZ0554.

Op andere blogs:
MediaReport (Quote verbeurt geen miljoen euro aan dwangsommen)

C. Shannon en E.J.V.T. van den Broek, 'Effectieven handhaving van IE-rechten en de rol van de douane' in De Bedrijfsjurist november 2012, nr. 5, p. 8-9.

Een bijdrage ingezonden door Carreen Shannon en Gie van den Broek, Deterink.

Bescherming van intellectuele eigendom is voor veel bedrijven als de bescherming van de kroonjuwelen. Door een bedrijf ontwikkelde productnamen, logo's en designs, aanwezige innovaties en kennis vormen immers veelal de spil van het bedrijf. (...) In dit artikel gaan we in op de handhaving van deze intellectuele eigendomsrechten. Daarbij zoomen we in op de rol van de Douane, alsmede het probleem van de namaakgoederen aangetroffen in transit. We sluiten af met enkele Tips & Tricks.

Laat de Douane uw fort bewaken
(...) In toenemen de mate maken bedrijven gebruik van de mogelijkheid van toezicht door de Douane, door middel van het indienen van een artikel 5 verzoek op grond van Verordening 1383/2003 (hierna: de Douaneverordening). met een dergelijk verzoek vraagt de houder van een IE recht de Douane om op te treden tegen door haar aangetroffen goederen die vermoedelijk inbreuk maken. Dat optreden houdt meer specifiek in dat de Douane de vrijgave van die goederen opschort of ze vasthoudt, en de houder van het IE recht daarover informeert. De houder van het IE recht heeft vervolgens een bepaalde termijn om na te gaan of het ook daadwerkelijk om inbreukmakende goederen gaat en civielrechtelijk optreden houdt doorgaans in dat in eerste instantie een brief wordt verstuurd naar de geadresseerde en de houder van de goederen met het verzoek vrijwillig akkoord te gaan met vernietiging van de goederen, waarna bij geen gehoor een inbreukprocedure voor de rechter wordt gestart. (...)

Tips & Tricks

• Zorg naast de bescherming van uw intellectuele eigendom in afzetlanden, ook voor deugdelijke bescherming in productielanden (waaronder China).
• Dien een zo volledig en specifiek mogelijk gedocumenteerd artikel 5 verzoek in bij de Douane, met aanwijzing van alle Lidstaten waar u binnenkomst van inbreukmakende goederen verwacht, en zorg dat dit verzoek minstens een keer per jaar wordt geactualiseerd.
• Overweeg gebruik van de IPM module ontwikkeld door de World Customs Organisation om de douaneautoriteiten binnen en buiten de EU makkelijker te maken inbreukmakende goederen te identificeren.
• Vraag de Douane ten aanzien van verdachte transitgoederen die vanwege het ontbreken van een vermoeden van inbreuken in de EU niet kunnen worden tegengehouden, de douaneautoriteit van het land van bestemming te tippen over de aankomst van de verdachte zending. Dit zal de Douane overigens alleen doen indien met het land van bestemming een uitwisselingsverdrag voor dit soort informatie bestaat.
• Treedt kordaat op tegen handelaren in producten die inbreuk maken op uw IE rechten en deins niet terug voor een rechtszaak na een deugdelijk onderzoek naar verhaalsmogelijkheden.
• Schaam u niet voor het feit dat uw merk of product wordt nagemaakt; dat is de keerzijde van uw succes. Communiceer via uw website over namaak en stimuleer daarbij dat consumenten aangetroffen namaak bij u melden.
• Het komt regelmatig voor dat het 'lek' bij de fabrikant van de authentieke producten zit. Zorg voor sluitende contracten met uw fabrikanten en leg daarbij vast dat u onaangekondigd controles mag uitvoeren bij de productie- en opslagfaciliteiten.

C.J.S. Vrendenbarg, Update met Apple/Samsung kort commentaar bij HvJ EU 15 november 2012, zaak C-180/11 (Bericap tegen Plastinnova), IE-Forum nr. IEF 12069.

Update van IEF 12065 met IEF 12062. Update: De vraag rijst of de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn c.q. artikel 1019 e.v. Rv (nog) wel van toepassing zijn te achten op, bijvoorbeeld, een nietigheidsprocedure die is ingesteld in het kader van een inbreukprocedure. Deze problematiek speelt op dit moment in de zaak Apple / Samsung [IEF 12062], waarin Samsung in reconventie (voorwaardelijk) de nietigheid vordert van het Nederlands deel van het octrooi van Apple. Samsung wordt ten aanzien van de reconventionele vordering in het ongelijk gesteld. In verband met het arrest Bericap/Plastinnova rijst de vraag wat dient te gebeuren met de proceskosten ex artikel 1019h Rv. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de consequenties van het arrest voor deze zaak. Het Europese Hof rept echter niet over de toepasselijkheid van de richtlijn in een dergelijke situatie. In het algemeen heeft het Europese Hof geen of nauwelijks aandacht voor de positie van de (zich met succes) verwerende, (beweerdelijk) inbreukmakende partij. Wat dient te gebeuren met de proceskosten indien de ‘inbreukmaker’ zich met succes verweert tegen de rechthebbende, bijvoorbeeld door middel van een geslaagde nietigheidsactie tegen het ingeroepen IE-recht? Naar mijn mening dient conform de restrictieve benadering onderscheid te worden gemaakt tussen:

(i) op zichzelf staande nietigheidsprocedures (denk aan een nietigheidsprocedure geïnitieerd door iemand die zelf geen merkhouder is, maar de nietigheid van een merk inroept omdat het ingeschreven merk onderscheidend vermogen mist) en
(ii) nietigheidsprocedures die zijn ingesteld in het kader van een inbreukactie. De eerste categorie nietigheidsprocedures valt buiten de reikwijdte van de Handhavingsrichtlijn. Dat volgt uit het arrest in de zaak Bericap/Plastinnova, waarin het ook ging om een op zichzelf staande nietigheidsprocedure, in dit geval met betrekking tot een gebruiksmodel. De tweede categorie nietigheidsprocedures kan worden gelijkgesteld met een verweer in of naar aanleiding van een inbreukprocedure en valt om die reden wel onder het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn. Binnen dat kader laat artikel 14 richtlijn / 1019h Rv ruimte voor een veroordeling van die rechthebbende in de proceskosten van de wederpartij, wanneer de rechthebbende in het ongelijk wordt gesteld: immers rept de bepaling over de ‘in het ongelijk gestelde partij’ en niet over de ‘inbreukmakende partij’. Een succesvol verweer van de ‘inbreukmaker’, of dit nu is gevoerd in de inbreukprocedure zelf, door middel van een reconventionele vordering of een nietigheidsprocedure die plaatsvindt in het kader van de inbreukprocedure, dient kortom gehonoreerd te worden met een proceskostenvergoeding op de voet van artikel 14 richtlijn / 1019h Rv.

Rechtbank 's-Gravenhage 28 november 2012, zaaknr. 424500 / HA ZA 12-925 (X hodn By Lou Lou tegen Hu Group B.V.)

Procesrecht. Geen nietigheid van de dagvaarding door onduidelijke vermelding eiser. "Gevestigd te" in plaats van "woonplaats hebbende te". De gedaagde, de Hu Group, beroept zich op nietigheid van de inleidende dagvaarding en vordert dat de rechtbank deze bij incidenteel vonnis nietig verklaart, omdat niet exact duidelijk is geworden wie in de onderhavige procedure de eisende partij is.

Hu Groep kan niet serieus volhouden, aldus eiser, dat het woord ‘gevestigd’ en de toevoeging ‘handelende onder de naam By Lou Lou’ tot enige onduidelijkheid kan leiden. De dagvaarding vermeldt duidelijk dat eiseres de natuurlijke persoon [X] is. [X] is woonachtig te ’s-Gravenhage. In dit verband wordt er op gewezen dat op grond van artikel 1:10 van het Burgerlijk Wetboek zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon woonplaats hebben op een adres waar zij wonen c.q. hun zakelijke activiteiten verrichten. Bij zakelijke activiteiten spreekt men van “gevestigd te”, in plaats van “woonplaats hebbende te”.

De toevoeging “tevens handelend onder de naam By Lou Lou, gevestigd te ’s-Gravenhage” moet kennelijk aldus worden begrepen dat de onderneming van [X] kantoor houdt te ’s-Gravenhage. Gezien artikel 1:14 van het Burgerlijk Wetboek is daarmee (tevens) ’s-Gravenhage aan te merken als woonplaats van [X] omdat de onderhavige procedure kennelijk betrekking heeft op een aangelegenheid die de onderneming betreft. Anders dan Hu Group aanvoert, is dus ook niet verzuimd in de dagvaarding de woonplaats van [X] te vermelden.

3.1. De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering moet worden afgewezen, omdat de aangevoerde gronden die vordering niet kunnen dragen. Gelet op de aanhef van de dagvaarding, waarin uitdrukkelijk is gesteld dat de vorderingen worden ingesteld door “de natuurlijke persoon [X]”, is duidelijk wie de eisende partij is. De dagvaarding lijdt in dat opzicht niet aan een gebrek. De toevoeging “tevens handelende onder de naam By Lou Lou, gevestigd te ’s-Gravenhage” moet kennelijk aldus worden begrepen dat de onderneming van [X] kantoor houdt te ’s-Gravenhage. Gezien artikel 1:14 van het Burgerlijk Wetboek is daarmee (tevens) ’s-Gravenhage aan te merken als woonplaats van [X] omdat de onderhavige procedure kennelijk betrekking heeft op een aangelegenheid die de onderneming betreft. Anders dan Hu Group aanvoert, is dus ook niet verzuimd in de dagvaarding de woonplaats van [X] te vermelden.

3.2. Zo bij Hu Group enige twijfel zou zijn ontstaan door het gebruik van het woord “gevestigd”, dan zal bij nadere bestudering van de dagvaarding gebleken zijn dat de vorderingen zijn gebaseerd op intellectuele-eigendomsrechten van [X], zodat niet serieus kan worden volgehouden dat de indruk is gewekt dat niet zij, maar By Lou Lou B.V. eiseres zou zijn. Dat als productie 1 uittreksels uit het handelsregister van twee vennootschappen in het geding zijn gebracht met als enige toelichting “Informatie over [X]” maakt dit niet anders. Mede gelet op de overige omstandigheden is immers bepaald onwaarschijnlijk dat Hu Group serieus heeft gemeend uit deze productie te kunnen opmaken dat de vorderingen
zijn ingesteld door een van de betreffende vennootschappen.

C.J.S. Vrendenbarg, Kort commentaar bij HvJ EU 15 november 2012, zaak C-180/11 (Bericap tegen Plastinnova), IE-Forum nr. IEF 12065.

Een bijdrage van Charlotte Vrendenbarg, Universiteit Leiden.

(...) Een nietigheidsprocedure heeft betrekking op de geldigheid van, i.c., een gebruiksmodel en niet op inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, en valt daarom buiten de reikwijdte van de Handhavingsrichtlijn.

Deze uitspraak verrast op zich niet, nu alles in de totstandkomingsgeschiedenis van de Handhavingsrichtlijn erop wijst dat de Europese wetgever met deze richtlijn heeft beoogd te voorzien in maatregelen en procedures uitsluitend voor gevallen van inbreuk (of hoogstens dreigende inbreuk) op IE-rechten. Uit de wetsgeschiedenis van de artikelen 1019 t/m 1019i Rv, die de implementatie vormen van de Handhavingsrichtlijn, blijkt niet dat de Nederlandse wetgever een verdergaand toepassingsbereik heeft willen realiseren dan de richtlijn.

De Nederlandse rechtspraak daarentegen laat geen eenduidig beeld zien. Zo zijn proceskostenveroordelingen ex artikel 1019h Rv toegewezen in procedures die uitsluitend de geldigheid van een IE-recht betroffen. Een dergelijke, ruime interpretatie van het toepassingsbereik staat tegenover de restrictieve benadering, waarbij als voorwaarde voor toepasselijkheid van (bijvoorbeeld) artikel 1019h Rv wordt gesteld dat de procedure daadwerkelijk betrekking heeft op (dreigende) inbreuk of plaatsvindt in het kader van een inbreukactie. (Voor voorbeelden uit de rechtspraak van deze uiteenlopende benaderingswijzen zie het overzicht “Arresten over de volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken” [IEF 11780], punt 7 t/m 9 en de noot onder HR 22 juni 2012 (Knooble/Staat en NNI) in BIE 2012/65 [login]; IEF 11479). Het onderhavige arrest van Europese Hof schept duidelijkheid, althans bevestigt hetgeen ook wel volgt uit de Handhavingsrichtlijn (en de Memorie van Toelichting): de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn c.q. artikel 1019 e.v. Rv zijn alleen van toepassing wanneer sprake is van (dreigende) inbreuk op een IE-recht.

Lees de gehele bijdrage hier.