Procesrecht  

Vzr. Rechtbank Amsterdam, ex parte beschikking van 24 december, ABN Amro Bank N.V. tegen gerequestreerden (met dank aan Annemieke Kappert, Kennedy Van der Laan).

Merkenrecht. Domeinnamen. Ex parte bevel. Gerequestreerden dienen het gebruik van de tekens ABN, ABN Amro, Tradebox en Trade Globe en van de domeinnamen abnamromarkets.info, tradebox.info en tradeglobe.info te staken en gestaakt te houden. De domeinnamen linkten door naar pornografische websites en sites met kritiek op ABN Amro.

“20. Er is een direct en ernstig risico dat het gebruik door gerekwestreerden van de Merken op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleert, dat de aantrekkingskracht van de Merken vermindert en daarmee de reputatie van de Merken negatief wordt aangetast.”

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 19 oktober 2010, LJN: BO8380, Sandoz B.V tegen Merck Sharp & Dohme Corp.

Octrooirecht. Incident, alsnog in hoger beroep uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de proceskostenveroordeling in eerste aanleg. 

5. Daar het gaat om een veroordeling tot betaling van proceskosten, mag worden aangenomen dat Sandoz, nu het tegendeel niet is gesteld of gebleken, het vereiste belang heeft bij de door haar verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Merck heeft gesteld dat haar belang bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel is beslist zwaarder weegt. Ter onderbouwing daarvan heeft zij gesteld dat zij door uitvoerbaarverklaring bij voorraad schade zou oplopen in de vorm van gederfde rente en/of het niet kunnen beschikken en op andere wijze kunnen aanwenden van het desbetreffende bedrag, terwijl zij daarnaast een restitutierisico zou lopen. Nu, naar het oordeel van hof, Sandoz dezelfde schade zou lijden (gederfde rente en/of het niet kunnen beschikken en op andere wijze kunnen aanwenden van het desbetreffende bedrag) bij afwijzing van de verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad, kan niet gezegd worden dat Merck om die reden een zwaarder wegend belang heeft bij achterwege blijven van zodanige verklaring. Bovendien is Sandoz in beginsel aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de executie van het vonnis indien dat later zou worden vernietigd. Het gestelde restitutierisico is niet onderbouwd. Nu Merck niet betwist heeft dat Sandoz een financieel gezonde onderneming is en onderdeel uitmaakt van de Novartis groep, gaat het hof aan haar stelling dat zij een restitutierisco zou lopen als onvoldoende onderbouwd voorbij. Gelet op het bovenstaande komt de incidentele vordering voor toewijzing in aanmerking.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 9 december 2010, KG ZA 10-2030 P/PV, X. tegen Uitgeverij Jaap c.s. (met dank aan Aron Das Gupta, VMW Taxand).

Slaafse nabootsing. Gedaagde, voormalig eindredactrice van het opgeheven tijdschrift ‘Oncology News International’ (ONI 1) begint voor zichzelf onder de naam ‘Oncologie Up-to-date’ en haar voormalige directeur, die na haar uitgave het oude Oncology News International bij een andere uitgever is gaan uitgeven (ONI 2), stelt dat er sprake is van verwarringwekkende slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter oordeelt anders en stelt dat het door gedaagden uitgegeven magazine geen (onrechtmatige) slaafse nabootsing van het door eiser uitgegeven magazine. Rechten en tijdsverloop staan aan een andersluidend oordeel in de weg. De door eiser bij dagvaarding gestelde, maar ter zitting ingetrokken inbreuk op merkenrecht wordt wel meegenomen in de 1019h proceskostenveroordeling.

4.2. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing geldt evenwel als primaire vereiste dat men kan aantonen dat men als eerste het desbetreffende product op de markt heeft gebracht en dat anderen dat product navolgen. Niet in geschil is echter dat bet magazine ONI 2 een vervolg is op het magazine ONI zoals dat in eerste instantie is uitgegeven door CMP en dat CMP auteursrechthebbende is op ONI. CMP is geen partij in deze procedure, noch heeft X aangetoond of aannemelijk gemaakt dat hij mede namens CMP in deze procedure optreedt dan wel zelfstandig een recht op ONI kan doen gelden. Dat X bij CMP met de uitgave van ONI was belast maakt dat niet anders. Dat betekent niet dat hij daarmee een persoonlijk recht ten aanzien van het magazine ONI heeft verworven, Uit de overgelegde stukken blijkt niet meer dan dat X werknemer in dienst van CMP is geweest, zodat de rechten ten aanzien van ONI voorshands nog steeds bij zijn voormalige werkgever CMP berusten.

4.3. Uit het voorgaande volgt dat X voorshands alleen, en dan ook nog indirect via DelOrme Group dan wel Van Zuiden die ook geen partij zijn in deze procedure, mogelijk rechten kan doen gelden op ONI 2. Voorafgaande aan de uitgifte van ONI 2 in juni 2010 waren echter reeds ONI en Oncologie Up-to-date uitgegeven, zodat ONI 2 daarmee niet als eerste product in die soort op de mark is gebracht. Daarmee is reeds aan een primaire voorwaarde om een beroep op slaafse nabootsing te kunnen laten slagen niet voldaan. Gelet hierop is op dit moment niet aannemelijk dat de vorderingen van X  in een bodemprocedure zullen worden toegewezen. De vorderingen van -X zijn daarmee in dit kort geding niet toewijsbaar.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Dordrecht, 25 november 2010, KG ZA 10-253, Promotion Design tegen Appletree (met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE). 

Auteursrecht. Siertaarten en siergebak. De eerdere vaststellingsovereenkomst laat geen ruimte om dwaling aan te nemen omtrent de auteursrechtelijke beschermingsomvang van de siertaarten van eiseres (afbeelding).

4.3. Aan de vraag of sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Promotion Design of van slaafse nabootsing komt de voorzieningenrechter niet meer toe. Aan de wilsovereenstemming doet niet af dat bij Appletree na het sluiten van de overeenkomst is gaan betwisten dat het siergebak van Promotion Design bescherming geniet op grond van het auteursrecht dan wel op grond van het verbod op slaafse nabootsing. Dat doet niet af aan de rechtsgeldigheid van de reeds gesloten de vaststellingsovereenkomst. Zelfs indien aangenomen zou mogen worden dat de bescherming die Promotion Design inroept onterecht is en in strijd is met dwingende wetsbepalingen, dan nog kan dat Appletree niet baten. Een vaststelling ter beëindiging van onzekerheid of geschil op vermogensrechtelijk gebied is immers geldig ook als zij in strijd mocht blijken te zijn met dwingend recht. Dit zou anders zijn als de vaststelling tevens naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde, maar daaromtrent is door Appletree niets gesteld (art.7:902 BW). Partijen kunnen een te respecteren belang hebben om, in geval van onzekerheid of geschil, in der minne - buiten de rechter om - een oplossing te bereiken, ook als hun problemen met dwingend recht verweven blijken te zijn. Gegeven het feit dat ook over de toepassing van dwingend recht in veel gevallen in redelijkheid verschil van mening mogelijk is, kan dit verkeersbelang niet worden gehonoreerd indien de overheidsrechter die de in een vaststelling neergelegde toepassing of niet-toepassing van een regel van dwingend recht onjuist vindt, dit steeds zou moeten corrigeren (TM, p. 114011; MvA, Kamerstukken I 1992/93, 17 779, nr. 95b, p. 3). Tegen deze achtergrond verdient de stelling van Appletree dat zij heeft gedwaald omtrent de auteursrechtelijke beschermingsomvang en de regels van slaafse nabootsing geen honorering in rechte. Het is bovendien vaste rechtspraak dat een dergelijke "rechtsdwaling" slechts onder bijkomende omstandigheden kan worden gehonoreerd en die zijn niet gesteld of gebleken.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 november 2010, KG ZA 10-1074, Tédé Automatisering B.V. c.s. tegen Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

Octrooirecht. EP m.b.t. ‘inrichtig voor het snijden en roeren van wrongel. Executie kort geding na octrooirechtelijk ex partebevel van de Rechtbank Almelo tot bewijsbeslag, inzage en de proceskosten (!) van verzoekschriftprocedure. Verbod tot verder ten uitvoer leggen van het verleende verlof. Reconventioneel inbreukverbod. Beroep op onderzoeksexceptie  afgewezen. In citaten:

Ex parte: 4.3. Partijen zijn het eens dat geen van de maatregelen waartoe verlof is verleend doel heeft getroffen. Wat betreft het gegeven bevel (de voorwaardelijke veroordeling tot betaling van de kosten) heeft de voorzieningenrechter partijen, met hun toestemming, als voorlopig oordeel voorgehouden dat titel 15 Rv geen deugdelijke grondslag biedt voor de voorwaardelijke veroordeling tot betaling van de kosten van het beslag en de beschrijving. Tetra heeft daarop aangegeven dat zij zich niet verder verzet tegen de opheffing van de verloven en de vernietiging van de voorwaardelijke veroordeling. De mondelinge behandeling heeft zich vervolgens beperkt tot de vorderingen in reconventie.

4.4. Dat de beslagen noch het verlof tot het maken van een beschrijving doel hebben getroffen, is op zich geen aanleiding deze maatregelen op te heffen, zoals gevorderd onder i. van het petitum. De voorzieningenrechter begrijpt dat Eisers in het kader van dit executie kort geding bedoelen een verbod tot (verdere) executie van de maatregelen. Dit verbod zal hierna worden gegeven, met name omdat het verlof niet had mogen worden geven onder de voorwaarden zoals verwoord onder 35-37 van het verzoekschrift en ook omdat uit haar verklaring ter zitting volgt dat Tetra geen belang meer heeft bij (verdere) tenuitvoerlegging van de verloven.

4.5. De voorzieningenrechter begrijpt voorts dat Eisers met de tevens gevorderde herziening van het verlof bedoelen de vernietiging daarvan voorzover de beschikking een bevel tot betaling van de proceskosten omvat. Ook hier geldt dat de voorzieningenrechter in het kader van een executie kort geding de aangevallen beslissing niet kan vernietigen maar wel de executie daarvan kan verbieden. Nu de beschikking in elk geval wat betreft deze veroordeling geen stand kan houden zal de rechtbank zulks doen.

4.6. De veroordeling kan geen stand houden omdat de maatregelen is verzocht in een ex parte procedure. In deze procedures is alleen een grondslag voor een veroordeling indien deze ziet op het in artikel 1019e Rv voorziene inbreukverbod, zo nodig verstrekt met een dwangsom. Voor een veroordeling tot betaling van een geldsom, ook niet indien deze ziet op de proceskosten of indien deze gebonden is aan de voorwaarde van het aanspannen van een opheffings kort geding is in titel 15 Rv noch elders in de wet een grondslag te vinden. In het algemeen kan pas achteraf over de kosten van beslag en beschrijving worden geoordeeld, nadat duidelijk is geworden dat het door verzoeker gestelde recht op en belang bij de maatregelen gegrond is gebleken.

4.7. De onder ii gevorderde veroordeling tot vernietiging zal worden afgewezen nu er geen documenten in beslag zijn genomen, geen kopieën zijn gemaakt en er geen gedetailleerde beschrijving is gemaakt. Voor vernietiging van het proces-verbaal – de voorzieningenrechter begrijpt het proces-verbaal van constatering opgemaakt naar aanleiding van de tweede poging tot tenuitvoerlegging op 26 augustus 2010 – is geen deugdelijke grondslag aangevoerd.

4.8. Eisers hebben niet aannemelijk gemaakt dat door de (mislukte) beslaglegging informatie over TéDé en haar bedrijfsvoering is verkregen welke strikt vertrouwelijk zou moeten blijven. Het gevorderde onder iii dient te worden afgewezen.

Onderzoeksexceptie: 4.19. Met betrekking tot de in september 2009 aangetroffen inrichtingen hebben eisers gen ander verweer tegen de gestelde inbreuk gevoerd dat het de hierboven besproken onderzoeksexceptie. Dit beroep slaagt niet. Het navolgende is daarvoor redengevend.

4.20. Het beroep op de exceptie dient te worden beoordeeld naar het moment waarop de inbreukmakende wrongelbereider is aangetroffen. Op dat moment beschikte Kaamps over twee door TéDé – met als voorbeeld een de inrichting van Tetra – geproduceerde en geleverde inrichtingen. Die twee inrichtingen voldeden aan alle kenmerken van het Octrooi. Door dat te doen heeft TéDé niet het geoctrooieerde (de machine welke door Tetra was geleverd) onderzocht, maar zij heeft het geoctrooieerde nagebouwd met overname van alle kenmerken van conclusie 1 van het Octrooi. Dat is niet te duiden als een innoverend onderzoek naar een verbetering. Dan had zij de machine moeten nabouwen met die verbetering. Dat in september 2009 op enigerlei wijze sprake was van innoverend onderzoek, anders dan het testen van twee nieuwe machines is door Eisers niet gesteld of gebleken. Voornoemde samenwerkingsovereenkomst, welke op zich voor dit soort overeenkomsten al zeer summier is, is eerst gesloten op 28 december 2009, nadat Tetra TéDé in het najaar van 2009 en vervolgens bij brief van 18 december had aangeschreven. Evenzo dateert de octrooiaanvrage van ruim na september 2009.

4.21. Dat er in september 2009 sprake was van enig onderzoek in de zin van artikel 53 lid 3 Row aan het geoctrooieerde hebben Eisers dan ook geenszins aannemelijk gemaakt. Het had op de weg van Eisers gelegen dit te onderbouwen, bijvoorbeeld door overlegging van afspraken tussen partijen uit die periode, of door overlegging van de resultaten van het onderzoek. Nu kennelijk als vrucht van het beweerdelijk onderzoek een octrooiaanvrage is gedaan, is er voor Eisers geen noodzaak meer zich in volle omvang op de vertrouwelijkheid van het onderzoek te beroepen.

4.22. Ten slotte verdraagt ook het eigen relaas van Eisers zich niet met hun beroep op een onderzoeksreceptie. Kaamps voert immers een onderneming welke zich toelegt op het maken van kaas. Daartoe heeft Kaamps wrongelbereiders nodig. Zij heeft daartoe één gebruikte inrichting aangekocht bij Tetra. Omdat op de markt niet meer gebruikte inrichtingen beschikbaar waren, heeft zij TéDé aangezocht nog twee gelijke inrichtingen na te bouwen, om aldus in haar productiecapaciteit te kunnen voorzien. Ter zitting hebben Eisers verklaard, anders dan in de pleitnotitie was opgenomen, dat met de twee TéDé inrichtingen wel wrongel is gesneden dan wel geroerd en dat deze wrongel zonodig tot kaas is verwerkt.

4.23. Naar voorlopig oordeel slaagt wat betreft de periode september 2009 het beroep op de onderzoeksexceptie niet. Nu Eisers tegen de toen geconstateerde inbreuk geen ander verweer hebben ingeroepen, dient er van uit te worden gegaan dat deze inbreuk zich heeft voorgedaan. Het onder A gevorderde zal worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 26 oktober 2010, KG RK 10-2661, Kedge Holding B.V. tegen Roof Security B.V.

Octrooirecht. Ex parte beschikking. EP zekeringsinrichting voor een persoonlijke valbescherming. Ex parte richt zich tegen verkoop van zekeringsinrichting waarvan het inbreukmakend karakter in een eerder kort geding werd vastgesteld (Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 augustus 2010, IEF 9034). Verzoek toegewezen.

2.2. Naar voorlopig oordeel komt het verzoek in aanmerking voor toewijzing op de in het verzoekschrift aangegeven gronden. In het kort gedingvonnis van 5 augustus 2010, waarnaar in het verzoekschrift wordt verwezen, heeft de voorzieningenrechter voorshands geoordeeld dat (i) EP 1 803 871 (hierna: EP 871) geldig is, (ii) de Horb moet worden aangemerkt als een zekeringsinrichting in de zin van conclusie 1 van EP 871 en (iii) de Horb een wezenlijk bestanddeel is van de in het octrooi geclaimde uitvinding. Omdat deze oordelen het resultaat zijn van een uitvoerig debat, waaraan ook de producent van de Horb heeft deelgenomen, kan daar ook in deze procedure voorlopig van worden uitgegaan.

2.3. Het voorgaande brengt mee dat voorshands moet worden geconcludeerd dat Roof Security indirecte inbreuk maakt op EP 871 als zij weet, of het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat de Horb bestemd is voor toepassing van de in EP 871 geclaimde uitvinding, dat wil zeggen voor bevestiging aan een dakoppervlak door middel van bevestigingsmiddelen zonder het oppervlak te perforeren. Uit onder meer de in het verzoekschrift geciteerde passages uit de aanbiedingsbrief van Roof Security van 21 oktober 2010 blijkt naar voorlopig oordeel genoegzaam dat Roof Security dat weet, althans dient te beseffen. Die passages prijzen de Horb immers uitdrukkelijk aan als een zekeringsinrichting die kan worden bevestigd op de bestaande dakbedekking “zonder te doorbreken”.

2.4. Op grond van het voorgaande, en gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd over de onherstelbare schade die Kedge stelt te lijden bij het afwachten van een uitspraak in kort geding op tegenspraak, zullen de verzochte maatregelen worden verleend zonder Roof Security te horen.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 oktober 2010,  LJN: BO1296, Ortho King Europe B.V. en [C] c.s. tegen [Y] & Voxel Works S.L.

Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Stukgelopen samenwerking. m.b.t. software m.b.t. orthopedische producten. Geschil in hoofdzaak betreft de gestelde inbreuk op diverse ie-rechten, dit vonnis in incident ziet op de internationale bevoegdheid. De rechtbank dient per (onderdeel van elke) afzonderlijke vordering van eiseres te onderzoeken of zij bevoegd is van (dat onderdeel van) die vordering kennis te nemen.  De rechtbank verklaart zich grotendeels onbevoegd. Aanhouding i.v.m. onduidelijkheid over soort merk (BX of CTM).

5.10.  Voor zover de vordering is gebaseerd op het merkrecht op “Ortho King”geldt het volgende. Onduidelijk is of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk. Voor zover het een Benelux-merk betreft is de rechtbank niet bevoegd gelet op het volgende. Ingevolge artikel 4.6. Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken, behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, bepaald door de woonplaats van de gedaagde, of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Gelet op het feit dat de vordering bestaat uit een zich onthouden van economisch gebruik (naar de rechtbank aanneemt: in de gehele EU) kan evenmin als met betrekking tot het non-concurrentiebeding een plaats van uitvoering worden bepaald, aangezien die verbintenis wordt gekarakteriseerd door een veelvoud van plaatsen waar zij is of moe(s)t worden uitgevoerd. Ortho King c.s. stellen dat omtrent de vervolgsamenwerking verschillende gesprekken zijn gevoerd in Nederland en Spanje, zodat niet valt vast te stellen waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan. Derhalve kan de bevoegdheid met betrekking tot het door Ortho King c.s. gestelde merkrecht enkel worden bepaald door de woonplaats van gedaagde.

Voor zover de vordering is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk is niet deze rechtbank, maar de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd. Immers betreft het in dat geval een vordering terzake een vermeende inbreuk als bedoeld in artikel 92 van de verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (de Gemeenschapsmerkverordening). In artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk voor vorderingen als bedoeld in artikel 92 van de Gemeenschapsmerkverordening is de rechtbank ’s-Gravenhage aangewezen als uitsluitend bevoegde rechter in Nederland.

Voor zover de vordering is gebaseerd op de (Nederlandse) Handelsnaamwet geldt het volgende. De Handelsnaamwet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling. Derhalve geldt de hoofdregel dat de gedaagde dient te worden opgeroepen voor de rechter van zijn woonplaats. Een en ander betekent dat de rechtbank ook ten aanzien van dit onderdeel van het onder 2. gevorderde niet bevoegd is daarvan kennis te nemen.

Het onder 3. gevorderde gebod iedere inbreuk op het auteursrecht van Ortho King c.s. op het fotomateriaal te staken.

5.11.  De (Nederlandse) Auteurswet is van toepassing op alle auteursrechtelijke werken die voor de eerste maal of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een ander land zijn uitgegeven in Nederland, alsmede op alle zodanige werken waarvan de maker Nederlander is. Ortho King c.s. stellen dat het gewraakte fotomateriaal is gemaakt door [C], zodat de Auteurswet op de vordering van toepassing is. De Auteurswet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling met betrekking tot auteursrechtinbreuk. Dat betekent dat de hoofdregel van artikel 2 lid 1 EEX-Vo van toepassing is, zodat de rechtbank niet bevoegd is om van deze vordering kennis te nemen.

Conclusie

5.12.  De conclusie is dat deze rechtbank slechts bevoegd is kennis te nemen van de vordering tot verklaring voor recht dat [Y] c.s. onrechtmatig hebben gehandeld en van de vordering tot overdracht van stukken en dat de rechtbank onbevoegd is om van de overige vorderingen kennis te nemen.

5.13.  De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat Ortho King c.s. zich uitlaten omtrent de vraag of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk en (in het laatste geval) of zij wensen dat de vordering terzake het Gemeenschapsmerk wordt verwezen naar de rechtbank te ’s-Gravenhage. Tevens dienen Ortho King c.s. zich uit te laten omtrent de vraag of zij de vorderingen waarvan deze rechtbank kennis kan nemen door deze rechtbank behandeld willen zien dan wel of zij ervoor kiezen alle vorderingen in te trekken teneinde deze aan de Spaanse rechter voor te leggen.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Arnhem, 30 september 2010, LJN: BN9748 (wapperverbod software muziekcomputers).

Merkenrecht. Auteursrecht. Wapperverbod. Rome II (toepasselijk recht). Stukgelopen samenwerking. Auteursrechtelijke claims op software in hoogoplopend geschil ('de rat!!') tussen voormalige zakenpartners over betaling. Eisers vorderen inbreuk verbod op merken (gebruik op ‘kritieksite’)  en wapperverbod m.b.t. uitlatingen tegen derden over de ‘illegaliteit’ van door eisers verkochte producten.’ Vorderingen toegewezen. Grensoverschrijdend verbod m.b.t. in Duitsland geregistreerde .com domeinnaam. In citaten: 

Toepasselijk recht: 4.2.  Voor zover de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatige gedragingen van  [gedaagde], het zogenaamde ‘wapperen’ met niet aan hem toekomende auteursrechten richting afnemers van [eisers] en het dreigen de software, inclusief broncodes, gratis ter beschikking te stellen aan derden, kunnen zij worden beoordeeld naar Nederlands recht, omdat ingevolge artikel 4 van Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007, betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (‘Rome II’), het recht van toepassing is van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. Aangenomen moet worden dat de gestelde schade zich (onder andere) in Nederland voordoet.

Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de ingeroepen merken, kunnen zij eveneens worden beoordeeld naar Nederlands recht, omdat ingevolge artikel 8 Rome II de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd, in dit geval (onder andere) Nederland.  Voor zover de vorderingen ten slotte zijn gegrond op onrechtmatige uitlatingen van [gedaagde], kunnen zij worden beoordeeld naar Nederlands recht, omdat ingevolge artikel 3 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat op welks grondgebied de daad heeft plaatsgevonden. (…)

Wapperverbod: 4.6.  Nu [gedaagde] tot op heden geen enkele concrete onderbouwing heeft gegeven - en kennelijk vooralsnog ook niet wil geven - van zijn verweer (tegen de onder 4.4 genoemde stellingen van [eisers]) dat hij auteursrechthebbende is met betrekking tot de eerdergenoemde werken, maar wèl klanten van [eisers] heeft aangeschreven met de mededeling dat zij, kort gezegd, gebruikmaken van illegale software van [eisers], nu de auteursrechten van deze software niet bij [eisers] maar bij hem rusten, handelt [gedaagde] naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en aldus onrechtmatig jegens [eisers].

Merkenrecht: 4.11.  De voorzieningenrechter overweegt voorts dat door het gebruik door [gedaagde] van het teken [naam] in de domeinnaam www.[naam].com afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het woordmerk [woordmerk]. Het enkele feit dat onder dat - duidelijk aan het woordmerk gerelateerde - teken een klachten/kritieksite in stand wordt gehouden, is voor die conclusie reeds voldoende. [gedaagde] heeft deze stelling van [eisers] ook niet anders bestreden dan met het betoog dat het als een paal boven water staat dat [eisers] juist niet over een ‘goede reputatie’ beschikt, nu men werkt met illegale software. Mede gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van het zogenaamde ‘wapperverbod’ reeds is overwogen, wordt dit betoog echter als onvoldoende concreet onderbouwd verworpen.

4.12.  Ten slotte is de voorzieningenrechter van oordeel dat [gedaagde], anders dan hij zelf stelt, geen geldige reden heeft voor het gebruik van het woordmerk [woordmerk]. (…) Het is vaste rechtspraak dat van een geldige reden eerst sprake is wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. Er bestaat voor [gedaagde] geen enkele noodzaak om eventuele misstanden bij [eisers] aan de kaak te stellen onder het gewraakte teken [naam]. Dit geldt te meer nu [gedaagde] tot op heden in geen enkel opzicht aannemelijk heeft gemaakt dat [eisers] zich schuldig maakt/heeft gemaakt aan ‘systematische fraude’.

4.13.  Een en ander voert tot de slotsom dat [gedaagde] door het gebruik van het teken [naam] inbreuk maakt op het merkrecht van [eisers] in de onder 4.7 bedoelde zin.

Broncodes van de software: 4.14.  [gedaagde] heeft ter zitting erkend dat hij de broncodes van de [eisers] software in zijn bezit heeft. Uit de in het geding gebrachte stukken kan worden afgeleid dat [gedaagde] heeft gedreigd de software, inclusief broncodes, gratis ter beschikking te stellen aan derden (zie 2.8). Aangenomen moet echter worden dat deze broncodes behoren tot het bedrijfsdebiet van [eisers]. [gedaagde] heeft onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit het tegendeel kan worden afgeleid. Ook speelt hierbij een rol dat [gedaagde] tot op heden niet of nauwelijks concrete feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit kan worden afgeleid dat hij enige (rechtsgeldige) aanspraak kan maken op de muziekcomputers/software die door [eisers] op de markt worden gebracht. Onder deze omstandigheden heeft [eisers] dan ook groot belang bij een verbod om de broncodes gratis aan derden, waaronder klanten van [eisers], ter beschikking te stellen.

Onrechtmatige uitlatingen: “4.16.  Zoals hiervoor is overwogen, heeft [gedaagde] niet of nauwelijks concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat hij auteursrechthebbende is met betrekking tot de muziekcomputers/software die door [eisers] op de markt worden gebracht. Desondanks heeft [gedaagde] klanten van [eisers] aangeschreven met de mededeling dat zij gebruikmaken van illegale software van [eisers], nu de auteursrechten van deze software niet bij [eisers] maar bij hem rusten. Dit is op zichzelf al onrechtmatig jegens [eisers]. Daarnaast wordt [eis.3] in dit verband echter op verschillende manieren persoonlijk belast met allerlei negatieve uitlatingen omtrent zijn persoon. (…)

4.17.  Voorshands kwalificeren al deze uitlatingen van [gedaagde] voornamelijk als waardeoordelen die als excessief kunnen worden aangemerkt, die evident als onnodig grievend en beschadigend voor [eis.3] zijn te beschouwen en die voor het overige door geen enkele feitelijke onderbouwing worden ondersteund. Dit alles geldt te meer nu de website www.[naam].com, alsmede de berichten op de twitter-account van [gedaagde] zich richten tot een groot publiek. Verder geldt dat de wijze waarop [eis.3] telkens door [gedaagde] wordt omschreven/gekarakteriseerd niet noodzakelijk is om aandacht te vragen voor de gestelde illegale verhandeling van muziekcomputers/software door [eisers]. Zelfs indien - veronderstellenderwijs - moet worden uitgegaan van de juistheid van de stellingen van [gedaagde] op dit punt, gaat het niet aan om [eis.3] persoonlijk te beschimpen, op een wijze waarop dat feitelijk is gebeurd en die geenszins ter zake dienend is voor de kwestie waarop [gedaagde] kennelijk de aandacht wil vestigen, te weten zijn aanspraak op een auteursrecht met betrekking tot de muziekcomputers/software van [eisers].

Grensoverschrijdend verbod: 4.19.  Het gevorderde onder 3.1 sub a tot en met d ligt voor toewijzing gereed.  Met betrekking tot het gevorderde onder 3.1 sub c wordt nog het volgende overwogen. Weliswaar is de website www.[naam].com in Duitsland geregistreerd en aangemaakt en staat deze op naam van de in Duitsland woonachtige partner van [gedaagde], maar op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE is de voorzieningenrechter bevoegd om van deze vordering kennis te nemen, in welk geval hij ook een grensoverschrijdend verbod kan geven. Daarbij is nog van belang dat de bewuste website door gebruikmaking van de Nederlandse taal nagenoeg uitsluitend is gericht op de Nederlandse markt.

1019h Proceskosten: 4.22.  (…) Gelet op het feit dat het merkenrechtelijk aspect van deze zaak maar een beperkt onderdeel uitmaakt van de gehele zaak, alsmede dat het op dat punt om een eenvoudige zaak gaat, acht de voorzieningenrechter met inachtneming van het door het LOVC vastgestelde stuk ‘Indicatietarieven in IE-zaken’ een bedrag van € 2.000,00 (exclusief btw) redelijk en evenredig.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 21 april 2010, LJN: BN9646, Oracle Nederland B.V. tegen Philips International B.V. c.s.

Auteursrecht. Bewijsbeslag. incident ex artikel 843a Rv, verzoek om inzage in door bewijsbeslag getroffen digitale bescheiden afgewezen, onvoldoende bepaalde bescheiden. En “een behoorlijke rechtsbedeling is ook zonder inzage in de door het beslag getroffen bescheiden gewaarborgd.”

2.1.  In de hoofdzaak verwijt Oracle Philips c.s. samengevat het overtreden van het toegestane gebruik van Oracle software, welke overtreding als een auteursrechtinbreuk en een toerekenbare tekortkoming is te kwalificeren. Tussen partijen staat met name ter discussie de mate waarin voornoemde overtreding heeft plaatsgevonden alsmede de omvang van de door Philips c.s. en [A] aan Oracle te betalen achterstallige (licentie)vergoeding.

(…) 3.5.  De rechtbank acht het gevorderde niet toewijsbaar. Dit is reeds het geval omdat niet is voldaan aan het tweede vereiste als hiervoor genoemd, te weten dat het moet gaan om voldoende “bepaalde bescheiden”. In het petitum van de dagvaarding verwijst Oracle naar de processen-verbaal van beslaglegging. In die processen-verbaal worden de in beslag genomen bescheiden slechts kort aangeduid met “copieen van de adminsitratieve bescheiden als genoemd in artikel 34 van voormelde beschikking”, “2 harddiscs welke derhalve identieke gecopieerde data-informatie bevatten […]”, “twee CD-roms […] beide genaamd [B] met daarop digitale bescheiden”, “kopieën van administratieve bescheiden”, “twee digitale kopieën, houdende bescheiden als genoemd in artikel 34 van voormelde beschikking […]” ,“een digitale kopie, houdende de “ruwe data” van gerekwireerde, houdende de bescheiden als genoemd in artikel 34 van voormelde beschikking […]”, “de administratieve bescheiden als genoemd in artikel 34 van voormelde beschikking” en “de digitale bescheiden als genoemd in artikel 34 van voormelde beschikking, welke zijn gekopieerd en opgeslagen op 3 CD-roms […]”. In punt 34 van het verzoekschrift waarnaar de processen-verbaal veelal verwijzen, wordt verzocht beslag te leggen op digitale en andere gegevensdragers alsmede alle hardware en computers waarop zich de eerder in alinea 33 sub A, B, en C van het verzoekschrift genoemde bescheiden kunnen bevinden, waarbij het beslag beperkt zal zijn tot de bescheiden waarin een combinatie van één of meerdere woorden uit categorie 1 (Oracle en Oracle Server Worksheet (OSW)) in combinatie met één of meer woorden uit categorie 2 (named user, processor, ook wel omschreven als central processing unit of CPU, en licentie) voorkomen. Uit de processen-verbaal kan niet worden afgeleid welke documenten en bescheiden, die zich bevinden op de in beslag genomen harddiscs, cd roms, administratieve bescheiden en andere digitale bestanden, precies door het beslag zijn getroffen en in welke van deze gegevens Oracle nu concreet inzage wenst, terwijl Oracle dit ook bij dagvaarding niet specificeert. Inzage in de stukken leidt gelet hierop tot een fishing expedition naar nader bewijs. Daarvoor is artikel 843a Rv niet bedoeld.

3.6.  Philips c.s. stelt bovendien terecht dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder inzage in de door het beslag getroffen bescheiden is gewaarborgd. Niet in geschil is volgens Oracle dat Philips c.s. inbreuk heeft gepleegd op aan Oracle toekomende auteursrechten, dan wel toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van een tussen partijen bestaande overeenkomst. Indien de rechtbank in een later stadium van de procedure tot het oordeel komt dat het door Philips c.s. uitgevoerde audit rapport niet voldoet als grondslag voor het vaststellen van de als gevolg van die inbreuk/toerekenbare tekortkoming te betalen vergoeding, ligt het in de rede een onafhankelijk deskundigenbericht te gelasten, aan welk onderzoek Philips c.s. verplicht zal zijn mee te werken. Via deze weg kan dan tevens worden gewaarborgd dat Oracle geen inzage krijgt in bedrijfsgevoelige informatie die zich bevindt op bestanden die door het bewijsbeslag zijn getroffen en die niet zien op het thans tussen partijen bestaande geschil.

3.7.  Gelet op het hiervoor overwogene zal het verzoek om inzage worden afgewezen. Oracle zal, als de in dit incident in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het incident, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Philips c.s. en [A] begroot op ieder EUR 452,- aan salaris advocaat.

Lees het vonnis hier. 

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 28 september 2010, zaaknr. 105.003.741/01, Prodalimento tegen Khalaf Stores en 105.003.742/01, Betinjaneh tegen Khalaf Stores / Koninkrijk Jordanië (met dank aan Pim Jansen en Gertjan Kuipers, De Brauw Blackstone Westbroek)

Merkenrecht. Auteursrecht. Gecombineerde en  gecompliceerde zaken over (export)merken voor en zakken met poedermelk. Eindarrest na Gerechtshof Den Haag, 6 oktober 2009, IEF 8297

Heel kort, voor zover mogelijk, de feiten: Jordanië voert melkpoeder in, dat op de markt wordt gebracht onder het merk Halibna (“onze melk”), Khalaf heeft een niet exclusief contract tot levering, Prodalimenta deponeert het (woord)beeldmerk Halibna in de Benelux en Betinjaneh deponeert het teken Nohib Halibna als merk in Syrië en Libanon, Jordanië draagt haar rechten op het merk over aan Khalaf, Khalaf deponeert het in de Benelux, Prodalimenta draagt haar Beneluxmerk over aan Betinajeh, Khalaf vordert de vervallenverklaring van het door Prodalimenta gedeponeerde merk en  Betinjaneh vordert nietigverklaring van de merken van Khalaf.

In het onderhavige eindarrest oordeelt het hof dat Betinjaneh er niet in is geslaagd bewijs te leveren dat hij het merk met toestemming van Prodalimento in de Benelux in de relevante periode heeft gebruikt. Het verval is derhalve niet geheeld en de merken vervallen wegens non-usus. Het beroep op auteursrechten op de verpakking/het Arabische logo worden eveneens afgewezen: “Zij [Khalaf] heeft niet aangegeven dat van het aangevallen teken gebruik dreigt te worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt, dat wel onder een verbod tot auteursrecht inbreuk, maar niet onder een verbod tot merkinbreuk zou vallen.”

18. (…) Het hof heeft overwogen dat de Nederlandse rechter in casu weliswaar grensoverschrijdende bevoegdheid heeft om over de inbreukvordering te oordelen (nu het beroep op onbevoegdheid te laat is gedaan), maar dat, gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, de aard van de verplichting - namelijk de verplichting van een Syriër om zich buiten Nederland te onthouden van een inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër - meebrengt dat op basis van artikel 3:296 BW niet een veroordeling tot naleving van die verplichting buiten Nederland kan worden uitgesproken. Dit alles leidt ertoe dat de op auteursrecht gebaseerde vordering van Khalaf slechts voor zover het gaat om een inbreuk in Nederland voor toewijzing in aanmerking zou kunnen komen.

19. Betinjaneh heeft tijdens het pleidooi in hoger beroep onbetwist gesteld dat hij thans geen gebruik meer maakt van de verpakking, maar nog wel van het Arabisch logo in combinatie met het woord HALIBNA. Het hof heeft in zijn tussenarrest beslist dat het woord HALIBNA in Latijns schrift niet voor auteurrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Niet gesteld of gebleken is Betinjaneh het Arabisch logo anders heeft (gebruikt) of dreigt te gebruiken dan voor de handel in melkpoeder, derhalve in het economische verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor de merken van Khalaf zijn ingeschreven (Melk en melkprodukten; melkpoeder). Nu het door Khalaf in reconventie gevorderde merkinbreukverbod in zaak B voor de Benelux is toegewezen, is het litigieuze gebruik van het Arabisch logo in de Benelux reeds verboden op grond van de merkrechten van Khalaf. Van het gedeponeerde beeldmerk (de verpakking) is immers het Arabisch logo het dominerende en onderscheidende bestanddeel. In zijn tussenarrest heeft het hof reeds overwogen van oordeel te zijn dat Khalaf onder die omstandigheden geen belang meer heeft bij het gevorderde verbod om inbreuk te maken op zijn vermeende auteursrechten. In hun antwoordmemorie na enquête tevens akte houdende producties hebben Khalaf c.s (in punt 109) gesteld dat Khalaf belang houdt bij haar auteursrechtelijke vordering, omdat: "het voorwerp daarvan niet identiek is aan de ingeroepen merken. Niet uit te sluiten valt immers dat Betinjaneh de merkrechten van Khalaf zou weten te omzeilen, maar desalniettemin nog immer inbreuk zal maken op de auteursrechten". Strikt genomen is het juist dat het voorwerp van het auteursrecht niet identiek is aan dat van het merkrecht, maar dat doet er niet aan af dat het hof in dit geval geen concreet belang ziet. Nu het hof reeds in zijn tussenarrest had aangegeven van oordeel te zijn dat Khalaf in de onderhavige situatie geen belang meer had bij toewijzing van het door haar gevorderde verbod om inbreuk op haar auteursrechten te maken, had het op de weg van Khalaf gelegen dit concreet aan te geven. Dat heeft zij nagelaten. Zij heeft niet aangegeven dat van het aangevallen teken gebruik dreigt te worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt, dat wel onder een verbod tot auteursrecht inbreuk, maar niet onder een verbod tot merkinbreuk zou vallen. Het hof gaat dan ook aan de stelling van Khalaf dat zij nog wel belang heeft bij toewijzing als onvoldoende onderbouwd voorbij.

20. Het hof is derhalve van oordeel dat de op auteursrecht gebaseerde vorderingen (sub iv), voor zover het hof tot kennisneming daarvan bevoegd is, dienen (zij het op andere gronden dan door de rechtbank) te worden afgewezen. Ook in zoverre zal het hof het bestreden vonnis (in zaak B), voor zover in reconventie gewezen bekrachtigen.

Lees het arrest hier.