Publicaties & Noten  

Paul Geerts (Rijksuniversiteit Groningen): Noot bij Gerechtshof Amsterdam 3 november 2009, IEF 8328 (Media Mij/ANWB)

In het laatste nummer van IER (2010/25, p. 214) heeft Gielen een korte noot geschreven onder het hierboven genoemde arrest. (…)  met Gielen ben ik het eens dat het Hof bij de invulling van de Europolis-norm te streng is geweest en de inburgering in Nederland voldoende zou moeten zijn om voor merkbescherming in aanmerking te komen. Maar daar gaat het mij in deze korte bijdrage niet eens zozeer om. Het gaat mij om een ander punt waar Gielen in zijn noot geen aandacht aan heeft besteed. Want de ANWB heeft voor het geval haar merkvordering (in verband met het ontbreken van onderscheidend vermogen) zou worden afgewezen, subsidiair een beroep gedaan op de (aanvullende) bescherming van art. 6:162 BW. Kan dat?

(…) Onbegrijpelijk is dat het Hof in r.o. 4.10 bij de behandeling van de subsidiaire art. 6:162 BW-vordering en meer specifiek bij de beantwoording van de vraag of het teken van de ANWB in Nederland is ingeburgerd, verwijst naar de hierboven geciteerde merkenrechtelijke overwegingen. Wat het Hof daarbij echter uit het oog verliest is dat het bij een beroep op art. 6:162 BW enkel gaat om de inburgering in Nederland. (…).

Lees de volledige noot hier.

Prof. mr. Willem A. Hoyng, Howrey, Universiteit Tilburg: Preken voor eigen parochie? Commentaar n.a.v. BBIE, 15 januari 2010, IEF 8524 (Onel / Omel, normaal gebruik Gemeenschapsmerk).

“(…) Het is duidelijk dat door die uitspraak [Pago – IEF] het Hof van Justitie het belang bij toepassing van het Europese Merkenrecht van het beschouwen van de EU als ware het één staat heeft onderstreept.

Charles Gielen in zijn noot in IER stemt met de beslissing van het BBIE in. Hij gaat daarbij naar mijn mening voorbij aan het feit dat we in Europa niet meer in landen leven maar in één groot land dat de Europese Unie heeft. Een lokaal opererend merk zou een blokkade vormen voor andere toetreders is zijn (in wezen enige) argument. Dat is een onbegrijpelijk argument. Iedereen kan toetreden tot de Europese markt. Hij dient dan alleen een niet overeenstemmend merk te kiezen. Vervolgens kan hij dat merk voor heel Europa verkrijgen en kunnen zijn producten door heel Europa circuleren. Van een blokkade van het gebruik van een bestaand nationaal merk kan geen sprake zijn nu deze merkhouder zich kan verzetten tegen het later verkrijgen door een derde van een met zijn merk overeenstemmend Gemeenschapsmerk. Het is dus juist andersom. Nationale merken kunnen een blokkade vormen voor het Europees wijd opereren.

(…) Indien het Hof inderdaad bedoeld had te oordelen dat hetzelfde Gemeenschapsmerk in dezelfde markt (de EU) in verschillende regio’s een verschillende bescherming toekomt had het Hof, mag men aannemen, dat wel gezegd. Daar was ook alle aanleiding toe geweest nu de vragen van het Oberste Gerichtshof duidelijk wezen op de mogelijkheid van een verschillende beschermingsomvang in de verschillende landen van de EU.

(…) Mijn conclusie is dan ook dat het BBIE en Gielen fout zitten en de Franse rechter die besliste dat gebruik in een lidstaat voldoende was het bij het rechte eind heeft (evenals natuurlijk het OHIM)

(…) Idealiter zou uiteindelijk de mogelijkheid van de nationale registratie geheel moeten worden afgeschaft. Daarbij zou het een goede zaak zijn de MKB’er die het voornemen uitspreekt in slechts een lidstaat te willen gaan gebruiken een gereduceerd tarief voor registratie van een gemeenschapsmerk aan te bieden. Indien de MKB’er zijn goederen of diensten later toch elders wil aanbieden dan moet hij bij betalen. Kortom, als het al preken voor eigen parochie was (hetgeen zoals gezegd ik niet aanneem) dan was dat niet nodig!

Lees het gehele artikel hier. 

Prof. mr. Willem A. Hoyng, Howrey, Tilburg University: Annotated commentary on BOIP, 15 Januari 2010, Nº 20044489 (Onel / Omel, genuine use CTM).

Some quotes from the article: “This also evidences that the BOIP failed to appreciate the fundamental freedoms on which the European Union has been founded. The BOIP is of the opinion that the free movement of goods is adversely affected if an entrepreneur established in another country where the Community trademark is not being used would not be able to use this trademark. In the present case the free movement of goods is therefore, in the opinion of the BOIP, adversely affected owing to the fact that, by way of example, Les Mazes s.a.r.l., established in Gaillac, France, cannot make use of the trademark ONEL. However, there is actually question of the contrary! After all, it is actually this kind of registration by this kind of entrepreneur that leads to distortion of the free movement of goods. After all, in the present case this implies that the goods and services of ONEL can no longer freely circulate in the EU (after all, in my example Les Mazes s.a.r.l. will object to the supply of services under the ONEL trademark in France) and the same applies to the products and services in my example of Les Mazes s.a.r.l. which products and services cannot be sold in the Benelux.

As indicated, the decision of the BOIP is also at odds with the case-law of the Court of Justice. In the Pago decision the holder of the European trademark for Pago exclusively used its trademark in Austria and the trademark was well known there. The Court of Justice ruled that the reputation (the consequence of intensive use) in Austria is sufficient to assume that there is question of a known Community trademark. It is then completely in line with this to assume that genuine use in a Member State is sufficient to assume genuine use within the EU. (Read more)

It is clear that as a result of this decision the Court of Justice underlined the importance of considering the EU as, as it were, one state upon the application of European Trademark Law.

(…) Ideally, ultimately the possibility of the national registration should fully be abolished. In this context it would be a good thing to offer entrepreneurs who express the intention to only use a trademark in one Member State a reduced fee for registration of a Community trademark. If the entrepreneur later yet wants to offer the goods or services elsewhere he should then pay. To put it briefly, when it comes to preaching for your own parish (which, as said, I do not assume) this certainly was unnecessary!”

Read the full article here.

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, Radboud Universiteit, Klos Morel Vos & Schaap: Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L’Oréal. (Eerder gepubliceerd in Ars Aequi Maandblad, december 2009).

In de twee snel opeenvolgende zusterarresten INTEL en L’Oréal heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen niet alleen het eigene van de goodwillfunctie belicht, maar ook verrassende samenhangen met en overgangen naar de klassieke herkomstfunctie onthuld. Tijd voor een bestandsopname van de sophisticated machine die het leerstuk van de merkinbreuk geworden is, waarbij fundamentele vragen ruim aan bod komen.

'Verwarring' is een rechtsbegrip; 'associatie' één van zijn feitelijke componenten. Positieve vaststelling van verwarringsgevaar betekent niet meer dan dat verwarring niet op grond van een rechtsvermoeden mag worden aangenomen. In INTEL eist het HvJ niet meer dan het vertrouwde juridische bewijs van verwatering.

“Op alle niveaus van de merkinbreuk: het verwarringsgevaar dat vereist is voor ‘verwarringsinbreuk’, het ‘verband’ dat vereist is voor goodwillinbreuk, en de concrete goodwillinbreuk als belichaamd in onder meer (gevaar voor) verwatering, eist het Hof dus een ‘positieve’ (concrete, reële, niet op louter rechtsvermoedens stoelende) vaststelling. Dit verschaft het merkenrecht een consistente basis van nuchterheid en realisme die weleens een kostbaar bezit kan blijken in een steeds complexer systeem van intellectuele eigendom.”

Lees het volledige artikel hier.

Bas Kist (Zacco), NRC 20 april 2010: Teddy: een beetje meer portretrecht. “Teddy Scholten, de cabaretière en zangeres die op 8 april overleed, is niet alleen onvergetelijk geworden door haar Eurovisiesongfestivaloverwinning in 1959 met het liedje Een beetje. Zij heeft ook aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het commerciële portretrecht, iets waar de Wesley Sneijders, Gordons, Katja Schuurmannen en Sven Kramers van deze tijd in financiële zin volop van profiteren.

(…) Voor het eerst in de geschiedenis laat de rechter weten dat ‘een redelijk belang’, waarover het portretrecht spreekt, niet alleen een privacybelang kan zijn maar ook een financieel belang. „Populariteit kan bij het voeren van een reclamecampagne van veel nut zijn en voor de bezitter van die eigenschap de mogelijkheid openen tot het behalen van financieel voordeel, mits de publicatie voor commerciële doeleinden een exclusief karakter houdt”, aldus de rechtbank Rotterdam op 14 april 1959. De financiële benadeling van Scholten is dan ook onrechtmatig en verboden. Een jaar later bevestigt het hof in Den Haag in hoger beroep deze uitspraak. Daarmee is dankzij Teddy Scholten de eerste stap gezet op weg naar het commerciële portretrecht.”

Lees het artikel hier.

Prof. mr. D.J.G. Visser, Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap: Noot bij HvJ EU 23 maart 2010, (zaken C-236/08 t/m C-238/08 - IEF 8692), Google France

“Wanneer levert het gebruik van andermans merk als ‘adword’ (met een daar aan gekoppelde advertentie) merkinbreuk op en wanneer is Google, de verkoper van die adwords, daarvoor mede aansprakelijk?

Het Hof beantwoordt deze vragen betrekkelijk duidelijk en brengt verder lijn in zijn eigen rechtspraak.. De tendens is daarbij duidelijk: het Hof brengt, anders dan we in de Benelux gewend waren, steeds meer onder “gebruik voor waren of diensten”, met name “sub a”, en brengt met “de functies van het merk” vervolgens de gewenste nuances aan. (Zie achtereenvolgens: BMW/Deenik, Arsenal, Opel/Autec,  Céline, O2, L’Oréal/Bellure en nu Google France). Dit betekent ook dat de mogelijkheden om gebruik van een merk in de Benelux onder  (art. 2.20 lid 1 BVIE) “sub d” te brengen steeds verder worden beperkt. Immers, als iets “gebruik voor waren of diensten” is, kan het niet tegelijkertijd “ander gebruik” zijn in de zin van “sub d”.

Gebruik van andermans merk als adword is volgens het Hof te kwalificeren als “gebruik”, “in het economisch verkeer”, “voor waren of diensten” (ov. 50 t/m 74).  Vroeger dachten we dat (bij gebruik van een teken dat identiek is aan het merk) er dan automatisch sprake was van inbreuk “sub a” . Sinds Opel/Autec weten we echter dat vervolgens onderzocht moet worden of er sprake is van gebruik dat afbreuk kan doen aan “de functies van het merk”. Ten tijde van Opel/Autec dachten we dat het (“sub a”) met name of misschien wel uitsluitend om de “herkomstfunctie” van het merk ging.

Lees de volledige noot hier.

Walter Hart, EP&C:  Opmerkingen bij Medinol - Abott inzake EP1181902 (Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 december 2009, IEF 8483) 

“Op IEForum verscheen op 23 december 2009 een vonnis van de rechtbank Den Haag in bovengenoemde zaak. Dit betreft een inbreukzaak, waarbij de geldigheid van het octrooi alleen voorwaardelijk betwist wordt. Er valt nogal wat aan te merken op de manier waarop dit vonnis de octrooiconclusie uitlegt. Er worden vier beperkingen meegelezen in de claim op een manier die op gespannen voet staat met artikel 69 uit het Europees Octrooiverdrag en het bijbehorende protocol.

(…)  20. Een vonnis met een inbreukanalyse maar zonder geldigheidsanalyse zou begrijpelijker zijn indien eerst de uitvinding besproken wordt. Deze bespreking zou moeten omvatten: 1) de meest nabije stand der techniek, 2) het objectieve technische probleem, 3) de wijze waarop de uitvinding zoals gedefinieerd in de claim het probleem oplost. Dat is in dit vonnis helaas niet gebeurd. Als aan het begin van dit vonnis was besproken welk voordeel de uitvinding heeft ten opzichte van Lau, i.e. meer flexibiliteit, dan was er wellicht een begrijpelijker vonnis uitgekomen, met wellicht een ander oordeel.

21. De octrooihouder heeft octrooi op een uitvinding, niet op een voordeel. Andere stand der techniek dan in het octrooi genoemd is kan andere nadelen hebben dan het nadeel dat in het octrooi genoemd is. Dezelfde uitvinding kan dan – plotsklaps- een ander voordeel hebben. Een beweerdelijk inbreukmakend product kan alle kenmerken van een claim hebben, maar desondanks niet passen binnen het stramien van de in het octrooi genoemde problem-solution approach. In dat geval is het belangrijk om te onderzoeken of de uitvinding wellicht nog andere voordelen heeft ten opzichte van de stand der techniek, en of het beweerdelijk inbreukmakend product datzelfde voordeel ook heeft ten opzichte van diezelfde stand der techniek.

22. Er loopt een dunne scheidslijn tussen het interpreteren van de claims in het licht van de beschrijving en het beperken van de claims in het licht van de beschrijving. Het eerste is in het octrooirecht de bedoeling, het tweede niet. In dit vonnis lijken ten minste vier verkeerde keuzes gemaakt te zijn, die bovendien onvoldoende gemotiveerd worden. De octrooihouder wordt hiermee onredelijk benadeeld. Ook de octrooihouder heeft aanspraak op rechtszekerheid. Het lijkt erop dat de rechtbank zich - mede omwille van de rechtszekerheid - strakker aan Art. 69 EPC had kunnen houden. Deze zaak wordt hopelijk vervolgd.”

Lees het gehele commentaar hier

‘Op donderdag 11 februari 2010 is in de kunsthal in Rotterdam tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel het eerste velletje octrooipostzegels uitgereikt. TNT post maakte, naar aanleiding van een aanvraag van de heer G. Kleisterlee van Philips en mevrouw M. Van der Hoeven, minister van Economische Zaken, tien speciale octrooipostzegels, naar aanleiding van het jubileumjaar van de Rijksoctrooiwet.

De officiële uitreiking van het eerste postzegelvel  was tevens de aftrap voor de festiviteiten rond het jubileumjaar van de Rijksoctrooiwet; die bestaat in 2010 maar liefst 100 jaar.
Guus Broesterhuizen, directeur van NL Octrooicentrum, somde voor de genodigden in de Kunsthal in Rotterdam alvast een aantal gebeurtenissen voor komend jaar op. In april start de reizende tentoonstelling – de patent parade- bij 11 openbare bibliotheken in het land. Daarnaast is er een open dag bij NL Octrooicentrum en verschijnt er een mooi jubileumboek over 100 jaar octrooien.

De 10 meest gelikte uitvindingen: In samenwerking met de Orde van Octrooigemachtigden maakte NL Octrooicentrum een voorselectie uit de honderdduizenden Nederlandse uitvindingen. Uiteindelijk werden de volgende tien Hollandse vindingen afgebeeld:

- duikboot van Cornelis Drebbel (1620)
- verrekijker van Hans Lipperhey (1608)
- kunstnier van Willem Kolff (1943)
- kettingkast van Mw. W. van der Woerd (1974)
- Dyneema-vezel van DSM (1979)
- automatische handschriftherkenning van TNT Post (1980)
- Vacuvin (vacuümafsluiter voor wijnflessen) van Bernd Schneider (1987)
- melkrobot van Van der Lely (1987)
- moderne LED-verlichting van Philips (2007)
- zonneauto van het Solar Team Twente (2009)

Tijdens de bijeenkomst in Rotterdam kregen Chris Buijink, secretaris-generaal van Economische Zaken en Ruud Peters, CEO Philips Intellectual Property & Standards op ludieke wijze het eerste postzegelvel '100 jaar Rijksoctrooiwet' uitgereikt. Na een uitleg over het ontwerp van de zegels door Theo Peters van Comma-S, kwam het eerste postzegelvel kunstig ‘aangevlogen’ door de meest innovatieve postduif ter wereld; de DelFly. Dit kleinste Micro Aerial Vehicle ter wereld van de TU Delft, vloog draadloos op mevrouw Katja Veen, Manager Consumentenmarkt van TNT Post, af. Zij reikte vervolgens de twee eerste, ingelijste exemplaren uit. Dit alles onder toeziend oog van Ab van Ravenstein (directeur Agentschap NL), Guus Broesterhuizen (NL Octrooicentrum) en Hans de Groene (directie Innovatie). Een aantal speciaal aanwezige genodigden, zoals mevrouw W. van der Woerd, zag hun uitvinding vandaag op een postzegel vereeuwigd.’

Lees hier iets meer. Filmpje op youtube hier.

Foto uitreiking (klik voor vergroting):  v.l.n.r. Hans de Groene (directie Innovatie, EZ), Guus Broesterhuizen (directeur NL Octrooicentrum) met de DelFly, Chris Buijink (Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken) en Ab van Ravenstein (directeur Agentschap NL).

Dirk Visser, Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap: Kort commentaar bij BBIE, 15 januari 2010, IEF 8524 (oppositiebeslissing ONEL /OMEL).

BBIE: alle slechts lokaal gebruikte (MKB) merken zijn vervallen, want lokaal gebruik is geen normaal gebruik.

In een oppositie-beslissing  heeft het BBIE geoordeeld dat normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk in één lid-staat geen normaal gebruik in de EU is:

“36. Een merkrecht biedt immers een monopolie. Om dat monopolie te rechtvaardigen en zijn wezenlijke functie te vervullen, moet het merk worden gebruikt. Een monopolie dat (veel) verder strekt dan het territorium waarbinnen het merk wordt gebruikt, vormt beslist een belemmering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt. Dit zal uiteraard nu juist niet zijn wat de wetgever voor ogen zal hebben gehad. Het komt zeer ongerechtvaardigd voor dat een onderneming die zijn merk slechts lokaal gebruikt, daarmee de mogelijkheden voor andere ondernemingen in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied zou kunnen belemmeren. Het komt nog ongerechtvaardigder voor dat een onderneming die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de Europese economie) in de ontplooiing van zijn activiteiten gehinderd zou kunnen worden door en zich zou moeten verweren tegen een andere onderneming die ook slechts lokaal actief is en die geen enkele economische activiteit heeft
in een gebied dat ook maar enigszins bij hem in de buurt komt, waardoor er dus ook geen gevaar voor verwarring bij het voor beide ondernemingen relevante publiek kan ontstaan”.

Het BBIE geeft hiermee impliciet duidelijk aan dat ook normaal gebruik van een Beneluxmerk niet kan bestaan in lokaal gebruik (bijvoorbeeld slechts in één Benelux-land of in één provincie).

Dat betekent dat iedere onderneming “die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt
voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de [Nederlandse] economie)” volgens het BBIE zijn merkrechten na vijf jaar wegens niet-normaal gebruik vervallen kan zien verklaren.

DV

Joost Becker, Dirkzwager advocaten & notarissen: Winstafdracht bij merkinbreuk niet bij voorbaat kansloos?

“Vóór het arrest IWC/Michel van het Benelux Gerechtshof verscheen,  was min of meer onduidelijk op welke gronden winstafdracht bij merkinbreuk kon worden gevorderd. Nu weten wij meer. Inbreukmakers niet te kwader trouw zijn níet gehouden tot winstafdracht, maar bij moedwillig gepleegde inbreuk is er wél grond voor winstafdracht ex artikel 2.21 lid 4 BVIE. Volgens voornoemd arrest staat de (bewuste) inbreukmaker echter een aantal verweren ter beschikking om zich te disculperen. De vraag is of de inbreukmaker zich met die verweren niet al te gemakkelijk kan vrijpleiten.

(…) Het lijkt erop alsof de rechter bij de beoordeling of er een disculpatie voor de inbreukmaker is de inbreukvraag dus (dunnetjes) moet overdoen. Dat bevreemdt mij enigszins, omdat dit kan leiden tot verwrongen redeneringen in de rechterlijke motivering. Niet ondenkbaar is immers dat de rechter enerzijds oordeelt dat de – betwiste – inbreuk vaststaat, terwijl anderzijds – bij heroverweging door dezelfde rechter in het kader van winstafdracht – hij oordeelt dat sprake is van een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dat verweer kan enige kans van slagen hebben, maar feit blijft dat de rechter het toch te zwak vond om het te doen (laten) slagen bij de inbreukvraag. Anders zou de rechter immers tot niet inbreuk moeten concluderen. Toch is het verweer dan kennelijk sterk genoeg om de winstafdrachtvordering te laten stranden.

Lees het gehele artikel hier.