Publicaties & Noten  

P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ 19 juni 2014, C-345/13 (Karen Millen/Dunnes Stores), IEF 14524, eerder als IER 2014/61.
Bijdrage ingezonden door Paul Geert, Rijksuniversiteit Groningen. Modellenrecht. (...) De verwijzende rechter wil weten of art. 6 GModVo aldus moet worden uitgelegd dat een model slechts kan worden geacht een eigen karakter te hebben indien de algemene indruk die dat model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij diezelfde gebruiker wordt gewekt door een of meer, individueel beschouwde, oudere modellen of door een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen (hierna ook samensmeltingtheorie genoemd).

(bijdrage is ingekort, lees de gehele bijdrage hier)

21. De beslissing van het Hof van Justitie [IEF 13959] vind ik logisch en begrijpelijk. Gielen schreef het al:

"This does not mean that the right owner should produce all designs that have been made available to the public and of which the overall impression differs from the design. He only needs to indicate what causes the design to have an individual character".

22. Mijn laatste punt ziet op Hof Den Haag 22 juli 2014, IER 2014/62 (Burger/Basil). Ik vraag kort aandacht voor dit arrest. Niet omdat in dit arrest het onderhavige arrest van het Hof van Justitie wordt genoemd, maar vanwege het feit dat dit arrest het belang van het modellenrecht nog eens onderstreept. De Burger/Basil-zaak is een typische vormgevingszaak waarin eiser voor alle ankers is gaan liggen: auteursrecht, modellenrecht en slaafse nabootsing. Het arrest van het Hof Den Haag is mooi gemotiveerd, waarbij nog eens duidelijk naar voren komt dat de auteursrechtelijke beschermingsmaatstaf (Eigen Intellectuele Schepping; EIS) een hogere is dan de maatstaf die in het modellenrecht geldt (Nieuwheid en Eigen Karakter; NEK): het rotan fietsmandje in kwestie is volgens het Hof Den Haag te banaal en triviaal om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, maar wordt wel door het (niet-ingeschreven) modellenrecht beschermd.

23. Het arrest laat zien dat daar waar het auteursrecht vormgevers in de steek laat, het modellenrecht hen een welkome bescherming kan bieden. Het belang van het modellenrecht neemt nog meer toe indien, zoals het Hof Den Haag in het Burger/Basil-arrest lijkt te suggereren, naast het modellenrecht er geen plaats (meer) is voor de bescherming van het uiterlijk van producten op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing. Het Hof Den Haag zegt in r.o. 3.24 letterlijk:

"Overigens kan in twijfel worden getrokken of er naast de bescherming die de Gemeenschapsverordening biedt, nog wel ruimte is voor aanvullende, verder strekkende, bescherming van het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing".

24. Dat is even schrikken. Niet alleen voor vormgevers, maar ook voor iemand die in de veronderstelling verkeert dat:

"na het afschaffen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW [ ] de slaafse nabootsingsbescherming weer helemaal terug van weggeweest [is]. Op die bescherming wordt veelvuldig een beroep gedaan en verbodsvorderingen worden met enige regelmaat toegewezen. Naast het auteursrecht, het (niet-ingeschreven) modellenrecht en het merkenrecht, is (naar geldend recht) de slaafse nabootsingsbescherming voor de ontwerper van producten een belangrijk wapen in de strijd tegen ongeoorloofde nabootsingen".

25. Het Burger/Basil-arrest sluit aan bij twee andere recente arresten waarin eveneens terughoudendheid betracht lijkt te worden bij het toekennen van de actie tegen het scheppen van nodeloos verwarringsgevaar. Tegen die twee arresten heb ik al verzet aangetekend. Het Burger/Basil-arrest van het Hof Den Haag lijkt zelfs nog een stap verder te gaan. Mijns inziens een stap te ver. Ik laat deze belangrijke kwestie hier nu evenwel verder rusten. Het onderwerp gaat het bestek van deze noot ver te buiten. Bovendien wil ik binnenkort in een andere bijdrage op deze problematiek terugkomen. Daarin ga ik proberen mijn verzet tegen de recente "slaafse-nabootsings-aversie" nog beter te onderbouwen en onder woorden te brengen. In die bijdrage zal ik ook verwijzen naar het recente Nickelson/Cool Cat-vonnis waarin de Rechtbank Den Haag zich van al die "anti-slaafse-nabootsings-jurisprudentie" gelukkig niets heeft aangetrokken en de actie tegen het scheppen van nodeloos verwarringsgevaar gewoon heeft toegewezen.

Paul Geerts

Bijdrage ingezonden door Michael Reker en Dorien Verhulst, Brinkhof. Boekenwurmen hadden in het analoge tijdperk weinig last van het auteursrecht. Voor het lezen van een papieren boek is geen toestemming van de rechthebbende nodig en voor de tweedehands verkoop ervan geldt de uitputtingsregel. Sinds de opkomst van eBooks is dat anders. Vrijwel ieder gebruik van een eBook gaat immers met de (tijdelijke) opslag daarvan gepaard en vormt in potentie een auteursrechtelijk relevante reproductiehandeling.

(deze bijdrage is ingekort, lees de volledige bijdrage hier)

Tegen deze achtergrond is het recente oordeel van een federale rechter in New York dat een verwijzing naar ‘DRM-stripping software’ geen (secundaire) auteursrechtinbreuk vormt vermeldenswaardig (uitspraak hier). In de daaraan ten grondslag liggende procedure stonden uitgevers Penguin en Simon & Schuster tegenover eBook-verkoper Abbey House Media. De laatste had een mededeling op haar website geplaatst toen zij voornemens was de deuren van haar digitale boekwinkel te sluiten. Als gevolg daarvan zouden klanten geen eBooks meer kunnen downloaden, terwijl de daarop aangebrachte DRM het maken van een back-up of reservekopie verhinderde. Tegen die specifieke achtergrond attendeerde Abbey House Media klanten via haar website op de mogelijkheid om de kopieerbeveiliging met speciale software te verwijderen. In de procedure die de uitgevers daarop startten wees de Amerikaanse rechter de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen (resp. contributory infringement en inducement) af. Doorslaggevend daarvoor was dat het gebruik waartoe Abbey House Media haar klanten in staat stelde – het maken van een back up en het overzetten van een boek op een ander medium - niet inbreukmakend was.

De Amerikaanse uitspraak geeft een steuntje in de rug aan tech-savvy digitale boekenlezers die zich gehinderd zien door DRM. Mogelijk duidt de uitspraak op het begin van een tegenbeweging, waarbij consumenten terrein terugwinnen op de vergaande bescherming (en handhavingsmogelijkheden) die rechthebbenden in de loop der tijd hebben verworven. De impact van de uitspraak moet tegelijkertijd niet worden overschat. Het oordeel betreft de uitleg van Amerikaans, niet Europees auteursrecht en gaat bovendien over een specifieke situatie, namelijk het verwijderen van DRM voor rechtmatig gebruik. Wat dat rechtmatig gebruik precies omvat zal in Europa mede afhangen van de uiteindelijke reikwijdte van het UsedSoft-arrest. Ten slotte moet de contractuele dimensie niet uit het oog worden verloren. Ook als het verwijderen van DRM op grond van de Auteurswet niet (steeds) onrechtmatig is, kunnen uitgevers in overeenkomsten met verkopers bedingen dat eBooks uitsluitend met DRM mogen worden verkocht en dat eindgebruikers middels de gebruiksvoorwaarden worden verplicht die kopieerbeveiliging te respecteren. De lezer die dat contractuele verbod aan zijn laars lapt hangt dan echter geen verwijt van auteursrechtinbreuk, met de bijbehorende volledige proceskostenveroordeling, boven zijn hoofd.

Michael Reker en Dorien Verhulst

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Elke maand reikt de Amerikaanse website Techdirt de titel Stupid Patent of the Month uit aan een bedrijf dat het meest onzinnige octrooi heeft aangevraagd. De prijs voor december 2014 dreigt naar Uber te gaan.

PATENT DYNAMIC PRICING
Het taxibedrijf heeft in de Verenigde Staten octrooibescherming aangevraagd voor de methode van ‘dynamic pricing’. Op het moment dat er veel vraag naar taxi’s is, gaat de prijs van een ritje omhoog. En – het spreekt voor zich – als bijna niemand een taxi zoekt, gaat de prijs naar beneden.

ABSTRACT IDEE EN BOVENDIEN NIET NIEUW
Volgens Techdirt is het door Uber aangevraagde patent om twee redenen onzinnig. In de eerste plaats is de methode van ‘dynamic pricing’ niet nieuw. De luchtvaartindustrie gebruikt het al meer dan 20 jaar. Bovendien probeert Uber hiermee een claim te leggen op een abstract idee – prijsbeleid afstemmen op vraag en aanbod – en daarvoor is het octrooirecht niet bedoeld, aldus Techdirt. Het Uber patent moet nog getoetst worden door het Amerikaanse Patentbureau. Door nu te dreigen de prijs aan Uber uit te reiken, hoopt Techdirt het taxibedrijf te bewegen de aanvraag alsnog in te trekken. Doet Uber dat niet dan is het over enkele weken de winnaar van de Stupid Patent of the Month Award.

De aanvraag van het patent vindt u hier.
Bas Kist
Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad Wint Uber het domste patent NRC 02012015

DEPREEUW & HUBIN, Study on the making available right and its relationship with the reproduction right in cross-border digital transmissions, ec.europa.eu.
The present Study deepens the analysis of the relation between the making available right and the reproduction right. Considering acts of streaming and downloading, it examines whether the copies of works made through the technical process of making them available on the internet fall under the scope of art. 2 of the InfoSoc Directive, and whether these may be exempted under the exception for temporary copy or the exception for private copy provided by art. 5. The Terms of Reference of the Study are the following:

(...) 2. This report contains the outputs required in the terms of reference and adapted to the Commission’s comments. The newly adopted directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market is beyond the scope of this study and consequently this report does not examine its relation to the making available right and the reproduction right. This report represents the state of the law as of April 2014.

Lees de volledige studie hier

Bijdrage inzonden door Corina Post -Wolfert, Cpostc. Eerder verschenen in de Levensmiddelenkrant. Merken vereisen grote investeringen om consument merktrouw te maken én te houden. Een merk kan sterk zijn als de consument het in één oogopslag herkent en herinnert en een merk kan sterk zijn op juridisch vlak. Er is echter ook een keerzijde als de concurrentie het succes van een merk gebruikt als aanduiding van eenzelfde soort product. In de Innova Klassiek van Levensmiddelenkrant, zijn het veelal producten met de sterke merken die er met de prijzen vandoor gaan, omdat deze erin slagen over meerdere jaren een consistente prestatie neer te zetten in het schap. Maar wat is een sterk merk eigenlijk?

Daarvoor eerst even terug naar afgelopen oktober. Elk jaar reikt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie de FNLI Merk van het Jaar award uit. De FNLI stelt hiervoor 7 productcategorieën op waarin één merk kan winnen. Dit jaar waren dat Hertog Jan, Douwe Egberts, LU, Unox, Campina, Johma en Nivea die in hun categorie wonnen. Uiteindelijk kreeg Campina de overall award Merk van het Jaar 2014 uitgereikt. De consument beoordeelt dit merk als beste op kwaliteit, innovatiekracht en expressiviteit. Coca-Cola scoort het beste op de meest herkenbare verpakking. Stuk voor stuk sterke merken, maar duidelijk op verschillende criteria. In de eerste plaats is een merk ‘sterk’ wanneer een flink deel van de doelgroep het herinnert en herkent. Dit wordt versterkt door imago en identiteit van het product of dienst.

Vernoemen
Op juridisch vlak is een merk sterk wanneer het zijn product niet beschrijft. Dit kan door het product te vernoemen naar zijn bedenker. Douwe Egberts is opgericht door Egbert Douwes, Johma is een samentrekking van de grondleggers Johan en Martin, LU komt uit de namen Lefèvre-Utile van het banketbakkersechtpaar en Hertog Jan bier is vernoemd naar de gelijknamige Middeleeuwse Brabantse Hertog. Een sterk merk kan ook worden gecreëerd door niet beschrijvende woordelementen aan elkaar te plakken. Zo is Nivea ontstaan uit het Latijnse woord niveus, dat sneeuwwit betekent. Unox zou een samenvoeging zijn van Unilever en Ox (Oss) en Campina  een naam uit de Romeinse tijd voor de Brabantse Kempen.

Langdurig gebruik
Een merk kan ook sterk worden doordat het intensief en langdurig wordt gebruikt in reclame. De bekendheid van een merk wordt mede vergroot door bijvoorbeeld kleurgebruik, logo, slogan of een muziektune. Deze bekendheid kan er voor zorgen dat het merk inburgert.
Zo bracht Wrigley in 1914 kauwgom op de Amerikaanse markt met de naam Doublemint en registreerde de naam als merk. Doublemint is te herkennen aan zijn felgroene verpakking, langwerpige kauwgomplakjes gewikkeld in een zilver cellofaantje. Deze vorm onderscheidt zich duidelijk van andere kauwgommerken. Wrigley adverteerde decennialang succesvol met tweelingen om de nadruk op het element double te leggen. Doublemint kreeg ook in Europa succes waar de kauwgom slechts door één persoon werd aangeprezen. Toen echter de naam bij het Europese Merkenbureau werd gedeponeerd, weigerde deze Doublemint als merk in te schrijven omdat het beschrijvend zou zijn. Double kan twee keer zo fris betekenen en mint verwijst naar de smaak. Beschrijvende namen kunnen nu eenmaal geen merk zijn. Wrigley deponeerde zijn merk opnieuw en riep dit keer de bekendheid (inburgering) van zijn naam in. Toen werd de naam als merk wel gehonoreerd.

Keerzijde
Succes van een merk kent ook een keerzijde wanneer anderen het gaan gebruiken als aanduiding van eenzelfde soort product. Het merk wordt dan een soortnaam, zoals Maizena voor maiszetmeel. Dit kan gebeuren doordat de merkhouder niet adequaat optreedt tegen het gebruik van zijn merk door anderen. Het kan ook dat de merkhouder niet een duidelijke soortnaam op zijn product heeft gezet. Dit gebeurde bij het merk Vaseline. In 1872
extraheerde Chemicus Robert Chesebrough uit ruwe olie een petroleum jelly. Deze substantie sluit een open wond af zodat er geen ziekteverwekkers bij kunnen komen. Hij noemde dit product Vaseline maar vergat er een duidelijke soortnaam aan mee te geven. Toen andere fabrikanten eenzelfde product gingen produceren en het hoofdbestanddeel Vaseline noemden, kon hier niet tegen worden opgetreden.

Een sterk merk vereist dus grote inspanning en investeringen om de consument merktrouw te maken én te houden. Coca-Cola is zo’n sterk merk. Al ruim een eeuw is het wereldwijd bekend door niet alleen zijn ‘taste’ maar vooral door zijn naam, lettertype, kleurgebruik, de vorm van de flessen, slogans en reclamecampagnes. In die beroemdheid worden door Coca-Cola jaarlijks enorme bedragen geïnvesteerd. Investeren blijft namelijk noodzakelijk, óók als iedereen je kent.

OLG Köln 31 oktober 2014, IEF 14498 (WeserGold tegen Deutsche SiSi-Werke) - vertaling
Bijdrage ingezonden door Kurt Stöpetie en Rutger Stoop, Brinkhof. Advocaten treden op namens Capri-Sun. Merkenrecht. Waar in eerste aanleg het vormmerk in zowel Nederland [IEF 13734] als Duitsland [IEF 14226] nietig werd verklaard, omdat de vorm van het sta-zakje van CAPRI-SUN noodzakelijk zou zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, legt het Duitse Oberlandesgericht van Keulen het nietigheidsoordeel van het DPMA naast zich neer. De Duitse appelrechter handhaaft het aan riha Wesergold opgelegde inbreukverbod, omdat het oordeel van het DPMA niet definitief is en zij het – op basis van een analyse van de aangevoerde argumenten – het niet zeer waarschijnlijk acht dat het DPMA-oordeel in stand zal blijven. Dit oordeel is in lijn met het recente arrest van het Gerecht Simba Toys v OHIM (T-450/09) over de uitleg van de uitsluitingsgrond vanwege technische noodzakelijkheid (zie artikel 7, lid 1 (e, ii) Vo (EG) 207/2009): zie IEF 14409.

De Duitse appelrechter oordeelt verder, net zoals alle tot nog toe ingeschakelde Duitse Landgerichten, dat het vormmerk van het sta-zakje van CAPRI-SUN onderscheidend vermogen bezit en dat door het gebruik van een sta-zakje met nagenoeg dezelfde afmetingen (zij het met een zgn. S-vorm) gevaar voor publieksverwarring gegeven is.

Onderscheidend vermogen
De Duitse appelrechter oordeelt dat het gaat om een verpakkingsvorm met een unieke positie op de relevante markt, want zelfs als gekeken wordt naar andere verpakkingen van vloeibare levensmiddelen op de markt moet geconstateerd worden dat geen vergelijkbare sta-zakjes worden gebruikt (p. 10, onder aa.). Het voorgaande en het gemiddelde onderscheidend vermogen en de aanzienlijke bekendheid van het sta-zakje meegewogen, maken dat het publiek de verpakkingsvorm zal waarnemen als een indicatie van herkomst (p. 15, onder cc.).

Verwarringsgevaar
Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is een belangrijke factor dat het vormmerk en het litigieuze teken worden gebruikt voor identieke waren, namelijk vruchtendranken. Uitgaande van een normaal onderscheidend vermogen van het vormmerk en van een hoge mate van overeenstemming tussen het vormmerk en het litigieuze teken, is het redelijk om aan te nemen dat verwarringsgevaar aanwezig is, aangezien een significant deel van het publiek zal menen dat de waren van gelieerde ondernemingen afkomstig zijn (p. 15, onder b).

Verbod blijft overeind
De Keulse appelrechter onderschrijf het oordeel van het Keulse Landgericht en handhaaft op basis van het geldig te achten Duitse vormmerk DE 39508178 zowel het verbod op de inbreukmakende sta-zakjes, als het verbod op de inbreukmakende kartonnen omverpakkingen.

Volledige tekst van het arrest in het Duits, of de Engelse vertaling.

pdf-versie

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. 2Houses B.V., de producent van de speelfilm Verliefd op Ibiza, heeft de auteursrechten geschonden van de makers van het bekende lied La Balade de Gens Heureux. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland eind november 2014 bepaald [IEF 14416].

MUZIEKFRAGMENT VAN 5 SECONDEN
In de film, die in 2013 in première ging, komt een scene voor waarin hoofdrolspeler Jim Bakkum gedurende 5 seconden een fragment zingt van La Balade de Gens Heureux. In mei 2013 stuurde auteursrechtenorganisatie Stemra, dat de rechten beheert van de componisten van het nummer, de filmmaker een rekening van € 2.500,- voor dit gebruik. Daarop spande 2Houses B.V. een rechtszaak aan. Volgens 2Houses is dergelijk gebruik van een minimaal fragment een toegestane ‘incidentele verwerking’.

INCIDENTELE VERWERKING
Het begrip ‘incidentele verwerking’ werd in 2004 in de Nederlandse Auteurswet opgenomen. De bepaling is bedoeld om bijvoorbeeld filmmakers te vrijwaren van allerlei auteursrechtelijke claims. Immers, wie – bij wijze van voorbeeld – een speelfilm op het Leidseplein in Amsterdam opneemt, krijgt onvermijdelijk allerlei auteursrechtelijk beschermde werken in beeld, zoals een reclamebord of een originele stoel op een terras. Zolang deze zaken min of meer toevallig in beeld komen en van ondergeschikte betekenis zijn, is dit toegestaan.

NIET VAN ONDERGESCHIKTE BETEKENIS
Ook een kort muziekfragment kan onder deze regeling vallen. Echter, in dit geval oordeelde de rechter dat het muziekfragment voor de speelfilm niet van ondergeschikte betekenis is. Het herkenbare fragment, hoe kort ook, is bewust gekozen en sluit aan bij een verhaallijn uit de film. Het komt bovendien terug in de trailer en vergroot de waarde van de film. De producent zal voor het gebruik moeten betalen.

Bas Kist
Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Producent Verliefd op Ibiza moet betalen voor liedje NRC 09-12-2014