Merkenrecht  

BBIE 29 december 2022, IEF 21289; doorhalingsbeslissing 3000312 (Baidu tegen Baidu Europe) Het betreft hier een zaak tegen een vennootschap van Michael Gleissner, 's werelds meest beruchte trade mark troll. De verzoeker heeft op 16 juni 2021 een vordering tot doorhaling ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) tegen de Benelux-inschrijving van het woordmerk 'baidu'. De vordering is gebaseerd op de gronden dat het betwiste merk niet normaal is gebruikt en dat de aanvraag te kwader trouw is ingediend. De conclusie is dat verweerder niet in staat is geweest om normaal gebruik van het betwiste merk binnen het Benelux-gebied aan te tonen en daarom wordt het merk vervallen verklaard. Aangezien de vordering tot doorhaling slaagt op basis van grond I, hoeft de beoordeling van de grond II (kwade trouw) niet plaats te vinden.

BBIE 24 februari 2023, IEF 21288; Beslissing oppositie 2017497 (SUNCO. tegen SUNCOM) Het Bureau heeft beslist dat Sunco Capital niet voldoende heeft bewezen dat zij het ingeroepen merk ‘SUNCO’ in de afgelopen vijf jaar voldoende heeft gebruikt in de Europese Unie. Volgens het Bureau zijn de gebruiksbewijzen van Sunco Capital onvoldoende om aan te tonen dat het merk SUNCO in de EU in de afgelopen vijf jaren voldoende is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De facturen van Sunco Capital laten niet zien dat SUNCO als merk wordt gebruikt. Hooguit blijkt hieruit dat SUNCO als handelsnaam wordt gebruikt. Verder wordt er door middel van de facturen geen verband aangetoond tussen SUNCO en de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De overige stukken (screenprints website, brochures, persberichten etc.) hebben slechts betrekking op Spanje en laten vooral zien dat Sunco Capital actief is als investeringsmaatschappij. Het ingeroepen merk SUNCO is niet ingeschreven voor diensten van een investeringsmaatschappij (klasse 36), waardoor dit bewijs geen effect heeft. De oppositie van Sunco Capital is afgewezen en het merk SUNCOM (woord/beeld) zal worden ingeschreven in het Benelux merkenregister.

EUIPO 3 maart 2023, IEF 21287; OPPOSITION Nо B 3 106 028 (JUST DO IT tegen FoFoCup - Just fold it!) De zaak gaat over een oppositie tegen de registratie van een nieuw handelsmerk genaamd 'FoFoCup - Just Fold It' vanwege vermeende gelijkenissen met de eerder geregistreerde handelsmerken 'Just Do It'. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) oordeelde dat de gelijkenis tussen de tekens visueel en auditief laag is en dat de conceptuele aspecten geen invloed hebben. Er is geen waarschijnlijkheid van verwarring tussen de tekens, omdat ze effectieve onderscheidende kenmerken hebben die het publiek zal onthouden. Daarom is er geen relevantie gelijkenis tussen de tekens, zelfs als de goederen en diensten identiek zijn. De oppositie moet worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor het non-Spaanstalige deel van het publiek dat de betekenis van de componenten van het nieuwe handelsmerk begrijpt. De tegenpartij heeft ook artikel 8(5) EUTMR ingeroepen, dat vereist dat het eerdere handelsmerk een reputatie heeft en dat het gebruik van het nieuwe handelsmerk zonder geldige reden afbreuk zou doen aan de reputatie van het eerdere handelsmerk. Aangezien niet is vastgesteld dat de eerdere merken een reputatie hebben, zoals uiteengezet onder sectie d) van de beoordeling onder artikel 8(1)(b) EUTMR, is één van de noodzakelijke voorwaarden van artikel 8(5) EUTMR niet vervuld en moet de oppositie worden afgewezen.

Rechtbank Den Haag 22 februari 2023, IEF 21286; ECLI:NL:RBDHA:2023:2359 (Travion tegen CSN) Travion heeft klachten geuit over APC noodstroomproducten die zij van CSN heeft gekocht en beweert dat deze niet aan de inkoopvoorwaarden voldeden. CSN verweert zich door de stelling in te nemen dat Travion haar klachtplicht heeft geschonden. De rechtbank oordeelt echter dat Travion haar klachtplicht niet heeft geschonden en dat CSN aansprakelijk is voor de schade die Travion heeft geleden door de aankoop van inbreukmakende producten. Daarom moet CSN Travion vrijwaren voor de daaruit voortvloeiende kosten, vorderingen en verliezen. De rechtbank staat toe dat Travion zijn betalingsverplichting aan CSN opschort, omdat er een voldoende samenhang is tussen de opeisbare vordering die Travion heeft op CSN vanwege de verkoop van inbreuk makende APC noodstroomproducten en de koopovereenkomst waaruit de betalingsverplichting voortvloeit. Artikel 6:52 BW staat deze opschorting toe.

Rechtbank Den Haag 1 maart 2023, IEF 21280; C/09/638877 / HA ZA 22-998 (Voy tegen E-Hoi) E-Hoi vordert primair dat deze rechtbank zich onbevoegd verklaart op grond van de artikelen 124 en 125 lid 1 UMVo. De rechtbank is van oordeel dat de primaire incidentele vordering moet worden toegewezen, omdat de aangevoerde gronden die vordering kunnen dragen. Een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk kan alleen bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft, worden ingesteld waardoor de Duitse rechter in dit geval exclusief bevoegd is omdat E-Hoi in Duitsland gevestigd is. De rechtbank acht zich ook ten aanzien van de eisvermeerdering onbevoegd om daarvan kennis te nemen. Bovendien hangt de eisvermeerdering feitelijk en rechtens nauw samen met de niet inbreukvordering. De beoordeling van de eisvermeerdering vraagt daarom evenzeer een oordeel over de gestelde niet-inbreuk. Naar het oordeel van de rechtbank dient een dergelijke vordering daarom eveneens aanhangig te worden gemaakt bij de rechter die zal hebben te oordelen over de vraag of het Hoi.nl-teken al dan niet inbreuk maakt op de E-hoi-merken. Voy zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten die E-Hoi heeft gemaakt in verband met dit incident.

Gerechtshof Den Haag 28 februari 2023, IEF 21279; ECLI:NL:GHDHA:2023:407; 200.305.356/01 (Stratco c.s. tegen HSWT c.s.) In deze zaak hebben Stratco c.s. diverse op merkinbreuk gebaseerde vorderingen jegens HSWT c.s. ingesteld. De gestelde inbreuken vonden onder meer plaats gedurende een mede op initiatief van Stratco c.s. met investeerder Standard Investment tot stand gekomen doorstart van de in Frankrijk gevestigde aspartaamproducent HSWT France. HSWT c.s. zijn door Stratco c.s. op merkinbreuk aangesproken toen onderhandelingen over een uiteindelijke samenwerkingsvorm waren stukgelopen. HSWT c.s. hebben zich tegen de vorderingen verweerd onder meer met een beroep op een door de merkhouder ten bevoeve van de doorstart impliciet verleende licentie. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Het hof komt tot een bekrachtiging van het vonnis. Het hof heeft geoordeeld dat HSWT c.s. impliciete toestemming had voor het gebruik van de Uniemerken van Stratco tijdens hun samenwerking en dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen of ongerechtvaardigde verrijking door HSWT c.s.. Het hof oordeelde verder dat er geen bewijs was voor begripsmatige verwarring tussen het HYET-woordmerk en het HSWT-teken en dat HSWT c.s. het rebrandingproces binnen een redelijke termijn heeft afgerond.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 28 februari 2023, IEF 21274; Beslissing oppositie 2017544 (Hombli tegen HOMBLE) Het betreft hier een merkgeschil waarbij een nieuw merk, genaamd HOMBLE, wordt betwist door oudere merken, hierna: Hombli. Het geschil draait om de vraag of er verwarringsgevaar bestaat tussen de oudere merken en het nieuwe betwiste merk voor identieke of soortgelijke waren en diensten. Het Bureau heeft vastgesteld dat de waren en diensten van het betwiste merk deels identiek of overeenstemmend zijn met die van de oudere merken, en deels niet-overeenstemmend. Het Bureau is van oordeel dat voor de niet-overeenstemmende waren en diensten in de klassen 5, 7, 11 en 35 de oppositie niet kan slagen omdat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar als er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten. Voor de identieke en overeenstemmende waren en diensten in de klassen 9 en 35 ('Detailhandeldiensten met betrekking tot smartwatches') gaat het Bureau over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van andere relevante factoren. Het Bureau is van oordeel dat de merken visueel en auditief sterk overeenstemmen. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument moet worden aangenomen als normaal, en het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Op basis van deze factoren en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er voor een deel van de identieke en overeenstemmende waren en diensten sprake is van verwarringsgevaar tussen de oudere merken en het betwiste merk.

EUPIO 1 maart 2023, IEF 21273; Oppositie nummer B 3 160 450 (TikTok tegen fikfok) Dit gaat over een oppositie die is ingediend tegen een aanvraag voor een Europees Unie-woordmerk 'fikfok' op basis van twee eerdere merken 'TikTok' en 'TIK TOK'. Er wordt een beroep gedaan op artikel 8 (1) (b) EUTMR met betrekking tot het eerdere merk 'TikTok'. Er zal eerst worden gekeken naar de oppositie met betrekking tot het eerdere handelsmerk 'TikTok'. De oppositie heeft betrekking op goederen die in klasse 20 zijn vermeld, waaronder meubels, tijdschriftenrekken en kledingkasten. De betwiste goederen zijn ook in klasse 20 en omvatten bagagerekken, kantoormeubilair, bankstellen, tafels, kledingkasten, planken, opslagplanken, opblaasbaar meubilair en matrassen. In deze zaak wordt onderzocht of er sprake is van verwarringsgevaar tussen de woordmerken 'TikTok' en 'fikfok' in een oppositieprocedure voor de registratie van het laatstgenoemde merk. De gemiddelde consument van de betreffende goederen wordt geacht redelijk geïnformeerd en oplettend te zijn, en de mate van aandacht kan variëren afhankelijk van de gespecialiseerde aard, frequentie van aankoop en prijs van de goederen. Onder het Duitstalige deel van het publiek van de Europese Unie is sprake van een risici op verwarring. Het feit dat dit slechts voor een deel van het publiek verwarrend is, is voldoende om het betwiste merk af te keuren. De oppositie is daarom succesvol op basis van artikel 8 (1) (b) van de EU-handelsmerkverordening. Er is sprake van een risico op verwarring; de oppositie slaagt.

Rechtbank Den Haag 25 januari 2023, IEF 21271; ECLI:NL:RBDHA:2023:630 (Converse tegen Alpi c.s.) Dit is een eindvonnis in twee procedures, één tussen Converse en Alpi International en één tussen Converse en dertien gedaagden over vermeende inbreuk op Converse-merken. De procedures betreffen de vraag of de gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de Converse-merken door schoenen te verhandelen, in te voeren, aan te bieden en/of in voorraad te hebben voorzien van Converse-tekens, met name schoenen van het model Chuck Taylor All Star. In de zaak tussen Converse en Alpi International is in een tussenvonnis van 15 oktober 2014 beslist dat Alpi International (beperkt) merkinbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken. Voor de beoordeling of Alpi International merkinbreuken door derden heeft gefaciliteerd, is in de eerste plaats van belang of die derden merkinbreuk hebben gemaakt. In dit vonnis beslist de rechtbank dat 57 zendingen aan schoenen waarop bewijsopdrachten betrekking hadden, inbreuk maken op de Converse-merken. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat Alpi International en Bestuurder 1 onrechtmatig hebben gehandeld door die inbreuken te faciliteren. Deze twee gedaagden moeten hebben geweten van de merkinbreuken door een groep van personen die hen opdrachten gaf (de Baccarat-groep) en hebben hen daarbij actief geholpen. Alpi International en Bestuurder 1 hebben ook niet goed voldaan aan het aan hen opgelegde rechterlijk bevel om opgave te doen van alle transacties waarvan zij behoorden te vermoeden dat daarmee inbreuk werd gemaakt op de Converse-merken. Ten aanzien van Alpi Netherlands, Bestuurder 2 en de medewerker kan niet worden vastgesteld dat zij de merkinbreuken op een onrechtmatige manier hebben gefaciliteerd. De vorderingen tegen hen worden daarom afgewezen. 

Gerecht EU 15 februari 2023, IEF 21270; Case T‐ 204/22 (applicant vs defendant) Een aanvrager heeft een EU-handelsmerkregistratie aangevraagd voor de zin 'other companies do software we do support' voor computer software adviesdiensten en technische ondersteuningsdiensten met betrekking tot computer software. Het Europees Bureau voor intellectuele eigendom (EUIPO) heeft de aanvraag afgewezen omdat de zin geen onderscheidend vermogen had en daarom niet als handelsmerk kon worden geregistreerd. De aanvrager ging in beroep, maar het Bureau van Beroep van EUIPO handhaafde de beslissing en oordeelde dat de zin geen onderscheidend vermogen had en slechts een promotionele slogan was. De aanvrager ging vervolgens in beroep bij het Gerecht EU, waarbij hij betoogde dat de zin onderscheidend was en dat het Bureau van Beroep geen blijk gaf van een juiste rechtsopvatting. Het Gerecht EU heeft de zaak onderzocht en heeft uiteindelijk de beslissing van het Bureau van Beroep bevestigd, waarbij werd geoordeeld dat de zin geen onderscheidend vermogen had en niet als handelsmerk kon worden geregistreerd. Het Gerecht EU legde uit dat de zin een duidelijke boodschap aan het relevante publiek overbracht en slechts een promotieformule of slogan was. Het Gerecht EU verwierp ook de argumenten van de aanvrager met betrekking tot de grammaticale structuur en opstelling van de zin, waarbij werd geoordeeld dat deze niet bijdroegen aan het onderscheidend vermogen.