Octrooirecht  

IEF 2617

Stereochemie

rnb.bmpRechtbank Den Haag 13 september 2006, rolnr. 05-2842 en Rechtbank Den Haag 13 september 2006, rolnr. 05-2877, beide procedures tussen de partijen Ranbaxy Uk. Ltd. en Ranbaxy Laboratories Ltd. tegen Warner-Lambert.

Warner-Lambert is de houdster van twee Europese octrooien die betrekking hebben op de cholesterolremmende stof atorvastastine, EP 0 409 281 en EP 0 247 633. Atorvastatine is de werkzame stof van het geneesmiddel Lipitor van Pfizer (verbonden aan Warner-Lambert). Ranbaxy is voornemens om ook een geneesmiddel op de markt te brengen met de werkzame stof atorvastatine en heeft naar aanleiding daarvan twee procedures tegen Warner-Lambert aanhangig gemaakt: een met betrekking tot de geldigheid van conclusies 1, 2, en 3 van EP ‘281 en een met betrekking tot de beschermingsomvang van EP ‘633.

In de eerste procedure (rolnr. 05-2842) wijst de rechtbank de vordering van Ranbaxy toe en vernietigt conclusie 1, 2 en 3 van EP ‘281 wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. De rechtbank zet daarmee een eerder oordeel van de Technische Kamer van Beroep van het Europese octrooibureau opzij, dat de uitvinding wel inventief achtte.

In de tweede procedure is de beschermingsomvang van EP ‘633 aan de orde. Ranbaxy stelt zich op het standpunt dat “de stereochemie van atorvastatine met zich meebrengt dat deze stof geen inbreuk maakt op het octrooi.” Bij het beoordelen van deze stelling is onder meer aan de orde of Warner-Lambert zekere uitvoeringsvarianten van geoctrooieerde uitvinding heeft gedisclaimd, bij voorbeeld in de vorm van afstand van recht. Ranbaxy stelt zich onder meer op het standpunt dat Warner-Lambert dit heeft gedaan door bepaalde mededelingen aan het Europese octrooibureau tijdens de verleningsprocedure van het ándere octrooi, EP ‘281. De rechtbank overweegt dat hiermee niet is voldaan aan de vereisten voor afstand van recht, aangezien met die mededelingen geen uitspraak is gedaan over de beschermingsomvang van EP ‘633. In r.o. 3.22”

“Afstand van recht is een rechtshandeling, zodat naar Nederlands recht een op de wil tot het doen van afstand gerichte verklaring is vereist, eventueel te construeren aan de hand van de criteria van artikel 3:35 BW. Daarvan is mede gelet op de geschetste te onderscheiden contexten (informatie voor de vakman vs. beschermingsomvang) geen sprake. Aan de vereisten voor afstand van recht dient, gelet op de verstrekkende gevolgen daarvan, strikt de hand te worden gehouden.” 

De rechtbank concludeert dat op geen enkele plaats in de beschrijving, de conclusies of de verleningsgeschiedenis van EP ‘633 een disclaimer te lezen is, en wijst de vorderingen van Ranbaxy af. Aangezien Ranbaxy tijdens de zitting heeft verklaard dat zij haar voornemen om atorvastatine op de markt te brengen laat afhangen van de uitkomst van de procedure in conventie, neemt de rechtbank aan dat Ranbaxy haar voornemen niet zal uitvoeren. 

Lees  de vonnissen hier en hier

IEF 2613

Eerst even voor jezelf lezen

Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 september 2006, zaaknrs. 249911 en 249785. Ranbaxy UK. Ltd & Ranbaxy Laboratories LTD tegen Warner-Lambert Company.

Warner-Lambert is houdster van een aantal octrooien die betrekking hebben op de stof atorvastatine. Ranbaxy is voornemens een geneesmiddel op de markt te brengen met atorvastatine als werkzame stof, aanleiding voor Ranbaxy om in enkele landen procedures met betrekking tot de beschermingsomvang van EP 633 en de geldigheid van EP 281 te beginnen. In Nederland zal bij vonnis van heden door deze rechtbank beslist worden met betrekking tot beide octrooien.

Lees  de vonnissen hier en hier

IEF 2609

Artikel 80 ROW 1995

rbmid.bmpRechtbank Middelburg, 11 januari 2006, LJN: AY7311. Eiser tegen gedaagde.

Zeeuwse octrooizaak. “Ontbinding overeenkomst door patentrechten zonder waarde.”   

Bij brief van 21 november 2004 heeft  eiser aan gedaagden onder andere het volgende meegedeeld: “  (…) Het patent betreffende de kunststof bleek – na betaling(!) slechts een verlopen en dus waardeloos patent te zijn. Het patent aangaande het handdoekapparaat bleek geen verleend patent te zijn, doch slechts een aanvraag tot patentering, die zich in de onderzoeksfase van nieuwheid bevindt. In de verklaring, die betrokkene vervolgens heeft gemaakt en ondertekend, wordt beschreven dat ik, met de betaling van 60.000 Euro, per 14 oktober 2004 mede-eigenaar ben van de formule voor het maken van geparfumeerde kunststof. Deze formule wordt, volgens de verklaring, in een later stadium alsnog gepatenteerd.

Een week later deelt betrokkene mij mede dat de formule niet te patenteren is, aangezien iedereen deze formule dan eenvoudig na zou kunnen maken (…) Gezien alles wat ik hiervoor heb beschreven moge het duidelijk zijn dat ik mijn geld terug wil ontvangen, aangezien er door jullie niets aan mij is geleverd en er ook in de nabije toekomst niet volgens de eerdere afspraken geleverd kan worden. Uiteraard zie ik verder af van welke afspraken dan ook, betreffende eventuele patentrechten op alle eerder genoemde producten.

Ter bevestiging van jullie goeder trouw, jullie eerlijkheid en jullie liefdevolle instelling ten opzichte van mij en mijn gezin, verwacht ik dat jullie akkoord gaan met de onmiddellijke terugbetaling van mijn 60.000 Euro (…)”

Gedaagde sub 1 is uitvinder en heeft een tweetal uitvindingen gedaan: een handdoekapparaat waarop reclameboodschappen kunnen worden geplaatst en een formule die de mogelijkheid biedt om aan kunststof een reukstof toe te voegen waardoor de geur blijvend aan de kunststof verbonden blijft. Eiser is ondernemer. Partijen zijn via internet met elkaar in contact gekomen en in oktober 2004 hebben partijen, in het bijzijn van betrokkene, een mondelinge overeenkomst gesloten waarbij is afgesproken dat gedaagden een tweetal octrooien aan eiser in mede-eigendom zullen overdragen en dat eiser zich vervolgens met marketing en sales van de uitgevonden producten zal bezighouden. In ruil voor de overdracht van voornoemde octrooien heeft eiser een bedrag van € 60.000,-- overgemaakt op de rekening van gedaagden.


Bij emailbericht van 24 november 2004 hebben gedaagden n.a.v. van de hierboven geciteerde brief  meegedeeld: “(…) Ook ter verduidelijking, ik heb géén geld van u gekregen, u heeft van ons patentrechten gekocht, dat kunnen wij niet 1 2 3 terug schroeven Doe ik ook niet!!. (…)” 

Eiser heeft op 26 november 2004 conservatoir derdenbeslag doen leggen en heeft  Arnold & Siedsma onderzoek laten doen.. A&S concluderen dat het kunststof-octrooi  geen enkele waarde vertegenwoordigt, in het bijzonder vanwege de publicatie van de eerdere Europese octrooiaanvrage (…) Van het onderhavige Nederlandse octrooi blijft aldus niets over. (…)”

Een vraag die nu beantwoord dient te worden is of de overeenkomst ontbonden kan worden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van gedaagden, in die zin dat er geen uitvoering is gegeven aan de overdracht van de twee octrooien.

“In dat kader is van belang dat in artikel 4 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) is bepaald dat een octrooi slechts wordt verleend indien de uitvinding als nieuw wordt beschouwd. Hiervan kan in ieder geval reeds geen sprake zijn als de uitvinding deel uitmaakt van de stand van de techniek. De stand van de techniek wordt vervolgens gevormd door al hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. Tot de stand van de techniek behoort tevens de inhoud van Europese octrooiaanvragen, waarvan de datum van indiening ligt voor de dag van indiening van de Nederlandse octrooiaanvrage (lid 4).

Door gedaagden is niet weersproken dat voor het handdoekapparaat een Europese octrooiaanvraag is gedaan en dat dit octrooi is geopenbaard op 6 maart 2002. Daarmee maakt het handdoekapparaat deel uit van de stand van de huidige techniek. Het Europese octrooi is vervolgens komen te vervallen door het niet betalen van de jaarlijkse taxe. Daar komt bij dat gedaagde sub 1 op 7 februari 2004 zijn uitvinding aan de Telegraaf heeft geopenbaard. Om deze redenen zal het handdoekapparaat dan ook, met het oog op artikel 4 ROW, de nieuwheidtoets niet kunnen doorstaan. Dat brengt met zich dat er sprake is van een onherstelbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis.

Dat in Nederland het stelsel geldt van automatische octrooiverlening na indiening doet daar niet aan af. Immers, ook al is er een verleend octrooi (zoals door gedaagden is aangegeven), bij inbreuk op het octrooirecht zal het octrooi zonder waarde blijken te zijn en in het geheel geen bescherming bieden. Gesteld noch gebleken is dat eiser genoegen zou nemen met een dergelijk (waardeloos) octrooirecht. Nu overdracht van een degelijk octrooirecht aan [eiser] blijvend onmogelijk is, is een ingebrekestelling niet vereist en verkeren [gedaagden] van rechtswege in verzuim vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, zijnde 8 oktober 2004. In beginsel kan de overeenkomst per die datum worden ontbonden.

Gedaagden hebben nog aangevoerd, zo begrijpt de rechtbank, dat ontbinding niet mogelijk is nu sprake is van schuldeisersverzuim. Zij stellen zich op het standpunt dat  eiser heeft verzuimd een octrooigemachtigde in te schakelen. Indien hij dit wel had gedaan had hij immers geweten wat de stand van zaken was met betrekking tot het octrooi. Dit verweer gaat niet op. Voor het intreden van schuldeisersverzuim is noodzakelijk dat de schuldenaar, in casu gedaagden, bereid en in staat is tot nakoming. Zulks is hier niet aan de orde. Zoals reeds hiervoor overwogen kan het octrooi van het handdoekapparaat niet worden overgedragen omdat geen sprake is van een octrooi met enige waarde.

Met betrekking tot de geparfumeerde kunststof geldt het volgende. Er is weliswaar een octrooi verleend maar op het moment van het sluiten van de overeenkomst op 8 oktober 2004 had dit reeds lang zijn geldigheid verloren door het niet betalen van de jaarlijkse taxe. Op dat moment was er dan ook sprake van een verplichting die niet nagekomen werd en kon worden. Het verweer van gedaagden dat eiser ervan op de hoogte was dat er een nieuwe aanvraag gedaan zou worden doet daar niet aan af. Dit ziet namelijk op een toekomstige prestatie waarvan niet met zekerheid gesteld kan worden dat hieraan gevolg zal worden gegeven. Op 8 oktober 2004 waren gedaagden dan ook niet in staat het patent op de geparfumeerde kunststof aan eiser in (mede) eigendom over te dragen.

Het vorenoverwogene leidt tot de conclusie dat gedaagden toerekenbaar tekort geschoten zijn in de nakoming van de verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst.” Gedaagden dienen het door eiser betaalde bedrag van € 60.000,-- aan hem te restitueren als zijnde onverschuldigd betaald.

Lees het vonnis hier.

IEF 2607

In Memoriam

jbvb.bmpDr. h.c.  Johannes Bob Van Benthem, Bogor 5 september 1921 -Den Haag 11 september 2006, voorzitter van de Octrooiraad van 1968 tot 1977, eerste president van het Europees Octrooibureau , eredoctor van de universiteiten Straatsburg en München.

“Als eerste president van het Europees Octrooibureau heeft Bob van Benthem tussen 1977 en 1985 met grote betrokkenheid en inzet de nog jonge internationale organisatie opgebouwd en deze volgens Europese maatstaven op doorslaggevende wijze vormgegeven.

Bob van Benthem behoort tot de eminente persoonlijkheden van het octrooirecht in Europa. Als overtuigd Europeaan heeft hij zich door zijn daadkracht, volharding. deskundigheid en integrerende kwaliteiten blijvend verdienstelijk gemaakt voor de opbouw van het Europese systeem van octrooibescherming en de verdere ontwikkeling van het octrooirecht in Europa en de wereld.”

(Citaat professor Alain Pompidou Citaat, president EOB, Familieberichten NRC, woensdag 13 september 2006). Lees de necrologie op de website van het EOB  hier.

IEF 2606

Vrij toegankelijk

De Nationale Proefschriftensite biedt een eenvoudige manier om te zoeken naar proefschriften van promovendi in Nederland. Via deze website kunt u zoeken naar proefschriften van alle Nederlandse universiteiten. Eenmaal een relevant resultaat gevonden, dan is het direct digitaal en vrij toegankelijk.

Met zo te zien nog maar weinig IE-proefschriften:

- A, Rijlaarsdam: Octrooi en dienstbetrekking. TU Delft 2005.
- Antonie Henric van Reekum: Intellectual property and pharmaceutical innovation : a model for managing the creation of knowledge under proprietary conditions. RUG 1999.

Zoek hier verder.

IEF 2583

Provisionele vistripjes

Gerechtshof 's-Gravenhage, 24 augustus 2006,  LJN: AY7534. Wilhelm Layher Vermögungsverwaltungs-GmbH tegen Scafom International B.V.

Oorspronkelijk een octrooizaak. Samenvatting rechtspraak.nl:  “Art. 223 en art. 843a Rv. Hof: vordering tot afgifte van stukken is niet als een provisionele vordering aan te merken, daar bij de gevorderde maatregel niet gesproken kan worden van een voorziening die werking heeft voor de duur van het bodemgeschil. De vordering tot afgifte van de (originele) tekening(en) is zonder nadere gronden niet voor toewijzing op grond van artikel 843a Rv vatbaar.”

Lees het arrest hier. Vonnis rechtbank hier.

IEF 2576

Over hoe het was en hoe het zou kunnen zijn

isdw.bmpSeverin de Wit (Simmons & Simmons): Over hoe het was en hoe het zou kunnen zijn. Noot bij GAT/Luk en Roche/Primus.( IER 5/2006, parallel gepubliceerd op IPEG (IP blog Severin de Wit).

“Old habits die hard, dus niet iedereen is ervan overtuigd dat de cross border verleden tijd is, zie Willem Hoyng (op IEForum.nl). Hij ziet nog wel ruimte, net als Wouter Pors (eveneens op IEForum.nl).

Hoyng’s kritiek op beide uitspraken is niet zonder grond. Ik volg hem waar hij zegt dat het Hof een “politieke” beslissing genomen heeft, zonder al te veel kennis op het gebied van het octrooirecht en zonder blijk te geven zich veel gelegen te laten liggen aan de wens van velen in Europa te komen tot een mogelijkheid een Europees octrooi ook door één Europese rechter te laten beoordelen.

Alle commentaren hebben met elkaar gemeen dat de discussie lijkt te gaan over de vraag of de cross border praktijk in Nederland en Duitsland nu hersendood, gewoon dood, dan wel morsdood is. Ik houd het op het laatste.”

Lees hier direct verder. IPEG blog hier.

Meer Gatlukrocheprimus-annotaties: doorklikken via dit eerdere bericht.

IEF 2575

Een warenhuis (kas).

Rechtbank ’s Gravenhage, 6 september 2006, HA ZA 92-8273 P.L.J. Bom Beheer BV, Boal Systemen BV, Bordeso BV tegen Alcoa Nederland BV.

Octrooizaak over inbreukmakende goten voor warenhuizen (kassen). Eedere tussenvonnissen dateren al uit begin1996. Alcoa wordt veroordeeld in de proceskosten, begroot op € 118.104,42.
 
Alcoa wordt eveneens veroordeeld tot betaling van een bedrag van bijna drie miljoen euro voor het leveren van 964.102 kg inbreukmakende aluminium goten. De goten maken (maakten) inbreuk op het Nederlandse octrooi van Blom c.s, verleend voor een goot  voor een kas.

De rechtbank schat op grond van artikel 6:97 BW zelf de schade. Het rapport van de door haar benoemde deskundigen legt de rechtbank naast zich neer, nu de door Blom c.s. geleden schade als gevolg van gemiste omzet die aan de verkoop van de inbreukmakende goten zou zijn gekoppeld onvoldoende uit het rapport is af te leiden.

Voor de berekening ervan gaat de rechtbank van de fictieve situatie uit dat Blom c.s. naast Alcomij en Gakon (licentienemers) ook aan Alcoa een licentie zou zijn verleend en wijst daarbij een viertal schadeposten aan.

 

1- De schade als gevolg van de (onder druk van de aanzienlijk oneigenlijke concurrentie door Alcoa) te lage licentievergoeding, overeengekomen met Alcomij en Gakon.

2- De schade als gevolg van de te lage, door Bom c.s. gerealiseerde opslag op de door hen zelf verkochte aluminium goten (ten opzichte van stalen goten)-

3- De veronderstelde licentievergoeding die Alcoa aan Bom c.s. zou hebben moeten betalen.

4- De kosten die Bom c.s. hebben moeten maken voor deskundigen ter vaststelling van de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding.

Wat  betreft de proceskosten zal Alcoa als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, waaronder de kosten van de incidenten.

Een verdeling van de hierna vermelde proceskosten aan de zijde van Bom c.s. is niet nodig omdat Bom kennelijk geen aanspraak maakt op toewijzing van een deel van die kosten aan haar. In de procedure van Bom tegen Alcoa zullen de proceskosten uit praktische overwegingen daarom begroot worden op nihil.

Omdat een aanzienlijk deel van het gevorderde bedrag wordt afgewezen, begroot de rechtbank de proceskosten aan de zijde van Bom c.s. op basis van het toegewezen bedrag op:

- dagvaarding 32,94
- overige explootkosten 0,00
- vast recht 2.268,90
- getuigenkosten 496,89
- deskundigen 78.379,19
- overige kosten 0,00
- salaris procureur 36.926,50 (11,5 punten × tarief  € 3.211,00)

Totaal € 118.104,42

Omdat het octrooi inmiddels is vervallen, moet het gevraagde verbod op
inbreuk worden afgewezen.

Lees  het vonnis hier.

IEF 2574

Scharnierend met elkaar verbonden

knie.bmpRechtbank ’s-Gravenhage, 6 september 2006, HA ZA 04-552 en 05-503. J. Goudsmit tegen Bandage- en Corsetindustrie Basko b.v.

Zeer feitelijk vonnis over uitvinding in dienstbetrekking.

Basko houdt zich oorspronkelijk bezig met ontwikkeling en vervaardiging van bandages en corsetten en de verkoop van orthesen en prothesen. Goudsmit is in 1992 bij Basko in dienst getreden als orthopedisch instrumentmaker. In 2001 is hij arbeidsongeschikt geworden. De arbeidsovereenkomst is met ingang van 1 januari 2004 beëindigd. De laatste functie van Goudsmit bij Basko was Product Manager.

In 1997 heeft Goudsmit een orthopedisch kniegewricht uitgevonden en daarvoor in augustus 1997 een aanvraag voor productontwikkeling bij Basko gedaan. Voor de uitvinding is in september 2001 een Nederlands octrooi verleend.

Basko heeft vervolgens voor de uitvinding een internationale (PCT) aanvraag gedaan, een Europese octrooiaanvraag en octrooiaanvragen in onder meer de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Goudsmit heeft voor de internationale aanvraag en de Amerikaanse octrooiaanvraag volmachten ondertekend. In de volmacht ten behoeve van de internationale aanvraag is Basko vermeld als aanvrager van het octrooi. Goudsmit heeft voorts een 'Assignment' getekend waarin is vermeld, kort samengevat, dat hij zijn rechten uit de Amerikaanse octrooiaanvraag overdraagt aan Basko.

Kort gezegd vordert Goudsmit i.c. Basko te veroordelen tot overdracht van alle rechten die voortvloeien uit het Nederlands octrooi en alle daarmee corresponderende aanvragen. 

 

De rechtbank acht zich op grond van art. 60 EOV bevoegd kennis te nemen van de aanspraak van Goudsmit op de Europese octrooiaanvraag, omdat Goudsmit in Nederland werkzaam is geweest.

De stelling van Basko dat zij uit het ondertekenen van de documenten heeft mogen afleiden dat Goudsmit afstand van zijn rechten op het octrooi deed, moet volgens de rechtbank worden verworpen. 

Tussen partijen bestond destijds nog geen geschil over de aanspraken op de uitvinding. Partijen trokken samen op om voor de uitvinding octrooi aan te vragen en schoven de zakelijke afwikkeling voor zich uit. Onder die omstandigheden heeft Basko uit het tekenen van de genoemde documenten niet de conclusie mogen trekken dat Goudsmit afstand deed zijn rechten op het octrooi.

Behoudens door Goudsmit te leveren tegenbewijs, staat het verder volgens de Rechtbank vast dat aard van de dienstbetrekking van Goudsmit meebracht dat hij zijn bijzondere kennis (mede) zou aanwenden tot het doen van uitvindingen. 

Goudsmit stelt zich ook op het standpunt dat de uitvinding die hij heeft gedaan van een ander soort is dan die waarop Basko haar activiteiten richt. Indien hij daarin zou moeten worden gevolgd zou hij aanspraak hebben op het octrooi, ongeacht de aard van de dienstbetrekking.

De activiteiten van Basko beperkten zich niet tot verhandeling van, in de terminologie van Goudsmit, hard goods (bij soft goods wordt gewerkt met bandages en zachte kunststoffen, in de categorie hard goods voornamelijk met metalen). Het door Goudsmit gemaakt onderscheid in soft goods en hard goods is daarom voor de vraag of de in het octrooischrift beschreven uitvinding soortgelijk is aan die waarop Goudsmit zich diende te richten niet bepalend.

De conclusie is dat Goudsmit geen aanspraak kan maken op het octrooi en de octrooiaanvragen tenzij hij erin slaagt het tegenbewijs te leveren. Partijen hebben de rechtbank, voor het geval dat niet direct een eindvonnis kan worden gewezen, verzocht een comparitie te gelasten om de mogelijkheid van een regeling te onderzoeken. Indien geen regeling tot stand komt zal Goudsmit in de gelegenheid worden gesteld vervolgens tegenbewijs te leveren.

De rechtbank beveelt de verschijning van partijen, laat Goudsmit toe tot het leveren van tegenbewijs en houdt iedere verdere beslissing aan.

Lees het vonnis hier.

IEF 2562

Een geuzendaad

cpad.bmpNRC Handelsblad bericht over het Senseo-octrooi (eerder bericht hier): “Algemeen directeur Hans Wielinga van Vomar. (…) “We hadden eerst nog steun van andere koffiebranders, maar al snel stonden we er in de rechtszaken helemaal alleen voor. Een geuzendaad, werd het wel genoemd.”

Lees hier meer.