Overige  

Ondernemingskamer Hof Amsterdam 24 mei 2013, LJN CA3553 (Szuryn/Casses B.V. en Baas)
Als randvermelding. Software(licenties) in luchtvaartmaatschappijen. Bij brieven in 2010 heeft Szuryn namens CAS aan Air Canada en Thomas Cook medegedeeld en gespecificeerd dat zij mogelijk ongeautoriseerd gebruik maken van software waarvan de intellectuele eigendomsrechten aan CAS toekomen. De Ondernemingskamer beveelt onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Casses B.V., maar laat beslissing over IE-rechten in het midden.

Bij e-mail heeft Szuryn aan twee medewerkers van Martin Air medegedeeld dat zij zich op het standpunt stelt dat Casses ten onrechte geen licentievergoeding aan haar betaalt en dat hij zelf sinds meer dan een jaar geen toegang meer heeft tot informatie over de gang van zaken bij Casses.

Het ligt voor de hand dat het uitblijven van maatregelen van Casses te wijten is aan de keuze van Baas om zijn belangen bij Smart4Aviation te stellen boven de belangen van Casses. Bij dit alles kan in het midden blijven of Smart4Aviation inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van CAS.

2.19 (...Advocaat van Casses...) Interessant is dat (…) Baas, op grond van de acties van Szuryn, zelf ook maar een parallelle activiteit is gestart met Smart4Aviation,even laakbaar, maar zonder enige rechtsgrond: immers (…) Smart4Aviation [is] aan de slag (…) gegaan zonder Software Licence. (…) Nu gaat (…) Baas ervandoor met de intellectuele eigendomsrechten van [CAS] zonder enige vergoeding aan haar of Casses BV.” 

3.9    De Ondernemingskamer acht aannemelijk dat Smart4Aviation, waarvan Baas enig bestuurder en enig (indirect) aandeelhouder is, feitelijk en zonder Szuryn daarin te kennen de onderneming van Casses heeft voortgezet, althans met Casses in concurrentie is getreden op een wijze die ontoelaatbaar is gelet op de positie van Baas als bestuurder van Casses en op de belangen van Szuryn als medeaandeelhouder in Casses. Daartoe acht de Ondernemingskamer redengevend: (a) de hierboven onder 2.14 geciteerde inhoud van de website van Smart4Aviation, (b) het feit dat Smart4Aviation op hetzelfde adres is gevestigd als Casses, (c) het feit dat de door Smart4Aviation op de markt gebrachte software is ontwikkeld door AzimuthIT, het Poolse bedrijf waarmee Casses, althans CAS namens haar, voorheen zaken deed, (d) de erkenning ter terechtzitting door Baas dat Smart4Aviation software aanbiedt die concurreert met de door Casses aangeboden software en (e) het feit dat, zoals Szuryn onweersproken heeft gesteld, de activiteiten van Casses op een (zeer) laag pitje staan sinds de oprichting van Smart4Aviation.

3.10    Casses heeft tot op heden geen maatregelen genomen tegen Smart4Aviation en Baas. Het ligt voor de hand dat het uitblijven van maatregelen van Casses te wijten is aan de keuze van Baas om zijn belangen bij Smart4Aviation te stellen boven de belangen van Casses. Dit en de in 3.9 omschreven feiten zijn gegronde redenen om aan een juist beleid van Casses te twijfelen. Bij dit alles kan in het midden blijven of Smart4Aviation inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van CAS.

4. De beslissing
De Ondernemingskamer beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Casses B.V., gevestigd te Amsterdam, over de periode vanaf 1 januari 2008;

Hof Amsterdam 4 juni 2013, LJN CA3552 (Lectra tegen Vanilia/Ferta)
Als randvermelding. Ondersteunende diensten bij softwarelicenties. Bewijsvermoeden wilsovereenstemming. Tegenbewijs toegestaan. Tussenarrest.

Lectra exploiteert een bedrijf dat softwarelicenties en bijbehorende ondersteunende diensten levert aan bedrijven in de confectiebranche. Vanilia c.s. exploiteren een bedrijf dat kleding ontwerpt, vervaardigt en verkoopt. Vanilia c.s. hebben in 1995 met Lectra een contract gesloten voor hardwareondersteuning en in 1997 voor hardware- en softwareondersteuning en preventief onderhoud. Vanilia c.s. hebben één softwarelicentie Modaris Modepro met hardware van Lectra gekocht, met daarbij ondersteunende dienstverlening.

Lectra stelt zich op het standpunt dat er tussen partijen wilsovereenstemming bestond ten aanzien van de levering van ondersteunende diensten voor alle tien licenties en vordert op die grond wederom, nu primair, betaling van € 18.660,49 met rente.

Lectra dient in beginsel haar stelling te bewijzen dat zij over de jaren 2006 tot en met 2010 met Vanilia c.s. is overeengekomen ondersteunende diensten te leveren met betrekking tot alle tien de licenties. Het hof is van oordeel dat aan de door Lectra gestelde feiten en omstandigheden en de door haar overgelegde stukken het vermoeden kan worden ontleend dat de door haar gestelde wilsovereenstemming bestaat. Het Hof staat Vanilia c.s. toe tegenbewijs te leveren.

In citaten:
3.7.  Vanilia c.s. erkennen in hoger beroep dat drie servicecontracten zijn gesloten voor Modaris Modepro licenties. Zij betwisten dat in verband met de overige licenties sprake is geweest van wilsovereenstemming betreffende de levering van ondersteunende diensten. Dit betekent, aldus Vanilia c.s., dat Lectra hen naar aanleiding van het bestreden vonnis (uit hoofde van onverschuldigde betaling) € 13.898,95 te veel heeft terugbetaald en dat zij dat bedag in beginsel aan Lectra dienen terug te betalen, ware het niet dat zij nog een vordering hebben op Lectra omdat Lectra tekortgeschoten is in haar verplichtingen om tijdig software updates te leveren (memorie van antwoord onder 109). Vanilia vordert op deze grond ontbinding van de servicecontracten, voor zover deze bestaan, en Vanilia c.s. doen - kort samengevat - een beroep op verrekening van hetgeen zij in verband met de servicecontracten aan Lectra verschuldigd zijn met de ongedaanmakingsverbintenis, bestaande uit het terugbetalen van de door hen betaalde servicesfees, althans met de schadevergoeding die zij in verband met genoemde tekortkoming van Lectra te vorderen hebben. Zij vorderen, voor zover hun beroep op verrekening wordt afgewezen, Lectra te veroordelen tot betaling van bedoelde schadevergoeding ter hoogte van, indien geoordeeld wordt dat er drie servicecontracten bestaan, € 13.898,95 met rente, en uitgaande van meer servicecontracten, het totaalbedrag dat Lectra haar ter zake de software evolution-diensten in de jaren 2006 tot en met 2010 in rekening heeft gebracht, met rente. Vanilia c.s. betwisten voorts dat zij op grond van door Lectra onverschuldigd verrichte prestaties dan wel ongerechtvaardigde verrijking enig bedrag aan Lectra verschuldigd zijn. Het hof overweegt naar aanleiding van de grieven en het gevoerde verweer het volgende.


3.11.  Vanilia c.s. voeren in hoger beroep aan dat, voor zover het leveren daarvan al is overeengekomen, Lectra is tekortgeschoten in het leveren van de software evolution-diensten. Paragraaf 1.1.1. van de overeenkomst van 26 maart 2006 bepaalt dat Lectra de klant informeert ‘wanneer er een nieuwe software release uitkomt’. Uit het hiervoor al genoemde door Lectra bij productie 5 overgelegde overzicht blijkt dat er in de regel minimaal een half tot anderhalf jaar zat tussen het beschikbaar komen van een nieuwe update en het installeren daarvan. In dat kader is prangend dat, indien zij niet gevraagd hadden om de software op nieuwe pc’s over te zetten of om een cursus voor haar werknemers te geven, er naar alle waarschijnlijkheid geen updates hadden plaatsgevonden, aldus Vanilia c.s.. Het hof is van oordeel dat Vanilia c.s. hiermee onvoldoende hebben gesteld om te concluderen dat Lectra is tekortgeschoten in haar verplichtingen inzake de software evolution-diensten. Lectra licht in haar akte uitlating uitvoerig toe op welke wijze zij te werk gaat bij het installeren van updates; van bekendmaking en voorlichting tot opleiding en installatie, waarbij een zeker tijdsverloop voor de hand ligt. Lectra voert in haar akte bovendien aan, en onderbouwt dat voor de update van 2009 met stukken, dat zij Vanilia c.s. wel heeft geïnformeerd over de updates, waarna Vanilia c.s. bij hun antwoordakte erkennen dat zij geïnformeerd zijn over de update van 2009. Vanilia c.s. voeren niet aan waarom het door hen aangegeven tijdsverloop tussen het beschikbaar komen van de updates en de installatie leidt tot een tekortkoming van de zijde van Lectra, terwijl dat gelet op de uitgebreide toelichting van Lectra wel op haar weg had gelegen. Vanilia c.s. laten bovendien na uit te leggen waarom zij niet eerder hebben geklaagd over de handelwijze van Lectra, laat staan waarom zij haar niet eerder in gebreke hebben gesteld. Dat had immers voor de hand gelegen nu zij erkennen dat zij voor drie licenties software evolution-diensten zijn overeengekomen. Het hof gaat dan ook voorbij aan de stelling van Vanilia c.s. dat Lectra zou zijn tekortgeschoten in haar verplichtingen inzake de updates.

3.15.  Lectra dient in beginsel te bewijzen haar stelling dat zij over de jaren 2006 tot en met 2010 met Vanilia c.s. is overeengekomen ondersteunende diensten te leveren met betrekking tot alle tien licenties. Het hof is van oordeel dat aan de door Lectra gestelde - en merendeels hiervoor reeds besproken - feiten en omstandigheden en de door haar ter onderbouwing van die feiten en omstandigheden overgelegde stukken het vermoeden kan worden ontleend dat de door haar gestelde wilsovereenstemming bestaat. Het hof grondt dat vermoeden vooralsnog op de volgende feiten en omstandigheden:
- Lectra heeft meermalen updates geleverd voor alle tien licenties (r.o. 3.10);
- Lectra heeft remote expertise-diensten beschikbaar gesteld en gehouden en Vanilia c.s. hebben van die diensten gebruik gemaakt (r.o. 3.12);
- Vanilia c.s. hebben de facturen over de jaren 2006 tot en met 2009 waarbij ondersteunende diensten voor tien licenties in rekening werden gebracht voldaan.
Partijen hebben aldus over en weer in elk geval gedurende vier jaren uitvoering gegeven aan de overeenkomst(en) zoals door Lectra gesteld. De stelling van Vanilia c.s. dat zij meenden en konden menen dat de diensten gratis werden geleverd - omdat bepaalde softwareleveranciers dergelijke diensten gratis leveren - is in dit verband van onvoldoende betekenis nu zij voor de geleverde diensten juist wel betaalden. Dat Vanilia c.s. in de jaren 2006 tot en met 2009 voor de diensten betaalden brengt voorts mee dat Vanilia c.s. al langere tijd bekend zijn met de prijzen die Lectra daarvoor rekent. Het hof constateert dat zij daarover nimmer hebben geklaagd en in dit geding geen stelling daaraan hebben gewijd. Het hof komt mede tot het bewijsvermoeden omdat het niet voor de hand ligt dat Lectra anders heeft willen contracteren (r.o. 3.13) en vanwege de inconsistentie in de stellingen van Vanilia c.s. omtrent de overeenstemming (r.o. 3.8) en de uitgevoerde updates (r.o. 3.10) in de loop van dit geschil.

3.16.  Vanilia c.s. hebben bewijs van hun stellingen aangeboden en daarbij opgemerkt dat Hulzebosch, directeur van Vanilia c.s., kan verklaren dat geen overeenstemming is bereikt over de servicecontracten. Het hof zal Vanilia c.s. toelaten tot het leveren van tegenbewijs in die zin dat zij in de gelegenheid worden gesteld het hiervoor aangenomen bewijsvermoeden te ontkrachten.

Hof Den Haag 28 mei 2013, LJN CA3854 (Bugatti-register)
Als randvermelding. Beschrijving Bugatti in het Bugatti-register (replica chassis) niet onrechtmatig. Maatstaf voor beschrijvende mededelingen; bewijslast. In dit geding is tussen partijen in geschil de rechtmatigheid van de vermelding in het 'Bugatti Register The Netherlands-Belgium Vol. III', bij de beschrijving van een Bugatti aangeduid met type '45'R, dat deze is gebouwd op een nagemaakt ('replica') chassis. De betreffende vermelding, zo stelt de voormalig eigenaar, is onrechtmatig, omdat de auto een origineel chassis heeft en dat in de melding in het Register een nadelige invloed heeft op de waarde ervan. Appellant vordert een verbod op verdere uitgifte en diverse rectificaties. Vordering wordt afgewezen door de voorzieningenrechter en door het hof bekrachtigd.

3. Volgens de voorzieningenrechter geven de door [geïntimeerde] vermelde bronnen in onderlinge samenhang bezien voldoende steun voor de mededeling dat de Bugatti een door of in opdracht van [A] omstreeks 1978 gefabriceerd (replica) chassis heeft en leggen de door [appellant] in het geding gebrachte documenten daar tegenover onvoldoende gewicht in de schaal om [geïntimeerde] ertoe te verplichten bedoelde mededeling te nuanceren. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

13. De overige, door [appellant] aangedragen documenten bieden naar 's hofs oordeel onvoldoende grond voor het oordeel dat de vermelding in het Register onvoldoende steun vindt in de feiten, respectievelijk aanpassing behoeft. Daartoe overweegt het hof als volgt.

[appellant] beroept zich in de eerste plaats op het rapport van Matti van 15 mei 2011. [geïntimeerde] trekt in twijfel of dat rapport betrekking heeft op de onderhavige Bugatti, omdat Matti schrijft over een auto met chassisnummer 54'206. Echter, ook in het Register wordt dit nummer in verband met de Bugatti in geschil genoemd (onder de onderste foto), zodat het hof ervan uitgaat dat het rapport op die auto betrekking heeft. In het rapport schrijft Matti onder meer dat de auto met motor nummer 4, tot tenminste 1965, absoluut origineel was. Verder schrijft hij dat hij de auto in februari 1978 heeft gezien, dat [A] diverse wijzigingen heeft aangebracht, maar dat "as a whole, the car was kept original (engine, chassis)." Afgezien van het door [geïntimeerde] gestelde en door [appellant] niet weersproken feit dat de auto pas 10 maanden daarna door [A] is verkocht aan [B], zodat niet valt uit te sluiten dat het chassis na het bezoek van Matti is vervangen, acht het hof het rapport in dit opzicht niet voldoende overtuigend. Matti vermeldt immers niet waarop hij zijn waarneming baseert. Nu partijen het erover eens zijn dat, wanneer het chassis is nagemaakt, dit exact volgens de specificaties is geschied, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien hoe Matti heeft kunnen vaststellen dat het origineel was.

[appellant] beroept zich daarnaast op het metallurgisch onderzoek van GL Werkstoffe und Schadeanalyse (hierna: "GL"). De vaststelling van GL dat de staalsoort waarvan het chassis van de auto is gemaakt "in westeuropäischer Produktion schon seit mehrere Jahrzehnten nicht mehr hergestellt" wordt, sluit niet uit dat die staalsoort eind zeventiger jaren in Amerika nog wel gebruikt werd, althans verkrijgbaar was, zoals [geïntimeerde] stelt. Bovendien kwalificeert GL deze vaststelling slechts als indicatie voor de originaliteit van het chassis.

14. Tijdens het pleidooi is het hof namens [appellant] verzocht om een onafhankelijke deskundige te benoemen, teneinde voor eens en voor al te doen vaststellen of het chassis van de Bugatti origineel is of niet. Mede gelet op het verzet daartegen van [geïntimeerde], ziet het hof daartoe geen aanleiding. Het betreft immers een kort geding. Bovendien gaat het daarin niet om de vraag of het chassis origineel is. De (voorshands) te beantwoorden vraag is of [geïntimeerde] voldoende zorgvuldig heeft gehandeld bij de vermelding in het Register dat het chassis van de Bugatti is nagemaakt, respectievelijk of het thans voorhanden materiaal aanleiding geeft van hem te verlangen de betreffende vermelding aan te passen, c.q. te nuanceren. De eerste vraag beantwoordt het hof bevestigend, de tweede ontkennend.

Bij die stand van zaken kan het belang van [appellant] bij de gevraagde voorzieningen niet tot toewijzing van de vorderingen leiden. Overigens dient het door [appellant] gestelde belang te worden gerelativeerd. In de eerste plaats gaat het, naar is komen vast te staan, niet om een dreigende waardevermindering, maar om een mogelijk te derven waardevermeerdering. [appellant] wist, op basis van de door [B] verstrekte verkoopinformatie, dat hij een Bugatti kocht waarvan wordt aangenomen dat deze op een replica chassis staat.

In de tweede plaats zijn er, zoals in het voorgaande is overwogen, vele andere bronnen waarin is vermeld dat de Bugatti op een replica-chassis rust. De bij pleidooi betrokken stelling dat het Register van [geïntimeerde] daarin stelliger is dan bedoelde andere bronnen kan het hof, gelet op de inhoud daarvan, niet volgen.

Rechtbank Den Haag 19 juni 2013, HA ZA 11-1939 (Informa, A + B tegen Multi Tasking c.s.)
Auteursrecht. Contractenrecht. In de serie Informa / Multi Tasking. Kort: Informa is exploitant van de Cicero software, Multi Tasking heeft (op onderdelen) de software doorontwikkeld binnen de distributieovereenkomst. Door Multi Tasking c.s. wordt niet (voldoende onderbouwd) bestreden dat de Cicero software een auteursrechtelijk beschermd werk is, noch dat A en B de auteursrechthebbenden zijn. Multi Tasking c.s. voert weliswaar aan dat Multi Tasking aanspraak kan maken op auteursrechten ten aanzien van door haar ontwikkelde delen van de software, daarmee worden de auteursrechten van A en B op zich nog niet betwist. Evenmin is (voldoende onderbouwd) bestreden dat Informa op grond van een licentie van A en B de Cicero software exploiteerde en dat Multi Tasking haar recht om de Cicero software te exploiteren ontleende aan de distributieovereenkomst met Informa. Er wordt inbreuk op de auteursrechten van A en B aangenomen.

 4. De beoordeling in conventie
Inbreuk op auteursrechten van A en B
4.2. Door Multi Tasking c.s. wordt niet (voldoende onderbouwd) bestreden dat de Cicero software een auteursrechtelijk beschermd werk is noch dat A en B de auteursrechthebbenden zijn. Multi Tasking c.s. voert weliswaar aan dat Multi Tasking aanspraak kan maken op auteursrechten ten aanzien van door haar ontwikkelde delen van de software, daarmee worden de auteursrechten van A en B op zich nog niet betwist. Evenmin is (voldoende onderbouwd) bestreden dat Informa op grond van een licentie van A en B de Cicero software exploiteerde en dat Multi Tasking haar recht de Cicero software te exploiteren ontleende aan de distributieovereenkomst met Informa.

4.3. A en B hebben hun stellingen betreffende de gestelde auteursrechtinbreuk – onder meer – onderbouwd aan de hand van een overzicht (met onderliggende stukken) van 17 advocatenkantoren waar Multi Tasking de Cicero software heeft geplaatst op in totaal 108 verschillende werkplekken zonder dit te melden bij Informa en onder daarover licentievergoedingen af te dragen aan Informa. A en B hebben berekend dat Multi Tasking voor deze in hun ogen illegale versies van de Cicero software in ieder geval € 126.024,47 aan illegale licentie-inkomsten heeft gegenereerd en daarnaast in ieder geval € 80.371,95 aan illegale inkomsten heeft gegenereerd voor upgrades van de Cicero software.

(...) Nog los van de vraag of sprake was van gebrekkig functionerende software, is van belang dat geen rechtvaardiging is gesteld of gebleken voor het niet melden door Multi Tasking van de desbetreffende gebruikersplekken aan Informa, zodat daaruit alleen al strijd met de voorwaarden voor het aan gebruikers ter beschikking stellen van de Cicero software kan worden afgeleid.

4.8. Gelet op het voorgaande wordt als vaststaand aangenomen dat Multi Tasking zonder dat Informa c.s. daarvan op de hoogte is gesteld de Cicero software heeft geïnstalleerd op de in het door Informa c.s. overgelegde overzicht genoemde 108 gebruikersplekken bij 17 kantoren, zonder dat zij over deze plekken een licentievergoeding heeft afgedragen aan Informa. Nu niet is komen vast te staan dat haar een beroep toekomt op opschorting, is de slotsom dat Multi Tasking in ieder geval ten aanzien van deze 108 gebruikersplekken geen recht kan ontlenen aan de distributieovereenkomst, zodat sprake is van inbreuk op de auteursrechten van A en B. Dat Belgisch recht op dit punt tot een ander oordeel zou nopen, is gesteld noch gebleken.

4.9. Aangezien Multi Tasking de inbreuk op de hun toekomende auteursrechten blijft betwisten, hebben A en B belang bij de vaststelling dat inbreuk op hun auteursrechten heeft plaatsgevonden en bij een verbod inbreuk te maken. De vorderingen sub A. en B. zullen daarom als in het dictum verwoord worden toegewezen. Nu geen andere inbreuk aan de orde is gesteld dan die op de Cicero software zal het verbod niet op iets anders betrekking kunnen hebben. Ook de sub C. gevorderde inzage in de in beslag genomen documentatie zal worden toegewezen, met dien verstande dat de inzage slechts betrekking kan hebben op A en B, nu hun auteursrechten (en niet ook die van Informa zijn geschonden). Dat eerder in kort geding inzage reeds is toegewezen maakt nog niet dat A en B nu in deze procedure niet ontvankelijk zijn in hun vordering tot inzage in de documentatie. Zoals A en B onbestreden hebben aangevoerd heeft het onderzoek van de accountant beschreven in 4.2 van het kortgedingvonnis van 26 september 2011 nog niet plaatsgevonden. Hun belang is er alleen al in gelegen dat wordt zeker gesteld dat ook na het te wijzen vonnis inzage kan worden verkregen in de in beslag genomen documentatie. De dwangsom zal geen betrekking hebben op gelieerde rechtspersonen nu daarvoor geen rechtsgrond is. Voorts wordt de dwangsom inclusief het maximum gematigd.

De beslissing
5.3. De rechtbank verklaart voor recht dat Multi Tasking inbreuk heeft gemaakt op aan A en B toebehorende auteursrechten, door de Cicero software openbaar te maken en te verveelvoudigen zonder de daarvoor vereiste toestemming van Informa;

5.20. verklaart voor recht dat uit de verklaring van C van 20 januari 1990 niet volgt dat C persoonlijk bepaalde concurrerende handelingen ten aanzien van de Cicero software kunnen worden verboden.

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2013, LJN CA3795 (Cleonice c.s. tegen Digikeur)
Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Inbreuk. Het betreft in deze zaak een geschil tussen brancheorganisaties die een keurmerk voor webshops uitgeven. Cleonice c.s. (Eisers - WEBSHOP KEURMERK) verwijten Digikeur (gedaagde) inbreuk te maken op de merkrechten en de handelsnaamrechten van de houder daarvan. Verder is in geschil of gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door haar mailingactie. De rechtbank komt tot het oordeel dat er geen sprake is van een inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten. Wel heeft gedaagde onrechtmatig gehandeld door haar mailingactie, maar wordt geen schadevergoeding toegewezen bij gebreke van een voldoende onderbouwing van de schade en een onvoldoende onderbouwing door eisers van het causaal verband tussen het onrechtmatig handelen en de schade.

Tot slot heeft gedaagde naar het oordeel van de rechtbank geen dwangsommen verbeurd. Cleonice c.s. zal als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Merkinbreuk - 4.2.  Cleonice c.s. heeft aangevoerd dat Digikeur met het gebruik van het woordelement WEBSHOP KEURMERK in haar mailingactie (zie hiervoor onder 2.7) en in het bericht op Digikeurs website (zie hiervoor onder 2.10) inbreuk op haar merkrechten heeft gemaakt. Dit teken is gelijk aan of stemt in hoge mate overeen met de merken van Cleonice c.s.

Merkinbreuk o.g.v. artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE
4.4.  Vaststaat dat Digikeur geen gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan de door Cleonice c.s. gehouden (collectieve) beeldmerken, zodat van een inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake kan zijn.

Merkinbreuk o.g.v. artikel 2.20 lid 1 sub b en/of sub c en (subsidiair) sub d BVIE  
4.5.  Voor het beantwoorden van de vraag of sprake is van gebruik van een overeenstemmend teken moet worden uitgegaan van de totaalindruk die het beeld achterlaat bij de gemiddelde consument die de betrokken producten waren of diensten afneemt. Deze beoordeling ziet op gelijkenis in visueel, auditief of begripsmatig opzicht, waarbij rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken en het teken. Gebruik van enkele onderdelen van het merk levert slechts inbreuk op als de totaalindruk van het gebruik overeenstemt met het beeldmerk.

4.7.  De overeenstemming tussen het door Digikeur in haar mailingactie en op haar website gebruikte tekens en de merken van Cleonice c.s. beperkt zich in dit geval tot het gebruik van de woorden ‘Webshop Keurmerk’. De visuele weergave van de woorden stemt echter niet overeen. Bovendien ontbreken in de mailingactie en op de website van Digikeur de beeldelementen van het merk. De woorden WEBSHOP KEURMERK zijn in de bedoelde e-mail en op de desbetreffende webpagina in louter beschrijvende zin gehanteerd, namelijk voor de dienst die wordt aangeboden: een keurmerk voor internetwinkels (webshops). De totaalindrukken verschillen, zodat van gebruik van een overeenstemmend teken geen sprake is en dus ook niet van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE.

Merkinbreuk o.g.v. artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE
4.8.  Subsidiair – zo begrijpt de rechtbank – beroept Cleonice c.s. zich erop dat Digikeur door gebruik van het teken WEBSHOP KEURMERK, anders dan ter onderscheiding van waren en/of diensten, zonder geldige reden afbreuk doet aan de reputatie van haar merken. Ook bij deze bepaling gaat het om een totaaltoets, die vereist dat er sprake is van een zodanige mate van overeenstemming tussen merk en teken dat vermoedelijk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In het voorgaande is reeds overwogen dat geen sprake is van overeenstemming, nu de totaalindrukken verschillen. Ook het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE slaagt dan ook niet.

4.9.  Uit het voorgaande volgt dat Digikeur met het gebruik van teken WEBSHOP KEURMERK geen inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Cleonice c.s. Dit oordeel brengt verder met zich dat er evenmin sprake is van een inbreuk door gebruik door Digikeur van de woorden Webwinkel Keurmerk. Cleonice c.s. heeft namelijk aan haar stelling dat Digikeur door gebruik van de woorden Webwinkel Keurmerk inbreukmakend c.q. onrechtmatig tegenover haar handelt, in de kern niet meer of anders ten grondslag gelegd dan hiervoor beoordeeld. Overigens heeft Digikeur met de woorden Webwinkel Keurmerk voldoende afstand genomen van het woordelement.

Inbreuk op handelsnaam SWK
4.10.  Cleonice c.s. verwijt Digikeur dat zij door gebruik van het internetadres “www.digikeur.nl/webshop-keurmerk” inbreuk maakt op de handelsnaam van SWK, Stichting Webshop Keurmerk.

4.12.  Tegen de achtergrond van voormelde maatstaf is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een inbreuk op de handelsnaam van SWK door Digikeur. Allereerst moet, anders dan Cleonice c.s. betoogt, voor de beantwoording van de vraag of door Digikeur inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam van SWK niet worden uitgegaan van het internetadres “www.digikeur.nl/webshop-keurmerk”. Gesteld noch gebleken is dat Digikeur dit internetadres als haar domeinnaam heeft geregistreerd. Digikeur heeft aangevoerd dat zij niet met voormeld internetadres deelneemt aan het economisch verkeer, maar enkel door middel van de internetadressen www.digikeur.nl, www.digikeur.org en www.digikeur.com. Tegenover deze stelling heeft Cleonice c.s. onvoldoende naar voren gebracht voor het oordeel dat het internetadres “www.digikeur.nl/webshop-keurmerk” als handelsnaam van Digikeur moet worden aangemerkt.

4.13.  Nu er geen sprake is van een inbreuk op merkrechten en handelsnaamrechten van Cleonice c.s. zal de vordering zoals onder 3.1. onder A voor zover die daarop ziet worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen door bericht op website Digikeur en benaderen klanten SWK
4.14. De stellingen van Cleonice c.s. worden aldus begrepen, dat Digikeur, door het op haar website vermelde bericht (zie hiervoor onder 2.10) en met haar mailingactie, het heeft doen voorkomen alsof zij het Webshop Keurmerk van Cleonice c.s. beheert en dit zou vervangen door een nieuw keurmerk. Bij haar mailingactie heeft Digikeur volgens Cleonice c.s. het volledige ledenbestand van SWK benaderd, hetgeen volgens haar onrechtmatig is. Verder was volgens Cleonice c.s. Digikeurs website zo ingericht dat er verwarring kon ontstaan, waarmee Digikeur eveneens onrechtmatig handelt, aldus Cleonice c.s.

4.16. De rechtbank is op grond van hetgeen hiervoor onder 4.15 is overwogen van oordeel, dat Digikeur door haar mailingactie van 15 maart 2011, het bericht op haar website en de wijze waarop zij haar website had ingericht onrechtmatig tegenover Cleonice c.s. heeft gehandeld. Digikeur is daarmee in beginsel aansprakelijk voor door Cleonice c.s. geleden schade. Aangezien dit onrechtmatig handelen na het kort gedingvonnis is geëindigd, bestaat er onvoldoende grond voor toewijzing van de vordering zoals onder 3.1 onder A, voor zover deze betrekking heeft op het staken en gestaakt houden van onrechtmatig handelen van Digikeur.

5.  De beslissing
De rechtbank wijst de vorderingen af;

Op andere blogs:
Emerce (Keurmerken ruziën over merkrechten)
DomJur (2013-975)

Conclusie A-G HvJ EU 13 juni 2013, zaak C-170/12 (Pinckney) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing, Cour de cassation.
Conclusie tot niet-ontvankelijkeid en subsidiair: IPR. Uitlegging van artikel 5, punt 3, van EEX-verordening nr. 44/2001. Bevoegdheid van de nationale rechter ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad. Criteria om „plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen” te bepalen. Inbreuk op auteursvermogensrechten veroorzaakt door feit dat content in gedematerialiseerde vorm of materiële drager waarop deze content is gekopieerd op internet werd geplaatst. Voor publiek bestemde content.

72. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging om het verzoek van de Cour de cassation niet‑ontvankelijk te verklaren.

73. Subsidiair, voor het geval dat het Hof het prejudiciële verzoek ontvankelijk mocht verklaren, geef ik in overweging om de prejudiciële vragen van de Cour de cassation samen te beantwoorden als volgt:

Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 (...), moet aldus worden uitgelegd dat in geval van een geschil ter zake van een beweerde inbreuk op het uitsluitend distributierecht door de aanbieding op internet van materiële dragers met daarop auteursrechtelijk beschermde content, of een inbreuk op het uitsluitend recht van mededeling door de plaatsing op internet van content in gedematerialiseerde vorm, degene die meent te zijn benadeeld, ofwel bij de rechter van de plaats van vestiging van de personen die de compact discs (cd’s) op internet hebben aangeboden of de content op internet hebben geplaatst vergoeding van de volledige schade kan vorderen, ofwel bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waarop de betrokken site is gericht, vergoeding van de op dit grondgebied geleden schade.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 22 april 2013, zaak C-219/13 (K Oy) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Korkein hallinto-oikeus, Finland.
Als randvermelding. Fiscaal. BTW. E-books. Verzoekster is een uitgeverij (boeken), zowel algemene literatuur als studieboeken, en zowel papieren als luister- en e-boeken. Zij heeft een verzoek ingediend bij de Centrale Belastingcommissie (CBc) voor een prealabele beslissing over de vraag: “Kunnen de in het verzoek bedoelde luister- en e-boeken op cd, cd-rom, USB-stick of een soortgelijke fysieke drager worden beschouwd als boeken in de zin van § 85a, eerste alinea, punt 7, AVL, op de verkoop waarvan het verlaagde tarief van toepassing is?”. De CBc heeft geoordeeld dat uit de Finse regelgeving in samenhang met de uitvoeringsverordening (282/2011) van RL 2006/112 voortvloeit dat alleen gedrukte publicaties als boek kunnen worden beschouwd.

Verzoekster gaat tegen die beslissing in beroep. Zij stelt dat het (EU-)btw-comité eind 2010 een uitleggingsadvies heeft gegeven ook niet-traditioneel uitgegeven boeken voor de btw-regelgeving als gedrukte boeken te beschouwen.
Verweerster stelt echter dat de keuze van de consument geen betrekking heeft op een al dan niet lager btw-tarief maar op de voorkeur op welke wijze een boek te lezen, van papier, op beeldscherm, of door te luisteren naar de voorgedragen tekst. Het door haar geraadpleegde FINMinFIN meldt dat de fiscale behandeling van luister- en e-boeken in de diverse lidstaten verschillend is. Het beginsel van fiscale neutraliteit zou pleiten voor toepassing van het algemene tarief.

De verwijzende Finse rechter vindt voor de beslechting van het geschil nadere uitleg van artikel 98, lid 2, eerste alinea, van, en bijlage III, punt 6 zoals gewijzigd bij RL 2009/47, bij de btw-richtlijn, ten aanzien van leveringen van bovengenoemde luister- en e-boeken noodzakelijk.

Aan het HvJ EU worden de volgende twee vragen gesteld:

1) Verzetten artikel 98, lid 2, eerste alinea, van en bijlage III, punt 6, zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/47/EG, bij richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde zich, gelet op het neutraliteitsbeginsel, tegen een nationale regeling volgens welke op gedrukte boeken een verlaagd btwtarief van toepassing is, op boeken op andere fysieke dragers, zoals cd’s, cdroms of USB-sticks, echter het normale tarief?

2) Is het voor het antwoord op bovenstaande vraag van belang
– of het boek bedoeld is om te worden gelezen of te worden beluisterd (luisterboek),
– of van het luister- of e-boek op cd, cd-rom, USB-stick of een soortgelijke fysieke drager een gedrukt boek bestaat met dezelfde inhoud,
– dat in het boek op een andere fysieke drager dan papier technische kenmerken van de drager kunnen worden benut, zoals een zoekfunctie?

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2013, LJN CA1603 (herhalingsvergoeding digitale themakanalen)
Mediarecht. Contractenrecht. Herhalingsvergoeding acteur. Naburige rechten. Begrip uitzenden in de overeenkomst. Geen belang bij opgave (meer). Acteur en vennootschap 1 hebben met betrekking tot een rol in de serie een acteursovereenkomst getekend, met de uitdrukkelijke voorwaarde dat een regeling over herhalingen van de serie zou worden getroffen. Ook voor herhalingen op de themakanalen en CCF is een herhalingsvergoeding verschuldigd.

Vennootschap 1 wordt veroordeeld de acteursovereenkomst met de acteur na te komen en wordt tevens veroordeeld tot betaling aan de acteur van een herhalingsvergoeding voor de herhalingen van de serie op de digitale themakanalen Comedie Central Family en [vennootschap 3]. In de acteursovereenkomst zijn partijen deze herhalingsvergoeding overeengekomen. De rechtbank oordeelt, anders dan vennootschap 1 heeft betoogd, dat die ook van toepassing is op herhalingen op digitale themakanalen. De acteur heeft geen belang meer bij een veroordeling om opgave te doen van het aantal uitgezonden herhalingen, nu deze opgave al is gedaan. Vennootschap 1 wordt veroordeeld een bedrag van € 54.453,60 bruto aan de acteur te voldoen.

2.4 (...) Artikel 14, derde lid, van de Overeenkomst luidt:
“Onder uitzenden wordt in deze overeenkomst verstaan het exclusieve recht van de Producent om de opname van de prestatie/uitvoering te (doen) uitzenden voor een algemeen publiek via ether- en satelliet-zendinrichtingen, en al dan niet gelijktijdige doorgifte/overbrenging daarvan per kabel, en het exclusieve recht om de opname van de prestatie/uitvoering te (doen) uitzenden voor een specifiek publiek in hert kader van abonnee- en pay-TV, pay-per-view en closed circuit.”

3.2.  [eiser] legt aan zijn vorderingen ten grondslag, kort gezegd, dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, nu [vennootschap 1] heeft laten weten geen herhalingsvergoeding aan [eiser] te zullen betalen voor de herhalingen op de digitale themakanalen. [eiser] heeft de rol in de serie geaccepteerd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat een regeling over herhalingen van de serie zou worden getroffen. Hem was in het jaar 2000 namelijk al duidelijk dat succesvolle televisieseries veel werden herhaald zonder dat de acteurs in dat succes deelden. Een voorbeeld daarvan is de kinderserie [titel 2], die eindeloos is herhaald zonder dat hij daarvoor een vergoeding ontving. De herhalingsvergoeding heeft [eiser] daarom uitdrukkelijk bedongen, en wel per herhaling van elke aflevering van de serie. [vennootschap 1] schiet ook tekort in de nakoming van de Overeenkomst omdat zij nalaat volledige informatie te verstrekken over het aantal uitzendingen. Het als productie 7 overgelegde overzicht is onvolledig omdat daaruit niet blijkt uit hoeveel daadwerkelijke uitzendingen één zogenoemde ‘run’ bestond en er twijfels zijn of er alleen in 2010 op CCF is uitgezonden. Verder komt het vreemd en onjuist voor dat [vennootschap 1] niet meer kan nagaan hoe vaak de serie op [vennootschap 3] is uitgezonden omdat de administratie van [vennootschap 3] c.q. [vennootschap 1] dan kennelijk niet meer dan 7 jaar wordt bewaard. Bovendien is door [B] namens [vennootschap 1] gezegd dat er een bedrag staat gereserveerd voor de hoofdcast en een dergelijk bedrag zou verantwoord moeten zijn. [eiser] zou graag bevestigd willen zien dat de serie alleen op [vennootschap 3] en CCF is verschenen en niet ook op andere zenders is uitgezonden. Om de hoogte van de aan [eiser] te betalen vergoeding te kunnen vaststellen, heeft [eiser] informatie nodig over het precieze aantal uitzendingen van herhalingen van afleveringen van de serie op de zenders CCF en [vennootschap 3] en mogelijk andere zenders of op andere uitzendwijzen, aldus [eiser].

3.3. (...verweer...) Het betalen van een hoge vergoeding voor elke herhaling ongeacht welke exploitatiewijze en omvang van het publiek, vormt een enorme belemmering voor de exploitatie. De herhalingsvergoeding overstijgt vele malen de eigen inkomsten van [vennootschap 1] uit de exploitatie en dit kan niet de bedoeling zijn. De redelijkheid brengt mee dat [eiser] de overeenkomst ook nooit zo had kunnen begrijpen. De term “abonneetelevisie” had in 2001 bovendien een andere lading had dan nu. Destijds ging het om betaaltelevisie op aparte zenders achter een decoder: een zogenoemd premium pay kanaal, zoals Filmnet. Tegenwoordig vallen onder abonneetelevisie ook de zogenoemde low pay kanalen -zoals [vennootschap 3] en CCF- waarvoor slechts een klein extra bedrag wordt betaald bij een standaard digitaal abonnement.

4.3.  De rechtbank is, anders dan [vennootschap 1], van oordeel dat [vennootschap 1] aan [eiser] voor de herhalingen op de themakanalen [vennootschap 3] en CCF een herhalingsvergoeding is verschuldigd. Daartoe is het volgende redengevend.

Uitzenden
4.4.  In artikel 14, derde lid, van de Overeenkomst staat met zoveel woorden: ‘onder uitzenden in deze overeenkomst wordt verstaan (…)’. Dit betekent dat de definitie van uitzenden weldegelijk, en anders dan [vennootschap 1] heeft betoogd, gelding heeft voor alle bepalingen in de Overeenkomst. In dit artikel 14, derde lid, wordt onder uitzenden niet alleen het uitzenden voor een algemeen publiek verstaan maar daaronder valt ook het uitzenden voor een specifiek publiek in het kader van abonnee- en pay-TV, pay-per-view en closed circuit. De rechtbank volgt [vennootschap 1] dan ook niet in haar betoog dat de Overeenkomst alleen zou zien op gratis televisie voor een groot publiek. De Overeenkomst ziet immers ook expliciet op betaaltelevisie voor een kleiner publiek. [vennootschap 1] heeft wel aangevoerd dat de exploitatie via zogenoemde digitale low pay kanalen ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst nog niet bestond, maar dit leidt de rechtbank niet tot de conclusie dat uitzendingen via de themakanalen niet onder de definitie van uitzenden in de Overeenkomst vallen. Allereerst geldt dat de omstandigheid dat een exploitatiewijze nog niet is voorzien, nog niet betekent dat die niet onder de overeenkomst zou kunnen vallen. In dit geval komt daar nog bij dat partijen in artikel 14, eerste lid van de Overeenkomst (zie hiervoor onder 2.4) zijn overeengekomen dat [eiser] aan de Producent het onvoorwaardelijke recht verleent de prestatie te exploiteren op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Partijen hebben aldus onder ogen gezien dat de overdracht van rechten door [eiser] mede betrekking heeft op exploitatiewijzen die in de toekomst mogelijk zouden blijken te zijn. Deze bepaling biedt dan ook steun aan de stelling van [eiser], dat de door hem bedongen herhalingsvergoeding mede ziet op nog niet voorziene exploitatiewijzen. De omstandigheid dat betaaltelevisie indertijd een andere lading had dan nu, omdat consumenten voor de digitale themakanalen veel minder betalen dan zij destijds betaalden voor bijvoorbeeld Filmnet, kan hieraan niet afdoen. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat de themakanalen een beperkter publiek hebben dan betaaltelevisie indertijd had en de omstandigheid dat de opbrengsten voor [vennootschap 1] uit de themakanalen vele malen lager zijn dan de aan [eiser] te betalen herhalingsvergoeding. Dit zijn namelijk allemaal (financiële) argumenten aan de zijde van [vennootschap 1] om, gegeven de door [eiser] bedongen herhalingsvergoeding, al dan niet te besluiten om de serie te doen laten uitzenden via een digitaal themakanaal tegen een door [vennootschap 1] daarvoor te vragen vergoeding. Zij raken echter niet de ruime definitie van uitzenden en de daaraan gekoppelde herhalingsvergoeding die partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen hadden.

Herhalingsvergoeding na vijf jaar?
4.5.  De rechtbank verwerpt het verweer van [vennootschap 1] dat [eiser] na vijf jaar geen recht meer zou hebben op een herhalingsvergoeding.

Herhalingsvergoeding alleen voor primetime herhalingen?
4.6.  De rechtbank volgt [vennootschap 1] niet in haar betoog dat de herhalingsvergoeding alleen kan gelden voor primetime-herhalingen.

Herhalingsvergoeding per aflevering of per serie?
4.7.  [vennootschap 1] heeft wel terecht aangevoerd dat de Overeenkomst niet inhoudt dat [eiser] na vijf jaar recht heeft op een herhalingsvergoeding per aflevering.

Nakoming overeenkomst
4.10.  Het voorgaande leidt tot de conclusie dat [vennootschap 1], door te weigeren aan [eiser] een herhalingsvergoeding te betalen voor de uitzendingen via de digitale themakanalen, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. [eiser] heeft daarom recht op en belang bij toewijzing van zijn vordering tot nakoming, zoals hiervoor weergegeven onder 3.1. sub I. De rechtbank gaat daarbij voorbij aan het verweer van [vennootschap 1] dat toewijzing van de vordering tot executieproblemen zal leiden, stellende dat partijen van mening verschillen over de uitleg van die overeenkomst. In dit vonnis is immers over de uitleg van artikel 4, tweede lid, van de Overeenkomst geoordeeld, in het bijzonder dat [vennootschap 1] ook voor de herhalingen van de serie op digitale themakanalen een herhalingsvergoeding is verschuldigd. Op voorhand kan daarom niet worden aangenomen dat zich op dit punt executiegeschillen zullen voordoen.

Opgave verstrekken
4.11.  [vennootschap 1] heeft aangevoerd dat zij inmiddels opgave heeft verstrekt van het aantal keren dat de serie op CCF is uitgezonden. Elke aflevering van de serie is 20 keer op CCF uitgezonden in de periode 4 januari 2010 tot en met 3 januari 2011 en voor het overige is de serie op CCF niet uitgezonden.

4.12.  De rechtbank begrijpt dat [vennootschap 1] als verweer voert dat [eiser] geen belang meer heeft bij zijn vordering tot het verstrekken van de verzochte informatie omdat [vennootschap 1] hieraan reeds heeft voldaan. De rechtbank volgt [vennootschap 1] hierin.

Lees de uitspraak LJN CA1603 (pdf)

Johnson, Gibson, Freeman, The Impact of Lookalikes. Similar packaging and fast-moving consumer goods, Newport: Intellectual Property Office, 1st april 2013.
IPKat bericht: 'The Impact of Lookalikes', a research report that was commissioned by the United Kingdom Intellectual Property Office (IPO), attempts to exhaust the topic, providing a mass of data, cases and even a new set of working definitions. At 400 pages it will pretty well exhaust your Ryanair hand-luggage too. You can download it here, but the IPO advises against printing it out in case you exhaust your printer cartridge. The impact of lookalikes:

1. main report (142 pages)
2. annexes I to III (47 pages)
3. appendices A-F (81 pages)
4. appendices G-J (125 pages)

The legal analysis is summed up in just three succinct paragraphs:

22. In none of the three jurisdictions examined - the UK, Germany and the United States – was the legal position of lookalikes particularly clear. Nevertheless, at the interim stage, there is a perception that a claimant is more likely to be successful in the favourable German forum than in either of the other two countries [red. IPKat: the same perception that Germany is a favourable jurisdiction may be gleaned from trade mark law and  might be something to do with the notion of confusion being traditionally seen as a matter of fact in the US and UK but as a matter of law in Germany]. 

23. It is probable that the prevention of certain lookalikes is within the scope of the Unfair Commercial Practices Directive (2005/29/EC).[red. IPKat: This Kat concurs, having sought to make this point in the past] Under this assumption, the United Kingdom may not be free to legislate to further prevent lookalikes save in business-to-business transactions. However, it would also mean that certain lookalikes are already unlawful under the Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008.

24. Accordingly, if there is a restriction on legislation in relation to lookalikes, a private right of action under the Consumer Protection from Trading Regulations 2008 would be permitted under the Unfair Commercial Practices Directive.

Rechtbank Rotterdam 17 april 2013, LJN CA2733 (De Scheidingsmakelaar B.V. tegen gedaagde)
Merkenrecht. Franchise. Uitleg vaststellingsovereenkomst in kader van beëindiging franchiseovereenkomst. Verbod toegewezen. De Scheidingsmakelaar vordert succesvol een verbod (direct of indirect) gebruik te maken van de merken, handelsnamen, modellen en know-how van de franchiseformule van De Scheidingsmakelaar, op straffe van verbeurte van een gemaximeerde dwangsom van € 500,00 per overtreding / per dag.

Het gebruik van dat woord vormt geen inbreuk op de handelsnaam en evenmin op het merkenrecht nu sprake is van een generieke term, aldus gedaagde. De Scheidingsmakelaar beroept zich op het beeldmerk. Dat neemt echter niet weg dat gedaagde zich ertoe heeft verbonden om zich te profileren onder een naam die niet slaafs gelijkt op die van de franchisegever.

Ten aanzien van het eerste geval (de website) zou betoogd kunnen worden dat slechts sprake is van een beschrijving van de beroepsgeschiedenis van gedaagde. De wijze waarop dat plaatsvindt, in het bijzonder door De Scheidingsplanner vetgedrukt te gebruiken, kan ertoe leiden dat de naam wordt benadrukt en wordt meegelift op de naam bij het intikken van zoeknamen in zoekmachines op internet.

Met betrekking tot het tweede geval (de advertentie, onduidelijk in of voor welk medium) acht de rechtbank van belang dat in de advertentie meermalen het woord scheidings-makelaar zonder achtervoegsel voorkomt. Het ontbreken van het voorvoegsel “de” levert te weinig onderscheiding op om niet te kunnen oordelen dat geen sprake is van slaafse nabootsing. Ten aanzien van beide situaties overweegt de rechtbank voorts dat als gevolg van de slaafse nabootsing ook gevaar voor verwarring te duchten is. Het gevorderde verbod wordt toegewezen.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft gedaagde haar verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst geschonden en handelt zij tevens in strijd met artikel 5 HNW.

4.3.  [gedaagde] stelt zich verder op het standpunt dat De Scheidingsmakelaar het woord scheidingsmakelaar niet langer kan monopoliseren. Het gebruik van dat woord vormt geen inbreuk op de handelsnaam en evenmin op het merkenrecht nu sprake is van een generieke term. Met het woord wordt ook geen inbreuk gemaakt op het beeldmerk. In verband hiermee vordert [gedaagde] een verklaring voor recht dat het woord door derden, en dus ook door haar, kan worden gebruikt. Het belang bij die verklaring voor recht is gelegen in het voorkomen van procedures voor iedere keer dat zij het woord scheidingsmakelaar gebruikt.

5.2.  De hoofdvordering van De Scheidingsmakelaar betreft een vordering tot betaling van verbeurde boetes, waartoe De Scheidingsmakelaar zich beroept op artikel 15 van de franchiseovereenkomst en op de vaststellingsovereenkomst.
De rechtbank constateert dat het boetebeding in de franchiseovereenkomst niet is opgenomen onder het kopje Slot- en Postcontractuele bepalingen. Dat kopje ziet, blijkens de tekst van artikel 16 van de franchiseovereenkomst, op bepalingen die ook na beëindiging van de franchiseovereenkomst van kracht zouden blijven. Deze slot- en postcontractuele bepalingen betreffen - uitsluitend - de artikelen 17 tot en met 23 van de franchise-overeenkomst. Opmerkelijk is dat geen van deze artikelen verwijst naar het in artikel 15 van de franchiseovereenkomst opgenomen boetebeding. Dat neemt niet weg dat de strekking van een boetebeding veelal meebrengt dat zij postcontractuele werking heeft. Dat is echter niet altijd het geval. De rechtbank constateert voorts dat de vaststellingsovereenkomst geen boetebeding bevat.


5.5.  Voor het antwoord op de vraag of het gevorderde verbod gebruik te maken van merk, handelsnaam, modellen en knowhow toewijsbaar is, zal de rechtbank eerst beoordelen of sprake is (geweest) van overtreding van de afspraken zoals die zijn neergelegd in de artikelen 2, 3 en 4 van de vaststellingsovereenkomst. Alleen in geval van overtreding bestaat immers belang bij een verbod versterkt met een dwangsom ter voorkoming van herhaling van die overtredingen. Hierbij moet naar het oordeel van de rechtbank een onderscheid worden gemaakt tussen [gedaagde] en de Nederlandse Vereniging van Scheidingsmakelaars, welke laatste partij overigens niet in dit geding in rechte is betrokken.
5.5.1.  De rechtbank stelt voorop dat De Scheidingsmakelaar zelf stelt dat zij slechts rechthebbende is op het beeldmerk De ScheidingsMakelaar. Daar leidt de rechtbank uit af dat zij niet de rechthebbende is op de merknaam De Scheidingsmakelaar, welke merknaam blijkbaar niet geclaimd is. Dat neemt niet weg dat [gedaagde] zich ertoe heeft verbonden om zich te profileren onder een naam die niet (cursivering rechtbank) slaafs gelijkt op die van de franchisegever. Het is haar, op grond van de vaststellingsovereenkomst derhalve verboden om zich te profileren onder een naam die daar wel slaafs op lijkt. Dat is een verbod dat qua strekking overeenkomt met het verbod van art 5 Handelsnaamwet (Hnw). Dat artikel verbiedt het voeren van een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam die eerder al rechtmatig door een andere onderneming werd gevoerd, voor zover daardoor verwarring te duchten is.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft [gedaagde] in dezen haar verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst geschonden en middels de door haar opgerichte B.V. tevens in strijd met artikel 5 HNW gehandeld. Dat heeft zij onder meer gedaan door op de website van het bedrijf waarvan zij oprichter en directeur is (zie productie 8 bij dagvaarding) de woorden De Scheidingsmakelaar vetgedrukt op te nemen en voorts door (haar bedrijf) te (laten) adverteren (zie productie 10 bij dagvaarding) onder de naam Scheidingsmakelaar Scheidingscentrum Nederland en het herhaaldelijk gebruiken van het woord scheidingsmakelaar in advertenties. Ten aanzien van het eerste geval (de website) zou betoogd kunnen worden dat slechts sprake is van een beschrijving van de beroeps-geschiedenis van [gedaagde]. In de kern is dat niet helemaal onjuist, maar de wijze waarop dat plaatsvindt, in het bijzonder door De Scheidingsmakelaar vetgedrukt te gebruiken, brengt de rechtbank tot het oordeel dat een en ander in ieder geval mede is ingegeven om op die naam de nadruk te vestigen. Daarnaast kan alleen al het gebruik van de naam ertoe leiden dat meegelift wordt op de naam (De) Scheidingsmakelaar bij het intikken van zoeknamen in zoekmachines op internet.
Met betrekking tot het tweede geval (de advertentie, onduidelijk in of voor welk medium) acht de rechtbank van belang dat in de advertentie meermalen het woord scheidings-makelaar zonder achtervoegsel voorkomt. Het ontbreken van het voorvoegsel “de” levert te weinig onderscheiding op om niet te kunnen oordelen dat geen sprake is van slaafse nabootsing. Dat aan de kop van de advertentie het achtervoegsel Scheidingscentrum Nederland staat, maakt het oordeel dat ook op dit punt sprake is van slaafse nabootsing niet anders. Daarbij zou ten aanzien van willekeurige derden nog kunnen worden overwogen dat gebruik van het woord scheidingsmakelaar niet zonder meer inbreuk op de rechten van De Scheidingsmakelaar maakt. Gegeven echter de achtergrond van [gedaagde] en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst ligt dat voor haar anders. Van haar had verwacht mogen worden dat zij een andere naam althans in ieder geval een ander achtervoegsel achter het woord scheiding had geplaatst.
Ten aanzien van beide situaties overweegt de rechtbank voorts dat als gevolg van de slaafse nabootsing ook gevaar voor verwarring te duchten is. In dit kader is de rechtbank van oordeel dat ten eerste belang moet worden gehecht aan het feit dat [gedaagde] oprichter is van het bedrijf waarvan zij directeur is en dat zij de naam voor dat bedrijf heeft gekozen. Ten tweede is van belang dat zij c.q. Scheidingscentrum Nederland naar aanleiding van de sommatie van De Scheidingsmakelaar het gebruik van het woord scheidingsmakelaar hebben gestaakt. Ten derde zij overwogen dat de strekking van de vaststellingsovereen-komst niet anders kan zijn dan dat iedere profilering, derhalve ook een indirecte, onder een naam die slaafs gelijkt op die van De Scheidingsmakelaar verboden is. Het zou immers anders wel heel erg eenvoudig zijn om de verplichtingen uit de overeenkomst te omzeilen door het optuigen van een vennootschapsrechtelijke constructie. Gelet op alles wat gesteld is en de proceshouding van [gedaagde], die zichzelf ook wel grotendeels met de door haar opgerichte B.V. vereenzelvigt in haar uitlatingen in deze procedure, is de rechtbank van oordeel dat het handelen van die B.V. in deze volledig aan [gedaagde] kan worden toegerekend.
Voor wat betreft de vereniging overweegt de rechtbank dat onvoldoende gebleken is dat de vereniging gebruik maakt van de handelsnaam De Scheidingsmakelaar. Het enkele gebruik van het woord scheidingsmakelaar in de naam van de vereniging is daarvoor naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende. Naar komt het volgende bij. De naam van de Nederlandse Vereniging van Scheidingsmakelaars duidt, net zoals zoveel Nederlandse verenigingen van andere beroepen, op een branche- of beroepsorganisatie. Daar komt nog bij dat De Scheidingsmakelaar niet heeft onderbouwd dat het erop zou lijken dat dit een vereniging van franchisenemers van De Scheidingsmakelaar zou zijn, en evenmin dat het gebruik van de naam van de vereniging verwarring in de hand wekt. De rechtbank overweegt op dit punt ten slotte, maar ook ten overvloede, nog dat het nog maar de vraag is of en in hoeverre [gedaagde] en de vereniging vereenzelvigd kunnen worden. Weliswaar heeft [gedaagde] de vereniging opgericht en is zij daarvan thans voorzitter maar blijkens het uittreksel uit het handelsregister is sprake van een driekoppig bestuur en gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] het daarin (doorslaggevend) voor het zeggen heeft.
5.5.2.  Op het punt van de modellen en de knowhow gaat het, zo begrijpt de rechtbank, om het gebruik van de algemene voorwaarden, het convenant, de opdrachtbevestiging en het ouderschapsplan die één op één zouden zijn overgenomen. De Scheidingsmakelaar heeft haar stellingen op dit punt met producties onderbouwd en [gedaagde] heeft niet betwist dat Scheidingscentrum Nederland de modellen en knowhow gebruikt. [gedaagde] stelt zich weliswaar op het standpunt dat zij hier niet op in hoeft te gaan maar dat had wel van haar verwacht mogen worden. Uit het voorgaande vloeit voort dat [gedaagde] verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gebruik van een en ander. Uit de vaststellingsovereenkomst volgt dat dit gebruik verboden is. Gelet op het gebruik heeft De Scheidingsmakelaar dan ook belang bij afdwinging van dat verbod versterkt door een dwangsom.
De rechtbank overweegt verder dat ten aanzien van de vereniging niet gesteld of gebleken is dat deze modellen en/of knowhow gebruikt.
5.5.3.  Dit alles betekent dat het gevorderde verbod kan worden toegewezen voor zover het de handelsnaam, de modellen en de knowhow betreft. Van gebruikmaking van het merk, in de vorm van louter het beeldmerk, is onvoldoende gebleken. Dit verbod raakt [gedaagde] direct, maar, zoals uit het vorenstaande blijkt ook indirect. Dat indirecte ziet dan op en moet bij gebreke aan andere stellingen en informatie beperkt blijven tot Scheidingscentrum Nederland, zoals in het dictum zal worden bepaald. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als in het dictum bepaald.